新墨西哥大學技轉公司啟動專利戰 武器間接來自台灣研究機構 https://bit.ly/2QQmchc 2020年2月24日，新墨西哥大學科學技術公司 (Science & Technology Corporation @ UNM, 以下簡稱STC.UNM) 向美國德州西區聯邦地方法院分別遞狀提起兩件訴訟[參考1] [ 參考2]，分別主張華碩和友訊所製造並進口美國販售的無線網路產品，例如包含華碩 RP-AC66無線延伸器、友訊DAP-1860無線延伸器產品，侵害STC.UNM所擁有的USP# 8249204 、USP# 8565326及USP# 8265096三件專利；其中較特別處是此三件美國專利最初的原始申 請人為台灣研究機構。其實，2019年4月及7月曾以該三件專利先後告了TP-Link及Apple公 司。 經查詢「美國專利商標局專利移轉資料庫」[參考3]顯示，於2018年3月7日，台灣研究機 構先移轉上述 '204、'326與'096專利所有權給方陣科技(Sino Matrix Technology, Inc.)；稍後於同年8月21日，方陣科技再將這些美國專利移轉到STC.UNM。查詢「經濟部 商業司商工登記公示資料查詢服務」[參考4]網頁，顯示方陣科技公司目前狀況為「解散 」；查詢其他公司資訊網站[參考5]顯示方陣科技公司已經於民國108年5月解散。 STC.UNM - 外購專利、積極進行專利訴訟的獨特大學技轉單位 依據新墨西哥大學的管理規章[參考6]，授權專利後所收取到的授權金淨收入分配方式為 ：40%作為發明人研發貢獻補償，20%供作新墨西哥大學校務運作，40%作為負責授權推廣 業務的科學技術公司STC.UNM的收入。 至於STC.UNM過去績效如何？ 據本網站(iKnow)調查，獲知STC.UNM 在美國法院迄今發動10起專利侵權訴訟，目前有三 件以和解收場，目前共有7件訴訟仍進行中，包括：台灣業者有TSMC、D-Link、ASUS；中 國業者有TP-Link及南韓三星電子(Samsung)；美國科技大廠蘋果(Apple)。其中，間接取 得三件來自台灣研究機構的專利瞄準四家公司(Apple、TP-Link、ASUS、D-Link)，企圖索 取授權金。 同時，STC.UNM為加強威脅力道，還將訴訟擴大到美國國際貿易委員會(ITC)、聯邦地院、 聯邦巡迴上訴法院和最高法院三個審級。似乎緊咬不鬆口之意味。 依據梅肯研究院(Milken Institute)所定義的技術移轉和商品化指標[參考7]，STC.UNM在 全美225家大學技轉單位中，排名相當優秀為第28名。 參考國外網頁相關評論[參考8]，部分人士認為大學技轉單位首要任務應該是推廣源自於 本校師生的研發創新成果，進行授權技術移轉等相關活化業務。STC.UNM如此外購非本校 師生研發創新的專利，積極進行專利訴訟，是否能兼顧原本單位成立的本職首要任務？筆 者也好奇如此類似專利蟑螂的營運模式，是否也四處樹敵，阻斷新墨西哥大學和這些大公 司間進行共同研發、產學合作的機會？新墨西哥大學雖然能分享部分專利授權金收入，但 是否得不償失損失更多產業界贊助的研究經費？ 方陣科技 – 購入專利多在半年內轉售給第三者 以SINO MATRIX TECHNOLOGY, INC為Assignee條件，查詢「美國專利商標局專利移轉資料 庫」，得知方陣科技有12筆相關專利移轉紀錄，其中2008年11月12日、2011年2月25日與 2018年3月7日(4份切割讓渡紀錄)三批數量較多。 以2011年2月25日移轉紀錄舉例說明，NXP B.V. 於2011年2月25日移轉19件美國專利給方 陣科技，方陣科技稍後於同年4月7日將此19件專利移轉給LIYUE CAPITAL, LLC，稍後再移 轉給INTELLECTUAL VENTURES II LLC，最後輾轉移轉到目前所有權人ROVI TECHNOLOGIES CORPORATION手中。 從上述專利移轉紀錄來看，當方陣科技向NXP購入專利後，在2個月內便能快速將這些購入 專利再轉售給第三者，這的確令人佩服方陣科技能在這麼短時間內找到下一手的專利買家 完成交易，大幅縮短購買專利所需墊付週轉資金之時間。 該'204、'326及'096三件美國專利 – 台灣研究機構曾據以控告LG侵權 台灣研究機構曾於2015年，依據至少包含 '204、'326及 '096三件美國專利，對LG產品提 起侵權訴訟 [參考9]。在該訴訟的第二次修訂訴狀中並未提供具體產品侵權分析比對 (claim chart)，而是以文字陳述：(1)主張LG產品實施符合IEEE 802.11n或802.11ac標準 之後版本無線通訊協定者便會侵害'204及 '096專利，(2)主張LG產品實施符合4G LTE標準 行動通訊協定者便會侵害 '326專利。 因此，2015年時台灣研究機構便已經了解這幾件專利的獨立項限制條件少、範圍廣泛，具 有相當訴訟價值，並可推論這些控告LG產品涉嫌侵害的美國法院訴訟紀錄，必然成為稍後 向方陣科技行銷相關專利時強力行銷的佐證資料。 結語 (1) 這三件專利都是先提出美國專利臨時申請案(Provisional Application)來爭取較早 的母案優先權時效，稍後先提出美國專利申請案，最後引用美國臨時申請案和正式專利申 請案的優先權日來提出中華民國專利申請案；且所委託的美國申請案代理人係訴訟經驗豐 富的知名美國專利事務，故可盡力確保相關美國專利申請程序沒有瑕疵。如此以優質研發 人員的札實研究，再加上專利部門的詳加控管專利申請案程序，使得這三件台灣研究機構 產出專利均有相當高的品質。 (2) 相信台灣研究機構在對外銷售移轉這些「有合理基礎可提出侵權訴訟」或「獨立項限 制條件少、範圍廣泛」具訴訟價值的美國專利之前，均會先開放給台灣廠商來取得專利授 權機會；而台灣廠商若能適時地向台灣研究機構取得授權直到專利過期失效，台灣廠商或 可視為是支付降低美國專利訴訟風險的保險費，如此就不必擔心台灣研究機構的美國專利 最後是否會移轉到競爭廠商或專利蟑螂手中。甚至台灣研究機構或可(或許當初2018年3月 前已經這麼做)主動發出提醒信函給相關台灣廠商，表明稍後可能計畫出售這些具訴訟價 值美國專利，詢問台商是否有意願買下該些專利。這樣來回運作，讓台灣研究機構多一次 行銷授權專利機會，也讓台商多一次評估風險的查核機會。 --

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