標題:美國專利核准超過六年構成既定預期，針對專利蟑螂持有專利的多方複審立案率降 到14% 來源:iknow科技產業資訊室 原文網址:https://pse.is/8bd68a 原文: 美國專利商標局局長依據既定預期 (settled expectation)" 因素，駁回多件多方複審請 求 美國專利商標局 (USPTO) 代理局長科克 (Coke Morgan Stewart) 在今年3月發布的 <關 於專利審判與上訴委員會(PTAB)工作量管理臨時流程的備忘錄> 中，說明決定多方複審 (Inter Parte Review, IPR) 和專利發證後複審 (Post Grant Review, PGR) 程序是否立 案審查的具體流程如下： 局長先依據裁量權考量各項因素後，決定是否駁回請求；然後 只有當局長認為不存在可依裁量權駁回事項時，才由三位行政專利法官針對實質問題做出 裁定。 在iRhythm Techs., Inc. v. Welch Allyn, Inc.，IPR2025-00377等5件相關的多方複審 案中： 諸多Fintiv因素結論均顯示局長應同意立案進行多方複審：地方法院預計於2027年開庭審 理，相關開庭審理時程晚於PTAB預期完成書面最終決定的2026年8月；且若美國專利商標 局同意立案進行多方複審，則可預期地方法院訴訟案會因此暫停…。 如圖1局長裁量權決定 (Director Discretionary Decision) 部分截圖所示，雖如上所述 ，但局長卻主張：專利權人Welch受質疑專利中的'007專利於2012年即已經核准發證，且 多方複審請求人iRhythm於其US 13/890144申請案過程中，曾於2013、2015年兩次提交前 案技術資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS)，先後分別將 '007專 利對應的申請公開案US20080139953A1和'007專利列為相關背景技術前案之一。如此即顯 示多方複審請求人iRhythm已經知悉'007專利超過10年，但iRhythm卻未能儘早提出多方複 審；如此導致相關當事人之間產生彼此間不會進行有效性質疑的"既定預期 (settled expectation)"，代理局長進而據此駁回多方複審請求，拒絕立案。 圖1、多方複審IPR2025-00377局長裁量權決定之部分截圖 在Dabico Airport Solutions Inc v. Hydrafacial LLC et al.，IPR2025-00408多方複 審案中： 雖然背景狀況顯示有利於局長應同意立案進行多方複審：(i)沒有證據顯示多方複審請求 人Dabico Airport Solutions早已知悉受質疑專利，(ii)雙方也未在地方法院同時進行訴 訟，且 (iii)專利權人Hydrafacial提交書狀中，也沒有依據 "既定預期" 原則要求專利 局拒絕立案審查。 如圖2局長裁量權決定部分截圖所示，但代理局長卻進一步擴張 "既定預期" 概念，以「 受質疑專利已核准生效近八年，已在當事人之間形成既定預期」為由駁回多方複審請求； 並指出專利申請和已授權專利均已公開，並認定 「無需實際通知專利或實際通知可能侵 權，即可建立該專利 (不會受到有效性質疑) 的既定預期」。 圖2、多方複審IPR2025-00408局長裁量權決定之部分截圖 多方複審立案比率大幅下降，單方再審(ex parte reexamination) 請求案件數增加 Unified Patents 2025年Q3爭議報告統計指出，如前段所描述的美國專利商標局近期運作 實務，針對凡是已經核准授權超過六年的專利可造成 "既定預期"，故美國專利商標局局 長可依據裁量權，拒絕相關專利的多方複審立案審查；故近期多方複審請求案被駁回的件 數大幅上升來到最高點。 統計顯示，因為發生專利侵權或授權爭議，而被要求進行多方複審的專利絕大多數都已經 核准發證超過6年，且其中所有權人是專利蟑螂 (Non-practicing entity, NPE) 的專利 的平均壽命 (average age)為核准後 16.3 年，而其中所有權人是營運公司 (Operating Company, OpCo) 的專利的平均壽命為核准後 12.6 年。 (因為營運公司實務上傾向把 " 即將過期" 的專利出售移轉給專利蟑螂，以謀求專利的最大剩餘價值；故專利蟑螂所擁有 的專利較多是即將過期的老專利。) Unified Patents 指出：依據2025年第3季公告的多方複審請求決定統計顯示： 針對專利蟑螂所擁有專利的多方複審立案率只有14.7%，遠低於針對營運公司專利的多方 複審立案率 33.9%。 因應專利商標局長依據裁量權大量駁回多方複審請求案的數量上升趨勢，單方再審請求案 件數量於2025年第三季達到歷史新高(198件)，若加計2025年前9個月提交的單方再審請求 案件數量 (425件)，2025年的單方再審請求案件數量預計將超過2024年(437件)。 如圖3局長裁量權決定截圖所示，新任專利局長斯奎爾斯 (John A. Squires) 九月上任後 ，最近公告的一些多方複審請求拒絕決定更加簡潔，省略說明拒絕立案理由，僅寫出多方 複審案號和拒絕決定。 圖3、多方複審IPR2025- 01014局長裁量權決定截圖 美國專利商標局擬修改行政法規，明文列出同意多方複審立案的具體條件，公開徵詢意見 中 RPX週報報導，美國專利商標局近期發布一份擬議條例制定公告 (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM)，該公告說明美國專利商標局傾向制定規範，明文列出拒絕立案進行 多方複審的諸多情境，目前開放公眾於2025年11月17日之前提交意見；如圖三所示，列出 相關擬議中的行政法規37 CFR Part 42的 42.108條例草稿如下： 42.108(d)：除非多方複審請求人承諾不在進行中或稍後進行的訴訟中，根據美國專利法 第102或103條，對受質疑專利提出無效性攻擊，否則拒絕立案進行多方複審。 42.108(e)：受質疑專利範圍或其所依附的獨立項專利範圍的有效性，已被其他訴訟程序 確認維持，則拒絕立案進行多方複審；如：地方法院審判、法官即決判決、美國國際貿易 委員會 (USITC)的決定、專利上訴委員會 (PTAB) 的最終書面決定、美國專利商標局的單 方再審 (ex-parte reexam)決定、聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判決。 42.108(f)：在作出多方複審最終書面決定的截止期限前，對於受質疑專利範圍或其所依 附的獨立項專利範圍，若有其他同時進行中的訴訟 (parallel litigation) 可能會較早 做出決定，則拒絕立案進行多方複審；如：地方法院審判、美國國際貿易委員會的決定、 專利上訴委員會的最終書面決定。 圖三、美國專利商標局擬議37 CFR part 42條例制定公告部分截圖 結語 美國專利商標局此份行政法規草案，明顯是傾向對多方複審請求施加更多限制，變相地抑 制被追索權利金廠商可運用多方複審請求的情境狀況，使得被追索控告侵權廠商地位更加 劣勢。 另一方面，完成單一篇美國專利多方複審請求，走完相關程序所需的法律費用 (包含可能 的律師/專家證人/取證活動…) 平均都會超過美金20萬元以上；且多方複審請求需列出真 正利害關係人 (real parties-in-interest)，因此會暴露多方複審請求公司資訊。 因此目前實務上，若尚未發生授權談判或侵權訴訟爭議，公司極少會投資鉅額成本去針對 核准6年內的每篇有風險的 "應該無效的美國專利" 提起多方複審請求；但因此卻可能造 成既定預期效果而喪失未來提起多方複審請求的權利，實在是兩難。 心得: 美國專利制度正悄悄進入一個「程序性威嚇」高於「實質技術審查」的新階段。多方複審 原本設計成用來矯正錯誤授權、抑制專利蟑螂濫訴的制度性安全閥，如今卻因「既定預期 （settled expectation）」這個原本只是司法語境中的概念，被局長擴張成一種能否啟 動程序的門檻，而逐漸喪失其制度初衷。無論是iRhythm案中以十年前知悉專利為由、抑 或Dabico案中僅憑「專利存在八年」便推定市場形成不質疑有效性的默契，這種推論方式 實際上等於把「沒有早點挑戰」推定為「放棄挑戰」，既不符專利法精神，也讓專利期限 被反向運作成排除後續技術檢驗的盾牌。 --

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