标题:美国专利核准超过六年构成既定预期，针对专利蟑螂持有专利的多方复审立案率降 到14% 来源:iknow科技产业资讯室 原文网址:https://pse.is/8bd68a 原文: 美国专利商标局局长依据既定预期 (settled expectation)" 因素，驳回多件多方复审请 求 美国专利商标局 (USPTO) 代理局长科克 (Coke Morgan Stewart) 在今年3月发布的 <关 於专利审判与上诉委员会(PTAB)工作量管理临时流程的备忘录> 中，说明决定多方复审 (Inter Parte Review, IPR) 和专利发证後复审 (Post Grant Review, PGR) 程序是否立 案审查的具体流程如下： 局长先依据裁量权考量各项因素後，决定是否驳回请求；然後 只有当局长认为不存在可依裁量权驳回事项时，才由三位行政专利法官针对实质问题做出 裁定。 在iRhythm Techs., Inc. v. Welch Allyn, Inc.，IPR2025-00377等5件相关的多方复审 案中： 诸多Fintiv因素结论均显示局长应同意立案进行多方复审：地方法院预计於2027年开庭审 理，相关开庭审理时程晚於PTAB预期完成书面最终决定的2026年8月；且若美国专利商标 局同意立案进行多方复审，则可预期地方法院诉讼案会因此暂停…。 如图1局长裁量权决定 (Director Discretionary Decision) 部分截图所示，虽如上所述 ，但局长却主张：专利权人Welch受质疑专利中的'007专利於2012年即已经核准发证，且 多方复审请求人iRhythm於其US 13/890144申请案过程中，曾於2013、2015年两次提交前 案技术资讯揭露声明 (Information Disclosure Statement, IDS)，先後分别将 '007专 利对应的申请公开案US20080139953A1和'007专利列为相关背景技术前案之一。如此即显 示多方复审请求人iRhythm已经知悉'007专利超过10年，但iRhythm却未能尽早提出多方复 审；如此导致相关当事人之间产生彼此间不会进行有效性质疑的"既定预期 (settled expectation)"，代理局长进而据此驳回多方复审请求，拒绝立案。 图1、多方复审IPR2025-00377局长裁量权决定之部分截图 在Dabico Airport Solutions Inc v. Hydrafacial LLC et al.，IPR2025-00408多方复 审案中： 虽然背景状况显示有利於局长应同意立案进行多方复审：(i)没有证据显示多方复审请求 人Dabico Airport Solutions早已知悉受质疑专利，(ii)双方也未在地方法院同时进行诉 讼，且 (iii)专利权人Hydrafacial提交书状中，也没有依据 "既定预期" 原则要求专利 局拒绝立案审查。 如图2局长裁量权决定部分截图所示，但代理局长却进一步扩张 "既定预期" 概念，以「 受质疑专利已核准生效近八年，已在当事人之间形成既定预期」为由驳回多方复审请求； 并指出专利申请和已授权专利均已公开，并认定 「无需实际通知专利或实际通知可能侵 权，即可建立该专利 (不会受到有效性质疑) 的既定预期」。 图2、多方复审IPR2025-00408局长裁量权决定之部分截图 多方复审立案比率大幅下降，单方再审(ex parte reexamination) 请求案件数增加 Unified Patents 2025年Q3争议报告统计指出，如前段所描述的美国专利商标局近期运作 实务，针对凡是已经核准授权超过六年的专利可造成 "既定预期"，故美国专利商标局局 长可依据裁量权，拒绝相关专利的多方复审立案审查；故近期多方复审请求案被驳回的件 数大幅上升来到最高点。 统计显示，因为发生专利侵权或授权争议，而被要求进行多方复审的专利绝大多数都已经 核准发证超过6年，且其中所有权人是专利蟑螂 (Non-practicing entity, NPE) 的专利 的平均寿命 (average age)为核准後 16.3 年，而其中所有权人是营运公司 (Operating Company, OpCo) 的专利的平均寿命为核准後 12.6 年。 (因为营运公司实务上倾向把 " 即将过期" 的专利出售移转给专利蟑螂，以谋求专利的最大剩余价值；故专利蟑螂所拥有 的专利较多是即将过期的老专利。) Unified Patents 指出：依据2025年第3季公告的多方复审请求决定统计显示： 针对专利蟑螂所拥有专利的多方复审立案率只有14.7%，远低於针对营运公司专利的多方 复审立案率 33.9%。 因应专利商标局长依据裁量权大量驳回多方复审请求案的数量上升趋势，单方再审请求案 件数量於2025年第三季达到历史新高(198件)，若加计2025年前9个月提交的单方再审请求 案件数量 (425件)，2025年的单方再审请求案件数量预计将超过2024年(437件)。 如图3局长裁量权决定截图所示，新任专利局长斯奎尔斯 (John A. Squires) 九月上任後 ，最近公告的一些多方复审请求拒绝决定更加简洁，省略说明拒绝立案理由，仅写出多方 复审案号和拒绝决定。 图3、多方复审IPR2025- 01014局长裁量权决定截图 美国专利商标局拟修改行政法规，明文列出同意多方复审立案的具体条件，公开徵询意见 中 RPX周报报导，美国专利商标局近期发布一份拟议条例制定公告 (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM)，该公告说明美国专利商标局倾向制定规范，明文列出拒绝立案进行 多方复审的诸多情境，目前开放公众於2025年11月17日之前提交意见；如图三所示，列出 相关拟议中的行政法规37 CFR Part 42的 42.108条例草稿如下： 42.108(d)：除非多方复审请求人承诺不在进行中或稍後进行的诉讼中，根据美国专利法 第102或103条，对受质疑专利提出无效性攻击，否则拒绝立案进行多方复审。 42.108(e)：受质疑专利范围或其所依附的独立项专利范围的有效性，已被其他诉讼程序 确认维持，则拒绝立案进行多方复审；如：地方法院审判、法官即决判决、美国国际贸易 委员会 (USITC)的决定、专利上诉委员会 (PTAB) 的最终书面决定、美国专利商标局的单 方再审 (ex-parte reexam)决定、联邦巡回上诉法院 (CAFC) 的判决。 42.108(f)：在作出多方复审最终书面决定的截止期限前，对於受质疑专利范围或其所依 附的独立项专利范围，若有其他同时进行中的诉讼 (parallel litigation) 可能会较早 做出决定，则拒绝立案进行多方复审；如：地方法院审判、美国国际贸易委员会的决定、 专利上诉委员会的最终书面决定。 图三、美国专利商标局拟议37 CFR part 42条例制定公告部分截图 结语 美国专利商标局此份行政法规草案，明显是倾向对多方复审请求施加更多限制，变相地抑 制被追索权利金厂商可运用多方复审请求的情境状况，使得被追索控告侵权厂商地位更加 劣势。 另一方面，完成单一篇美国专利多方复审请求，走完相关程序所需的法律费用 (包含可能 的律师/专家证人/取证活动…) 平均都会超过美金20万元以上；且多方复审请求需列出真 正利害关系人 (real parties-in-interest)，因此会暴露多方复审请求公司资讯。 因此目前实务上，若尚未发生授权谈判或侵权诉讼争议，公司极少会投资钜额成本去针对 核准6年内的每篇有风险的 "应该无效的美国专利" 提起多方复审请求；但因此却可能造 成既定预期效果而丧失未来提起多方复审请求的权利，实在是两难。 心得: 美国专利制度正悄悄进入一个「程序性威吓」高於「实质技术审查」的新阶段。多方复审 原本设计成用来矫正错误授权、抑制专利蟑螂滥诉的制度性安全阀，如今却因「既定预期 （settled expectation）」这个原本只是司法语境中的概念，被局长扩张成一种能否启 动程序的门槛，而逐渐丧失其制度初衷。无论是iRhythm案中以十年前知悉专利为由、抑 或Dabico案中仅凭「专利存在八年」便推定市场形成不质疑有效性的默契，这种推论方式 实际上等於把「没有早点挑战」推定为「放弃挑战」，既不符专利法精神，也让专利期限 被反向运作成排除後续技术检验的盾牌。 --

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