OpenAI申請GPT系列商標註冊鎩羽而歸 原文網址: https://bit.ly/45Adyc9 原文: OpenAI之品牌保衛戰 商標是一種具有識別性的標誌，能讓消費者認識指示其所代表的特定商品或服務，從而得 以辨別其來源和特性以與他人區隔，是企業持續發展最有力的商業工具。OpenAI之 ChatGPT模型，是目前AI領域中最知名的機器人對話品牌，其系列GPT已是大型語言模型 (LLM)全球趨勢的指標[1]。 OpenAI之GPT系列第一代模型早於2018年6月即推出，一直默默鴨子划水，到四年後之2022 年11月底ChatGPT(GPT-3.5)問世，才成功席捲全球目光開啟生成式AI的新紀元。但等到 ChatGPT暴紅後，OpenAI為保護品牌才就「GPT」、「CHATGPT」一起申請註冊美國商標， 以防止他人使用類似標誌時，卻踢到大鐵板。 OpenAI登記註冊GPT、CHATGPT 圖1、OpenAI登記註冊GPT、CHATGPT 商標登記主要類別(Primary Class)為第9類和第42類(Nice Classification)：註冊涵蓋 可下載電腦程式和可下載使用語言模型的電腦軟體的類別；用於人工生成人類語音和文字 的可下載電腦程式和可下載電腦軟體；用於自然語言處理、生成、理解和分析的可下載電 腦程式和可下載電腦軟體；可下載的電腦程式和可下載的電腦。 商標申請准駁之判斷與商標強度 在談OpenAI登記商標申請前，應先了解一下美國商標申請中，各種標誌強度的判斷原則。 基本上，無論是文字、圖案或標誌必須具有識別性或獨特性，才能註冊商標，而識別性可 將其所使用之標章與他人商品或服務區分。從最獨特(most distinctive)到最不獨特 (least distinctive)的這些類別依序是： 1. 奇特性（或稱獨創性、幻想性）商標(Fanciful Marks) 專門為了作為商標之目的而創造的標誌，而其除作為商標外沒有其他固有含義，這種標誌 也稱為創造標誌(coined marks)或發明標誌(invented marks)。因此被認為是最強的標誌 類型。這類奇特性標誌的例子有：ROLEX、GOOGLE、PEPSI、KODAK、AUDI、IKEA和WAIMART 。 2. 任意性商標(Arbitrary Marks) 任意性標誌使用具有與所銷售的商品或服務無關之一般意義(common meaning)的標誌，例 如實際存在且可在字典中找到的單字，此類標誌得用於與該詞含義完全無關的產品。任意 性標誌的例子包括：APPLE（用於電腦）、AMAZON（用於零售服務）、CANON（用於相機） 、CAMEL（用於香菸）、ADOBE（用於軟體）和LOTUS（用於汽車）。 3. 暗示性商標(Suggestive Marks) 指暗示商品或服務之性質、特徵或其屬性的標誌，但實際上並未直接描述產品或服務；其 具有內在的銷售吸引力，並且比杜撰或任意性的標誌較不需要教育公眾。一般來說，暗示 性標記可獲得有意義但不太廣泛的保護。儘管暗示性標誌不如奇特性或任意性標誌那麼具 有強度，但由於已將其標誌與顧客心中的產品聯繫在一起，此種標誌甚為常見。 以下標誌可視為暗示性標誌： MICROSOFT（微電腦microcomputers + 軟體software之暗示） JAGUAR（汽車速度像動物一樣快之暗示） NETFLIX（網路上串流媒體服務之暗示） AIRBUS（空中旅行或飛機上之暗示） PHOTOSHOP（相片或影像處理軟體之暗示） NETSCAPE（能穿越網路之「景觀landscape」軟體之暗示） 4. 描述性商標(Descriptive Marks) 以上奇特性、任意性或暗示性標誌，一般被認為具足夠之識別性可作為商標。但描述性標 誌，僅僅描述所使用標誌之產品或服務本身、或其特徵（例如成分、品質、特徵、功能、 目的或用途），此種描述性質不能被授予商標權，因其無法用來識別商品或服務的來源。 如僅僅是描述性之術語被註冊將其壟斷，可能會導致消費者混淆，誤以為商品或服務來自 單一來源。 一般而言，描述性標誌因欠缺「先天識別性」（即固有識別性inherent distinctiveness ）不受商標法保護，然而隨著時間推移，如消費者能逐漸將該描述性術語與特定的意涵予 以聯結，即能「獲得次要意義」（acquiring secondary meaning或稱次級意義）而變成 「後天識別性」(acquired distinctiveness)。而此種「次要意義」或「後天識別性」如 能被證明，該標誌就可成為適格商標。 引申而言，次要意義是指，商標表面上雖然是對商品或服務的描述，但消費者認可該商標 具有來源指示的功能。一旦可證明描述性術語實現這種「第二含義」(second meaning)（ 第一含義(first meaning)是該術語的一般理解含義），便可受到商標的保護。次要意義 可透過長期使用[2]或大量廣告和宣傳來實現，而其獲得通常需透過消費者調查來證明， 這些調查顯示消費者已將該標誌視為品牌。 具有次要意義可被視為描述性商標的例子包括： SHARP夏普電視 IBM用於電腦和商用機器 HOLIDAY INN用於飯店服務 AMERICAN AIRLINES用於航空服務 KENTUCKY FRIED CHICKEN用於速食餐飲服務 描述性標誌與暗示性標誌常難以區分，因二者都指涉相關商品或服務。暗示性標誌需要一 些想像、思考或感知，才能得出有關商品性質的結論；而描述性標誌不需要用這些想像即 可得出結論。實際操作中，區分此二者是商標法中困難之議題。僅僅描述性商標可以在聯 邦補充登記簿(Supplemental Register)上進行聯邦註冊。 5. 姓氏(Surnames) 姓氏在美國商標法中，主要由姓氏構成的標誌（例如SMITH SHOES或RODRIGUEZ COMPUTERS ），與描述性標誌相同處理。因此，姓氏在透過廣告或長期使用獲得次要含義之前，不會 受到商標保護。如果公眾首先將其識別為姓氏，或者商標由姓氏和其他不可註冊的材料組 成，則該標誌「主要為姓氏」不可以註冊。但如姓氏一旦達到次要含義就可作為商標受到 保護，其他人即使具有相同姓名，也不能於類似商品使用該商標。因此，姓名為Jane McDonald的人，不能開一家名為MCDONALDS的餐廳，而Joel Hyatt也不能開一家名為HYATT 的旅館，因為MCDONALDS和HYATT之姓氏已達到商標之次要含義。 6. 通用性商標(Generic Marks) 一般通用之字詞無法作為商標，與描述性標誌不同，通用性標誌即使被大量廣告宣傳，並 且在消費者心中產生次要含義，也不能成為商標。否定通用標誌類別的理由是，對於足以 識別出該產品之通用詞語，不應讓任何廠商壟斷其專有權。再則，一個有效的商標如已被 消費大眾充分使用，以致逐漸使該商標成為該產品的通用名稱時，該有效商標即可能成為 通用標誌。曾經是商標但後來成為產品通用名稱的主要例子是ASPIRIN（阿司匹林），曾 被認為可能成為通用商標的是XEROX，該公司花費大量的廣告來防止其商標被濫用，這樣 做可能避免該商標的喪失。 以下單字或短語可視為通用，不能當作商標： 智慧型手機SMART PHONE 社交網絡SOCIAL NETWORK 電子郵件E-MAIL OpenAI力主「GPT」得註冊商標 回到主題。依上所述，商標必須具有識別性，而不能是描述性或通用性的，其不應是簡單 地描述所提供的產品或服務。作為一種AI語言模型，一般認為GPT即代表「生成式預訓練 轉換模型」(generative pre-trained transformer)，是機器學習和自然語言處理社群中 常用的術語，用來指特定類型的模型架構。而「GPT」一詞本身不是一個品牌名稱不能充 當產品標識，而是一個用來識別特定類型語言模型之描述性術語。 針對此質疑，OpenAI主張其標誌不是通用的，GPT所代表模型係描述，機器學習模型之本 質是生成性式的(gererative)，經預先訓練(pre-trained)產生新的（或類似新的）材料 ，是一個在專有數據庫上集中訓練的大型模型，而transformer是建構AI的一種特定方法 的名稱，這種方法可以讓其用於訓練更大的模型。因此OpenAI在申請中力辯，GPT不是一 個描述性詞彙，更不是一個讓消費者能「立即理解」其含義的通用術語。 專利商標局拒絕「GPT」註冊為商標 美國專利商標局(USPTO: US Patent and Trademark Office)則認為，OpenAI將GPT與AI、 機器學習以及自然語言處理，與生成相關的軟體產品和服務結合使用。因此，消費者在看 到「GPT」這個縮寫時，會理解這是傳達申請人軟體產品和服務的一個特性 -- 即「生成 式預訓練轉換模型」或具備神經網路模型的特徵，這些神經網絡模型為應用程式，提供能 生成類似人類的文本和內容（如圖像、音樂等），並透過電腦網絡以同步對話方式回答問 題(synchronous exchange of remarks over a computer network)。 基於此，USPTO認為OpenAI無法將「GPT」作為自己的專有名稱註冊，故拒絕OpenAI就「 GPT」這個詞申請商標，否則將妨礙他人將其產品描述為GPT。USPTO並認為，雖然消費者 可能不知道該縮寫詞的基本含義，但這並不能改變使用者已經習慣於認識到術語「GPT」 ，通常用於識別具有AI問答技術的特定類型軟體的事實。因為用到這項相關技術的人都認 識到，「GPT」一詞指的是一種通用類型的軟體，而不僅是OpenAI的產品。 USPTO因此於2024年2月6日做成最終駁回申請，裁定GPT這個術語是一廣泛使用軟體的縮寫 ，代表生成式預訓練轉換模型，而該縮寫僅描述OpenAI商品和服務的特徵、性質、功能或 特性(feature, function or characteristic)或預期目的。「GPT」是整個AI產業廣泛使 用的一般標識，「僅具有描述性」(merely descriptive)，不符合註冊商標的標準，故拒 絕其註冊。 OpenAI之註冊申請與USPTO爭執過程 就GPT、CHATGPT商標申請第一回合鎩羽而歸，這對OpenAI來說不啻一項重大打擊。按 OpenAI最初於2022年12月申請「GPT」之商標註冊[3]，並於2023年3月提交一份說明聲稱 在商業中使用後，就一直與USPTO反覆爭執。USPTO於2023年5月底，依OpenAI的使用修正 (use amendment)審查該申請，並於同日發出「非最終審查意見」(Non-Final Office Action)。 USPTO依商標法第2(e)(1)條，即15 USC §1052(e)(1)拒絕CHATGPT註冊，此為其第一次否 決其商標申請，審查員認為：(1)消費者會將CHATGPT識別為，「相當於它所代表之僅僅是 描述性措辭」--「聊天生成預訓練轉換模型」(chat generative pre-trained transformer)；(2)複合標誌「Chat」+「GPT」，並未創造出一個獨特、不協調或非描述 性的含義」(unique, incongruous or nondescriptive meaning)。相反的，該商標「向 相關消費者傳達」其服務的本質 -- 一個由底層GPT技術支援的聊天機器人。審查員建議 OpenAI可修改其申請，以尋求在補充登記簿上註冊。 OpenAI覺得茲事體大乃於2023年11月27日提出一份回應，包括815頁的文字和支持性證據 。OpenAI先宣稱，CHATGPT本即具有先天識別性(inherent distinctiveness)；另一方面 聲稱CHATGPT依以下幾點已取得後天識別性(acquired distinctiveness)：(1)商標的獨占 性和使用方式，(2)廣泛之媒體自發性的報導，及(3)第三方廣泛故意地模仿該商標。 USPTO於2024年2月9日發出最終審查意見(Final Office Action)，重申其根據《商標法》 第2(e)(1)條、《美國法典》第15篇§1052(e)(1)條駁回註冊的決定，但同時也讓OpenAI 修改其申請，以根據第2(f)條聲稱其已獲得識別性，以下幾點值得觀察。 1. 補充登記(Supplemental Register) 對OpenAI來說，簡單的解決方法是修改申請，尋求在補充登記簿(Supplemental Register)上註冊。雖然補充登記簿和主登記簿(Principal Register)在授予註冊人權利 方面有相似之處，但只有在主登記簿上的註冊，才可作為以下之表面或初步證據(prima facie evidence)：（1）註冊商標的有效性和所有權；（2）在全國的專屬權利，於商業 中使用與註冊中列出之產品和服務相關的註冊商標。 2. 先天識別性 OpenAI對USPTO第一次審查意見所提出815頁的回應中，似未包含實質性反駁，來支持關於 「CHATGPT具先天識別性」的主張，其至少應辯解CHATGPT係具「暗示性商標」的論點。儘 管如此，OpenAI仍可提交複審請求(Request for Reconsideration)，以回應審查員根據 《商標法》第2(e)(1)條拒絕的決定。再或者，OpenAI可直接向商標審判和上訴委員會 (TTAB: Trademark Trial and Appeal Board)提出上訴。 但這兩種無論哪一情況下，對OpenAI都不太有利，因為審查員直言不諱指出，「現有記錄 中的證據，毫無疑問地表明該標誌僅只是描述性的」。同樣的，向TTAB上訴將甚為艱難： 因為TTAB向來以驚人的高比例，維持原審查的決定，尤其是對於第2(e)(1)條的拒絕案， 2023年的維持比率高達88.2%。 3. 第2(f)條指定(Section 2(f) designation) 依15 USC §1052(f)，USPTO可接受表面證據，證明申請人在其商品上或與商品相關之商 業中使用(in commerce)，使該商標已變得具有識別性(become distinctive)，以及在申 請人提出具有識別性主張的日期之前，該商標已在商業中由申請人實質上獨占並連續使用 達五年的證明。 但OpenAI的815頁回應大都在主張，CHATGPT於新聞、廣播、播客和社交媒體上之「前所未 有的大規模採用」和「媒體主動廣泛的報道」，而應獲得固有的識別性。然而，為何審查 員沒有被這麼大量的證據動搖呢？這可能歸因於一個程序問題：如果要根據該第2(f)條款 考慮OpenAI的申請，OpenAI首先應相應地修改其申請。然而，OpenAI選擇傾向於暗示性、 任意性或奇特性(suggestive, arbitrary or fanciful)標誌的重要性，以避免遭到描述 性之拒絕，但儘管OpenAI的獨特地位和CHATGPT標誌的大量證據，註冊申請仍遭USPTO駁回 。 GPT早已在許多其他情況中使用 再者，USPTO資料庫已有超過50個包含「GPT」字樣的商標，其中很大一部分註冊為第42類 ：提供使用AI生成圖像、音頻和文本之「軟體即服務」(SAAS)。自從生成式AI崛起以來， 許多其他AI服務，都在其產品名稱中加入GPT。例如，有一家名為GPTZero的AI探測器新創 公司；其他公司也常將其基礎AI模型稱為GPT，因其確實是GPT模型。USPTO指出，GPT早已 在其他許多情況中使用，例如，亞馬遜(Amazon)有一個關於GPT是什麼以及如何使用的清 單。USPTO的論點是，GPT描述的是產品的一個面向，就CHATGPT而言，這是一個GPT類型的 AI模型 -- 這概念並非OpenAI所創，也不是只有OpenAI唯一提供這種可以和它聊天的概念 。因此，即使其具辨識度，但不符合商標註冊要求。 商標不能註冊欠缺保護，可能會削弱OpenAI對GPT相關的主導地位。可以預期的，類似像 「TalkGPT」這樣的應用程式，會出現在APP商店中（事實上已經出現且數量眾多），但當 有人提到「GPT」時，OpenAI仍擁有最大的認知度，因此儘管登記被拒，其仍保有第一品 牌優勢(first-brander advantage)，即使沒有商標，其仍將努力確保大眾知道「GPT」是 由OpenAI所創。 「GPT」如係通用性質則難以突破 尤有甚者，USPTO於其裁定之ADVISORY: SUPPLEMENTAL REGISTER中認為，除了只是描述性 之外，所申請的商標對於所識別的商品或服務，似乎是通用的(the applied-for mark appears to be generic)，通用商標具有「最終描述性」(ultimate in descriptiveness)，就無法獲得識別性，亦即，「GPT」對指定之商品和服務係通用的， 則此種通用的性質將超越單純的描述性。如此一來，商標審查員就不能建議申請人修改申 請，以根據商標法第2(f)條或補充登記簿處理作為可能的回應。 如上所述，對於明顯之描述性商標，還可透過品牌認知的使用和發展，在公眾獲得超越單 純描述性的品牌地位獲得商標，反之，對通用標誌而言則不可能取得後天識別性。因此， 日後OpenAI縱使能提供充分證明其商標已獲得後天識別性（此尚待檢視），針對「GPT」 具通用性質這點仍難突破。其實，自生成式AI席捲全球以來，「大語言模型LLM」和「GPT 」等術語已成為AI技術不可或缺的一部分，因此USPTO認為，允許OpenAI取得「GPT」商標 會限制競爭，就像30年前對「URL」或「HTTP」一樣不得予以壟斷。然而，針對嗣後變成 通用性質否定商標適格之認定，美國有相關案例。 巡迴上訴法院通用性質突破之案例參考 有一原告Chris Gillespie起訴指稱，Google一詞長久來已經變得過於通用，成為「搜尋 網路」的同義詞，不符合商標保護的條件，因此無法再維持註冊商標。但聯邦第九巡迴上 訴法院2017年5月裁決，即使Google一詞已成為「搜尋網路」的代名詞，但該商標仍然有 效，因為Google不僅僅是一個搜尋引擎，即使假設公眾以一般通用和不加區分的方式使用 動詞『Google』，也無法告知公眾如何理解這個詞本身，無論其語法功能如何係與網路搜 尋引擎相關。 巡迴上訴法院表示，當名稱成為「專有描述詞」(exclusive descriptor)，且競爭對手如 不用這個名稱就難以競爭時，商標才會因名稱通用化而失效。原告再上訴，最高法院拒絕 聽審，Google勝訴確定。因此目前Google保留其商標地位，此不同於阿斯匹靈(Aspirin) 、熱水瓶(Thermos)、胡佛吸塵器(Hoover)、電扶梯(Escalator)和錄影帶(Videotape)等 ，這些用詞曾被註冊為商標，但由於被認為過於通用而失去商標適格性。 但Google案與GPT不同的是，Google當初申請較早，該公司於1997年9月就先申請了商標， 而其搜尋引擎係於1998年9月才發布，申請時當然不會有成為「搜尋網路」代名詞之可言 ，且Google一詞本身也非網路科技專有技術名詞之縮寫[4]，因此1999年2月在USPTO階段 即准予註冊。一直到使用多年之後，才被人質疑已變成搜尋網路之通用名詞提告，而 OpenAI就其GPT首度出台到提出商標申請，竟延宕4年，這就衍生商標應及早註冊此一老生 常談之議題。 「先申請主義」(First to File) 按GPT並非橫空出世，而是AI迭代之科技演進。在ChatGPT之前，OpenAI早於2018年6月即 發布其GPT最早之第一代模型；2019年2月推出第二代模型GPT-2；2020年6月公布第三個版 本GPT-3；接著2022年11月底發布GPT-3.5版本即ChatGPT；隨即2023年3月再發布GPT-4； 2023年5月又發布最新一代GPT-4o。但不知為何，從2018年6月起，OpenAI有太多機會申請 其商標，而且截至2022年11月之前，彼時一般大眾對GPT尚屬陌生，GPT這個縮寫，並非當 然就絕對足以代表生成式模型軟體之特徵、功能或特性。 商標申請之時機與當時大眾對該科技發展進程，可能會有不同認知，如早在2018年就申請 情況或許不同，但OpenAI可能因未預期ChatGPT成功得這麼快而突然，導致OpenAI先前未 能及早布署延誤先機，一直拖到2022年12月看到ChatGPT全球爆紅，才申請註冊其「GPT」 等相關之多個商標。在「先申請主義」制度中(First to File)，基本上商標權歸第一個 註冊商標的人享有，此對相關業界而言人盡皆知，但實務上經常就無法落實。 後記 繼之前2023年5月，USPTO 2024年2月的這次決定，係第二次駁回OpenAI的「GPT」註冊申 請，但這次是該申請的「最終」認定，OpenAI不服可向USPTO之TTAB商標審判和上訴委員 會提上訴[5]。為了克服僅具有描述性的駁回，OpenAI必須證明該商標已獲得次要意義識 別性，而這必須透過廣泛的使用和行銷，使該商標被公眾認可為與申請人的商品或服務具 體相關，並超出其字面之含義；獲得次要意義極具挑戰性，需要大量證據包括行銷努力、 銷售數據和消費者調查，OpenAI日後能否充分證明其已獲得後天識別性尚待檢視，反之， 如最終認定「GPT」係屬通用性質之標誌則難以突破。 OpenAI在其GPT系列模型中，目前由Openai Opco LLC共申請18個商標，除了GPT、ChatGPT 外，尚有GPT-3、GPT-4、GPT-5、GPT-V、GPT-6、GPT-7、GPT STORE、CODEX、VOICE ENGINE、WHISPER，等等，最新提交的申請則是最近竄起的GPT-4o [6]。其中這些術語只 要與GPT相關都不能註冊。不過看的出來，OpenAI已開始取不同的品牌名稱，例如，從文 本生成圖像的DALL-E圖像工具，或最近發布名之文本到視頻(text-to-video)之生成模型 SORA等，或許還不至於被認定「僅具描述性」，不過OpenAI基於前車之鑑，應已構思如何 不讓彼等也變成是通用或描述性的，看來企業在商標方面，確實需要進行縝密之布局與規 劃。 心得: OpenAI嘗試註冊「GPT」商標未果，揭示了品牌保護的挑戰。商標需具識別性，OpenAI的 「GPT」被認為描述性過強，難以區分。美國專利商標局（USPTO）拒絕註冊，因「GPT」 被廣泛用於AI領域，屬通用術語。儘管如此，OpenAI仍在爭取註冊，希望能證明「GPT」 已獲得後天識別性。然而，若被認定為通用標誌，註冊將更加困難，對OpenAI在市場中的 領導地位構成挑戰。 --

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