大家好，初次在本版發問，手機排版 其實不知道這篇適不適合在這裡發 前陣子手上在處理一件專利授權案件（本案已和平落幕，為保護當事人已就部份資訊馬賽 克處理，也依約不提供當事人最後和解方案，但有獲准可作為案例討論） 由於當初幾位當事人締約時都沒有找律師看過合約、自己也對授權很陌生，因此現在遇到 要付錢時就遇到許多法律上的問題 這些問題就來到了本人手上（默） 雖然最後大家是願意坐下來一起大家談和解，不過裡面遇到很多問題，想看看版上專利人 出自於專利視角有沒有不同的看法 以下會先就背景和雙方當事人各執一詞說明，請益的問題會列在最下方，不想看背景的人 可以直接拉到最下XD 案件事實背景說明如下： 1. 授權人是A公司 2. 被授權人是B公司 3. 專屬授權，授權標的有5項「已經核准」的專利、3項「審查中」的專利以及2項「PCT 申請案」（尚未進入國家階段，但也未逾最早優先權日起算30個月）。有趣的是該5項「 已經核准」的專利在和B公司專屬授權前已有非專屬授權給其他被授權人（稱C公司） 4. 權利金給付僅約定給付一筆Upfront payment，並無milestone payment與royalty（銷 售分潤），未約定權利金給付條件（如「審查中專利核准後按比例支付」等語） 5. 當初約定可再授權，A公司可拿再授權權利金的一定成數。現在B公司真的再授權給D公 司，但BD雙方因為稅務等種種原因，BD雙方的合約約定「權利金為零」（royalty-free） ，D僅給付B一筆簽約金。 事件的開始是這樣的... 先前A公司去函B公司要求給付權利金 1. 權利金的計算方式：照比例/一次性給付 B公司的法務認為，這一次權利金應該只要支付50%，後續審查中的專利每一個專利核准再 支付10%權利金。理由是因為授權是一種專利侵權免訴保證（不作為義務）的對價，侵權 的前提理應是權利存在，審查中的專利既未拿到專利權，因此就不存在上述專利侵權的情 況，更遑論免訴保證等。 A公司的法務則表示若是「權利金」都依比例支付，那PCT申請案假如進入十個國家，那十 個國家都要核准才要支付權利金嗎（我：「這還是沒有分割案的情況呢（遠目）」）。言 下之意就是照比例計價有很多需要克服的困難，不如就比照簽約金一次性付掉。 2. 專屬授權前與他人的非專屬授權是否影響專屬授權效力 此時B公司抗辯因為有5項專利先前A公司已經非專屬授權給C公司了，因此專屬授權合約應 自始不存在、或是對市場價值產生折損因此應該折讓部分權利金作為補償。 A公司則是回覆因為A、C當初非專屬授權未有登記，根據台灣專利法，未經登記之授權不 得對抗第三人，B公司此時就是那位沒有受到對抗的第三人，理應全無損失XD *專屬授權前的非專屬授權是否對於專屬授權效力有影響，目前沒有找到台灣法律有表示 過意見（美國有判例，但說到底合約的準據法是台灣嘛...） 3. 再授權的權利金=0 A公司表示依A、B之間的合約，B公司既然與D公司談了再授權，應該支付一定比例的再授 權金 B公司此時拿出和A的授權合約與和D的再授權合約緩緩的說 「AB合約是說： 若B有再授權，則B應給付A”再授權的權利金”*x %； BD合約是說： 本授權合約無權利金，D應給付B簽約金yyy元； 所以依據兩份合約，B應給付A “0”*x%=0元再授權權利金。」 A公司氣炸XDDDD 只能抗辯簽約金在這裡實質上等同權利金云云。 ———謝謝大家看完以上背景，以下發問——— 1. 未核准的專利能夠當作授權標的嗎？未進入國家的PCT申請案也可以當作授權標的嗎？ 如果當作授權標的，合約中對於這些專利權利金的給付是不是應該增列條件？ 2. 專屬授權前和他人的非專屬授權，在專屬授權後效力是否存在？專屬被授權人是否可 對抗非專屬被授權人？ 3. 若授權人希望再授權可以獲得分潤，是否在合約中就不應該以「權利金」作為計算基 準，而是以收益、淨利、upfront payment...等等方式作為計算基準會較適合？但又怕這 樣不是基於專利權而來的對價會有約因的問題。 文長，真的很謝謝大家看到這裡 有任何意見都歡迎一起討論 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.205.243 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Patent/M.1610266069.A.E75.html