大家好，初次在本版发问，手机排版 其实不知道这篇适不适合在这里发 前阵子手上在处理一件专利授权案件（本案已和平落幕，为保护当事人已就部份资讯马赛 克处理，也依约不提供当事人最後和解方案，但有获准可作为案例讨论） 由於当初几位当事人缔约时都没有找律师看过合约、自己也对授权很陌生，因此现在遇到 要付钱时就遇到许多法律上的问题 这些问题就来到了本人手上（默） 虽然最後大家是愿意坐下来一起大家谈和解，不过里面遇到很多问题，想看看版上专利人 出自於专利视角有没有不同的看法 以下会先就背景和双方当事人各执一词说明，请益的问题会列在最下方，不想看背景的人 可以直接拉到最下XD 案件事实背景说明如下： 1. 授权人是A公司 2. 被授权人是B公司 3. 专属授权，授权标的有5项「已经核准」的专利、3项「审查中」的专利以及2项「PCT 申请案」（尚未进入国家阶段，但也未逾最早优先权日起算30个月）。有趣的是该5项「 已经核准」的专利在和B公司专属授权前已有非专属授权给其他被授权人（称C公司） 4. 权利金给付仅约定给付一笔Upfront payment，并无milestone payment与royalty（销 售分润），未约定权利金给付条件（如「审查中专利核准後按比例支付」等语） 5. 当初约定可再授权，A公司可拿再授权权利金的一定成数。现在B公司真的再授权给D公 司，但BD双方因为税务等种种原因，BD双方的合约约定「权利金为零」（royalty-free） ，D仅给付B一笔签约金。 事件的开始是这样的... 先前A公司去函B公司要求给付权利金 1. 权利金的计算方式：照比例/一次性给付 B公司的法务认为，这一次权利金应该只要支付50%，後续审查中的专利每一个专利核准再 支付10%权利金。理由是因为授权是一种专利侵权免诉保证（不作为义务）的对价，侵权 的前提理应是权利存在，审查中的专利既未拿到专利权，因此就不存在上述专利侵权的情 况，更遑论免诉保证等。 A公司的法务则表示若是「权利金」都依比例支付，那PCT申请案假如进入十个国家，那十 个国家都要核准才要支付权利金吗（我：「这还是没有分割案的情况呢（远目）」）。言 下之意就是照比例计价有很多需要克服的困难，不如就比照签约金一次性付掉。 2. 专属授权前与他人的非专属授权是否影响专属授权效力 此时B公司抗辩因为有5项专利先前A公司已经非专属授权给C公司了，因此专属授权合约应 自始不存在、或是对市场价值产生折损因此应该折让部分权利金作为补偿。 A公司则是回覆因为A、C当初非专属授权未有登记，根据台湾专利法，未经登记之授权不 得对抗第三人，B公司此时就是那位没有受到对抗的第三人，理应全无损失XD *专属授权前的非专属授权是否对於专属授权效力有影响，目前没有找到台湾法律有表示 过意见（美国有判例，但说到底合约的准据法是台湾嘛...） 3. 再授权的权利金=0 A公司表示依A、B之间的合约，B公司既然与D公司谈了再授权，应该支付一定比例的再授 权金 B公司此时拿出和A的授权合约与和D的再授权合约缓缓的说 「AB合约是说： 若B有再授权，则B应给付A”再授权的权利金”*x %； BD合约是说： 本授权合约无权利金，D应给付B签约金yyy元； 所以依据两份合约，B应给付A “0”*x%=0元再授权权利金。」 A公司气炸XDDDD 只能抗辩签约金在这里实质上等同权利金云云。 ———谢谢大家看完以上背景，以下发问——— 1. 未核准的专利能够当作授权标的吗？未进入国家的PCT申请案也可以当作授权标的吗？ 如果当作授权标的，合约中对於这些专利权利金的给付是不是应该增列条件？ 2. 专属授权前和他人的非专属授权，在专属授权後效力是否存在？专属被授权人是否可 对抗非专属被授权人？ 3. 若授权人希望再授权可以获得分润，是否在合约中就不应该以「权利金」作为计算基 准，而是以收益、净利、upfront payment...等等方式作为计算基准会较适合？但又怕这 样不是基於专利权而来的对价会有约因的问题。 文长，真的很谢谢大家看到这里 有任何意见都欢迎一起讨论 --

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