作者justpatentit (happycat)
看板Patent
標題Re: [問題] 美國專利答辯
時間Fri Nov 1 22:56:13 2019
: : 三. 關於103答辯,假設引證1,2核駁claim 1,引證3核駁claim 2,我在引證3與claim
: 2
: : 之間找到差異性,所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2,從此推論,claim 2克服1
: 03
: : ,但主管認為這樣還是新穎性的答辯,這一點我有不太理解。
: : 另外主管還強調需要說明功能性,而不能只是特徵差異而已。
: : 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的,
: : 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103,而不一定要有功能性區別,
: : 功能性是輔助答辯。
: : 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103,那很多案子會無法進行。
: : 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯,
: : 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?
: 答辯理由要有法源。
: 原po說的沒錯,『只要有非輕易可想到的特徵差異』就可以克服103,但您要怎麼證明
: 是非顯而易見? 單一引證未揭露,並不是基準中可以證明非顯而易見的理由唷。最多只
: 能說審委核駁未依基準考慮所有限制,但若只打這一點,則通常沒什麼鳥用。畢竟,你找
: 審委麻煩,他也只能用最省力的方法(隨便找一篇有該特徵的前案,用強大
: 心證來結合),找你麻煩。
: 打OA,至少要留個梗,讓審委想偷懶時可以直接准。而核駁錯誤這種打臉性答辯,除非真
: 的很具說服力,審委認輸,不然OA打不完。
: 另外,我想,原po老闆指的所謂功能性答辯應該是指MPEP2142中提到的 跟作動原理部份
: 相關的
: 內容 用相關理由答辯的好處是有所根據而不是各說各話。以上 請參酌
感謝大家的意見,
關於這一段回覆(單一引證未揭露不能證明非顯而易見),小弟有些不太理解。
假如claim 1有ABC特徵。審查員拿引證1的A'對比A,引證2的B'對比B,引證3的C'對比C。
申請人試圖證明C'不等於C(可能是結構上,可能是元件特性等),
然後因為引證1與2也沒有揭露C。因此結合引證1-3不會得到claim 1。
claim 1具有非顯而易見性。
不知道上面這樣論述是否正確?
我的疑問是,這樣答辯屬於是單一引證未揭露而不能證明非顯而易見嗎? 假如是
那該如何答辯比較恰當?
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1F:推 p20770299: MEPE 2145有說其他引證文獻沒有揭露不能當作非顯而易 11/01 23:03
2F:→ p20770299: 見性的反駁哦 還是要舉出不能結合的動機或是按照引證 11/01 23:03
3F:→ p20770299: 文獻揭露的連結方式組合後不會得到本案的技術 11/01 23:03
4F:→ justpatentit: 之前我都以為結合論述只是加強說服力。沒想到是 11/02 11:56
5F:→ justpatentit: 必要條件。 11/02 11:56
6F:推 trafficboy: 三個引證都沒有揭露c,那不就有新穎性? 11/02 13:53
7F:推 a14743535: 請問P大,是在MPEP2145的那一個章節?我看了之後找不太 11/03 09:49
8F:→ a14743535: 你說的部分。因為,引證都沒有揭露C特徵的話,根本沒得 11/03 09:50
9F:→ a14743535: 結合不是嗎@@ 11/03 09:51
10F:推 p20770299: 我記得是在講如何反駁審查委員的prima facie的其中一 11/03 10:24
11F:→ p20770299: 個段落 (實際在哪不太確定) 但有記載到只提出單一引證 11/03 10:24
12F:→ p20770299: 未揭露技術特徵無法做為一個有效的抗辯理由 11/03 10:24
13F:→ p20770299: 然後我是看原po說審查委員已經拿引證3的元件當作C了不 11/03 10:26
14F:→ p20770299: 是嘛@@? 審查委員會這樣比就代表他心證覺得這兩個元件 11/03 10:26
15F:→ p20770299: 是相等的吧,除非真的有很強烈的證據證明兩個元件不一 11/03 10:26
16F:→ p20770299: 樣不然審查委員只要堅持他的心證你也拿他沒辦法 11/03 10:26
17F:推 wowhanhow: 建議原po要先養成會讀MPEP找解答的習慣 11/03 10:49
18F:→ wowhanhow: 若是討厭看英文其實真的不太適合從事專利這行 11/03 10:50
19F:推 piglauhk: 補充說明一下 mpep2143.03要求審委要考慮claim中所有限 11/05 13:58
20F:→ piglauhk: 制 若審委未在前案中找到claim中所有限制 則其核駁理論 11/05 13:58
21F:→ piglauhk: 上是不當的。但,若您只打這一點,又沒提出其他說明,大 11/05 13:58
22F:→ piglauhk: 多會被視為找麻煩,常見是審委補充理由再駁一次。若您 11/05 13:58
23F:→ piglauhk: 不幸有修claim,那就是final rejection了 GG 11/05 13:58
24F:推 piglauhk: 所以最好可以套到2143.01裡名列可以克服103核駁的法定理 11/05 14:01
25F:→ piglauhk: 由 比較有說服力 11/05 14:01
26F:推 trafficboy: final 之後rce 繼續拼。再不行就全部併成一項再加入 11/06 10:43
27F:→ trafficboy: 說明書裡還沒有claim 的特徵。死也要拿一個專利。 11/06 10:43
28F:→ forman: 沒有答辯機會 就建議放棄 11/23 14:02