作者piglauhk (肥胖宅 (￣﹁￣))
看板Patent
標題Re: [問題] 美國專利答辯
時間Mon Oct 28 11:18:40 2019
: 一. 進行併項的時候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的進一步描述，
: claim 3是E的進一步描述，主管認為併項後要 AB2CDE3F 這樣排列，而不能ABCDEF23，
: 而且文字還要修飾。 因為是併項，我傾向不要修飾文字以免改變範圍。
以下為小弟一點淺見 請參酌 若有誤請不吝打臉 一起成長。
以小弟經驗 各國處理方式不同 有不同效果 若是美國案 我是傾向留原文 理由如下:
美國nonfinal OA response的回應會影響下次oa的形態
就算原核駁理由錯在審委 調整內容仍可導致審委有發final的藉口 (詳見MPEP 706.07a)
調整claim內容要負責任
理論上 要修claim 代表某程度上畫了一塊新圈圈 新圈圈用詞是不是100% 被說明書支持
? 若從頭到尾都你寫的沒關係 但若其他人寫的claim 你一改 就要負全責囉 XDDD
: 二. 關於新穎性102答辯，主管認為不能只找到特徵差異後就結束，還是要進一步描述
: 相對引證有進步性才行。我的認知是因為OA只提出新穎性核駁，那只要針對新穎性答辯
: 就好，未來審查委員還是有可能找其他引證核駁，現在答103好像多餘，也不能保證之
後
: 審查委員不發102 103。
１０２，１０３一起打cp值比較高
對inhouse來說 只打102及102/103一起打 價錢是一樣的 在不限縮範圍的前題下 當然102
/103一起打…
: 三. 關於103答辯，假設引證1,2核駁claim 1，引證3核駁claim 2，我在引證3與claim
2
: 之間找到差異性，所以我答辯時強調引證3沒有揭露claim 2，從此推論，claim 2克服1
03
: ，但主管認為這樣還是新穎性的答辯，這一點我有不太理解。
: 另外主管還強調需要說明功能性，而不能只是特徵差異而已。
: 因為我認為美國103的非顯而易見跟歐洲/中國的進步性(inventiveness)是不同的，
: 只要有非輕易可想到的特徵差異就可以符合103，而不一定要有功能性區別，
: 功能性是輔助答辯。
: 假如要同時有特徵差異與功能差異才能進行答辯103，那很多案子會無法進行。
: 我在前公司的經驗是很少拿功能性(因為拿不出來XD)差異來進行103答辯，
: 通常只答辯技術特徵差異還是有核准。功能性是否真的必要?
答辯理由要有法源。
原po說的沒錯，『只要有非輕易可想到的特徵差異』就可以克服１０３，但您要怎麼證明
是非顯而易見？ 單一引證未揭露，
並不是基準中可以證明非顯而易見的理由唷。最多只
能說審委核駁未依基準考慮所有限制，但若只打這一點，則通常沒什麼鳥用。畢竟，你找
審委麻煩，他也只能用最省力的方法(隨便找一篇有該特徵的前案，用強大
心證來結合)，找你麻煩。
打OA，至少要留個梗，讓審委想偷懶時可以直接准。而核駁錯誤這種打臉性答辯，除非真
的很具說服力，審委認輸，不然OA打不完。
另外，我想，原po老闆指的所謂功能性答辯應該是指MPEP2143中提到的 跟作動原理部份
相關的
內容 用相關理由答辯的好處是有所根據而不是各說各話。以上 請參酌
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※ 編輯: piglauhk (42.72.131.61 臺灣), 10/28/2019 11:31:45
1F：→ larksong: 102&103一起打CP值較好，要當過in-house較能體會。 10/28 15:38
2F：→ godlikeking: 可是如果說多又怕錯 102/103一起打的cp值有好到可以 10/28 21:41
3F：→ godlikeking: 承擔禁反言的風險嗎？@_@10/28 21:41
4F：→ larksong: 經驗是，有些公司高層會認為一次答辯就要102/103都處理10/28 21:44
5F：→ larksong: 比較好。所謂的CP值較好此時是指高層會給/會有好績效。10/28 21:46
6F：→ larksong: 反正，公司的專利真的會遇到訴訟與授權等的機率不高~~~10/28 21:47
7F：推 huangwm: 剛好當過in-house, 我的體會跟L大相反 10/28 23:19
8F：→ VanDeLord: 我也比較傾向分開打,敵不動,我不動 XD 10/29 14:10
9F：→ larksong: H兄，個人經歷是遇到過一些主管頗在意花一樣的錢做多一 10/29 14:49
10F：→ larksong: 點事情的高CP值，至於對於未來答辯等的影響就不大在意。10/29 14:50
11F：推 kaikai1112: 樓上 都是個案 無謂對錯 別太介意.......10/29 17:25
12F：推 wowhanhow: 我IF和IH都當過耶... 沒有L大的體會 XD 10/29 19:20
13F：→ wowhanhow: 就只是做法不同而已 最終決定權還是在主管10/29 19:20
14F：→ wowhanhow: 如果主管覺得風險可以承擔 說就說吧10/29 19:21
15F：→ wowhanhow: 但最保險就是不要多說話就是 10/29 19:21
16F：推 trafficboy: 你就照主管說的做吧。等你以後當主管再用自己的風格10/30 13:00
17F：→ trafficboy: 。不然主管覺得你都不照他說的做，就把你考績打差甚10/30 13:00
18F：→ trafficboy: 至炒你魷魚。這種據理力爭是沒用的。10/30 13:00
※ 編輯: piglauhk (42.73.209.254 臺灣), 11/05/2019 14:03:12