作者lxz (夢與天空交織的瞬間)
看板Patent
標題[問題] 收到美國的Election/Restriction通知
時間Sat Dec 2 23:26:58 2017
各位版上先進好：
小弟是專利新手，在事務所實習目前滿三個月。
過去接過台灣跟中國的OA案，但這次第一次遇到美國的election/restriction通知，
小弟對於美國審查基準並不孰悉，有些疑惑想請教版上各位先進。
這次收到美國election/restriction通知的案子一開始並非是我們事務所申請的，只
是後來不知道是什麼原因，就轉給我們事務所處理了。
這個案子請了一個方法的發明跟物的發明，該方法是使用該物來達到目的，但審查委
員認為這兩個發明是獨立的發明，且兩個發明之下也有請不同的實施態樣(species)，
所以發了Election/Restriction通知。
舉例說明：
該發明申請有下面兩個發明：
Group 1: Claim 1-10 為方法X的發明，下面有a, b, c 三個species
Group 2: Claim 11-20 為物Y的發明，下面有d,e,f 三個species
申請人決定選擇Group 1，但是a, b, c 三個species中想要同時選擇a, b 兩種。
原本以為可以單純建議對方請分割案解決就好，但偏偏實施方式中只有揭露a的數據。
這樣一來，
1. 本案似乎無法單純提分割案了事，因為claim並沒有被說明書所支持；又
2. 如果請申請人補充實施方式後改提CA或CIA的話，在程序或審查上是否會遇到什麼
阻礙或困難呢？
以上，若敘述或觀念有誤還請版上先進們不吝指正，也請各位先進給予小弟一些建議，
小弟萬分感激。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.196.232
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Patent/M.1512228424.A.1D8.html
1F：推 kaikai1112: 你要不要先弄清楚 "claim被說明書所支持"是指什麼.... 12/02 23:30
2F：→ kaikai1112: 依照你上面的觀念 很多生技 醫藥 化學 材料案 12/02 23:31
3F：→ kaikai1112: 都只能 Claim 到實施方式有揭露的範圍.... 12/02 23:32
4F：→ kaikai1112: "範圍過廣而無法支持" 跟 "說明書無法支持" 12/02 23:40
5F：→ kaikai1112: 是兩碼子事 12/02 23:41
6F：推 kaikai1112: 還有 美國的限選 並不等於發明單一性的核駁 12/02 23:52
7F：推 kaikai1112: 而且委員不是幫你分好群了 你幹嗎還要再細分到species 12/02 23:55
謝謝K大的提醒，我發現我整個陷入「被說明書所支持」的迷思裡。
因為委員的意見來的第一點就是說這兩個發明是獨立且不同的發明，委員先用了這兩個發
明屬於不同IPC分類號來證明；又說這個方法不一定要用這個物才可以實施，這個物也不一
定要用這個方法才可以實施，所以要求限制一個發明來審查。
而委員後面有一點寫到「Applicant is adviced that the reply to this requirement
to be complete must include (i) an election of a invention to be examined even
though the requirement may be traversed and (ii) identification of the claims
encompassing the elected invention」
本案是一個醫療方法的發明，而claim寫的a, b, c 三個species在實際操作上確實是相同
功能目的但不同手段而已。但是這個claim是一個獨立項，而a, b, c三個species是寫在請
求項的步驟裡，公司裡的前輩說，根據過去的經驗，還是要選一個species給委員審查。
懇請K大給予意見，謝謝。
8F：推 dakkk: 不用想這麼多 先選一組給他審 12/02 23:59
謝謝d大，我們確實是請申請人選一組給委員審查，但是申請人有上面提到的要求，所以我
在想可以怎麼幫助到申請人，又可以讓申請人接受。
※ 編輯: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 00:36:20
※ 編輯: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 00:36:54
9F：推 hensu: OA有要求選species再選即可... 12/03 06:23
10F：推 nnf: 看內文原po應該是生物or材料相關的，那個species應該是OA 12/03 11:30
11F：→ nnf: 要說的 不是原po自己分的... 生醫很常見到species 12/03 11:30
12F：→ nnf: 審查委員都幫你分好了 你就選一個發明選一個species給他審 12/03 11:31
13F：→ nnf: 你選兩個species他一定又會再發一次OA或直接口頭告知你的美國 12/03 11:31
14F：→ nnf: 代理人請選一個species 12/03 11:31
16F：→ nnf: 你就直接跟申請人講不選的話會帶給審查官serious burden 12/03 11:34
17F：→ nnf: 結案 12/03 11:34
18F：→ nnf: 通常生醫方面的species還是盡量選跟數據有關的種類 12/03 11:34
19F：→ nnf: 不然到時候答辯會啞口無言.. 12/03 11:35
20F：推 nnf: 比如說用來做實驗的細胞種類明明是老鼠，會產生激素A 12/03 11:37
21F：→ nnf: 但我們寫在一實施例中通常會列舉一堆激素 B, C ,D, E 12/03 11:38
22F：→ nnf: 這時候若B, C, D, E有可能有的激素不是老鼠 而是細菌或別的 12/03 11:39
23F：→ nnf: 物種的相似激素...但根本沒做 也不是發明人要申請的主要標的 12/03 11:39
24F：推 lail: 我最近真的遇到一件要我把claim限到做實驗的動物種類，一開 12/03 12:04
25F：→ lail: 始美國代理人還覺得不合理想爭取，但審委踩得很硬，客戶決定 12/03 12:04
26F：→ lail: 限縮物種後就過了... 12/03 12:04
27F：→ nnf: 其實你故意選那種僅是列舉但不同物種的種類，除非有很合理 12/03 12:31
28F：→ nnf: 的理由... 實在很難去答辯。覺得跟半導體或結構類型的發明 12/03 12:32
29F：→ nnf: 不太依樣 12/03 12:32
30F：→ nnf: 重點還是實驗裡的東西(通常)就是發明人想要保護的 12/03 12:32
31F：→ nnf: 也沒必要去選一個無關的種類 12/03 12:32
謝謝樓上二位先進的意見跟分享，我想我的論述能力還需要加強>"<
n大的意見跟我公司裡的前輩說的一樣，由於申請人是學校，有OA次數補助限制，所以我
們公司會傾向盡量減少本案接到類似這類通知OA的次數。
老實說我自己是不覺得有選擇的必要，因為本次選的species其實是不同的縫合方式，或許
這三種species在實際上是可以相互替換的。
但後來想想，也可能本發明的材料根本不適合用某種縫合方式，只是發明人希望可以拿到
較大的權利罷了，這部分沒有實際去實驗的話，我會擔心無法說服委員認同實施例有揭露
的species的例子可以擴張到claim裡面寫到的另外兩種species上（申請人是學校，發明人
是老師，有關OA的討論我們都是直接跟發明人討論）。由於我是第一次接到這類的OA，不
知道委員會不會就此點去挑剔，所以我第一次跟發明人討論的時候還是以公司前輩的經驗
為主。只是發明人擔心沒被選到的species在之後無法rejoin，所以希望可以不選specie或
是可以選擇兩個species給委員審查。
我能理解發明人的考量跟想法，所以我希望一方面說服發明人選擇給委員審查的項目之外
，另一方面又可以幫助發明人想好未來可以怎樣讓自己想保護的權利還是有機會拿到，讓
發明人可以放心。
只是我經驗不足，所以想聽聽各位前輩的意見，是否可以嗣後提分割（即便沒有實驗，僅
只是發明人認為不同的species都是可以替換的，並且在說明書中有提到而已）？
又或是建議將本次沒有被選到的部分以提出CA或CIA的方式進行呢？
再次謝謝各位先進給予指教及意見。
※ 編輯: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 16:00:48
32F：推 nnf: 那當初何必寫三種不同的縫合方式... 12/03 16:20
33F：→ nnf: 希望拿到較大保護範圍 ---> 結果多寫三種未經實驗的縫合方式 12/03 16:21
34F：→ nnf: ....... 怎覺得有點怪怪的 12/03 16:21
35F：→ nnf: 無論如何寫了就是要選，通常選species去traverse的機率很小 12/03 16:22
36F：推 nnf: 之後若其他species沒辦法rejoin要提分案再提 12/03 16:28
37F：→ nnf: 但答辯就是各人造業各人擔 沒任何實驗數據或說明內容可支持 12/03 16:29
38F：→ nnf: 也不是你的事 說明書寫完定稿就是這樣 12/03 16:29
再次謝謝n大，確實照您說的，說明書不是我寫的，也不是我們公司寫的，我想也只能就我
目前能做的事情來做了。
39F：→ brson: 你英文可以嗎？怎不直接打給美國審查委員討論問題的爭點 12/03 16:43
回b大，我的英文能力還不到可以直接跟美國審查委員電話或當面討論的地步，但我會考慮
明後天與我們公司的美國複代理人（會講中文）電話連絡詢問，謝謝您^^
※ 編輯: lxz (101.15.144.49), 12/03/2017 22:24:23
40F：推 trafficboy: 盡量選。同時做traverse說ab是同一species。搞不好審 12/05 10:50
41F：→ trafficboy: 委同意 12/05 10:50
42F：→ lili: 選species只是選來參考用的，回覆時不需將權利範圍限縮到 12/05 14:15
43F：→ lili: 所選的下位概念，若你獨立項或靠其他特徵即可建立進步性， 12/05 14:16
44F：→ lili: 那麼你的範圍會涵蓋所有下位概念 12/05 14:17