作者lxz (梦与天空交织的瞬间)
看板Patent
标题[问题] 收到美国的Election/Restriction通知
时间Sat Dec 2 23:26:58 2017
各位版上先进好:
小弟是专利新手,在事务所实习目前满三个月。
过去接过台湾跟中国的OA案,但这次第一次遇到美国的election/restriction通知,
小弟对於美国审查基准并不孰悉,有些疑惑想请教版上各位先进。
这次收到美国election/restriction通知的案子一开始并非是我们事务所申请的,只
是後来不知道是什麽原因,就转给我们事务所处理了。
这个案子请了一个方法的发明跟物的发明,该方法是使用该物来达到目的,但审查委
员认为这两个发明是独立的发明,且两个发明之下也有请不同的实施态样(species),
所以发了Election/Restriction通知。
举例说明:
该发明申请有下面两个发明:
Group 1: Claim 1-10 为方法X的发明,下面有a, b, c 三个species
Group 2: Claim 11-20 为物Y的发明,下面有d,e,f 三个species
申请人决定选择Group 1,但是a, b, c 三个species中想要同时选择a, b 两种。
原本以为可以单纯建议对方请分割案解决就好,但偏偏实施方式中只有揭露a的数据。
这样一来,
1. 本案似乎无法单纯提分割案了事,因为claim并没有被说明书所支持;又
2. 如果请申请人补充实施方式後改提CA或CIA的话,在程序或审查上是否会遇到什麽
阻碍或困难呢?
以上,若叙述或观念有误还请版上先进们不吝指正,也请各位先进给予小弟一些建议,
小弟万分感激。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.9.196.232
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1F:推 kaikai1112: 你要不要先弄清楚 "claim被说明书所支持"是指什麽.... 12/02 23:30
2F:→ kaikai1112: 依照你上面的观念 很多生技 医药 化学 材料案 12/02 23:31
3F:→ kaikai1112: 都只能 Claim 到实施方式有揭露的范围.... 12/02 23:32
4F:→ kaikai1112: "范围过广而无法支持" 跟 "说明书无法支持" 12/02 23:40
5F:→ kaikai1112: 是两码子事 12/02 23:41
6F:推 kaikai1112: 还有 美国的限选 并不等於发明单一性的核驳 12/02 23:52
7F:推 kaikai1112: 而且委员不是帮你分好群了 你干吗还要再细分到species 12/02 23:55
谢谢K大的提醒,我发现我整个陷入「被说明书所支持」的迷思里。
因为委员的意见来的第一点就是说这两个发明是独立且不同的发明,委员先用了这两个发
明属於不同IPC分类号来证明;又说这个方法不一定要用这个物才可以实施,这个物也不一
定要用这个方法才可以实施,所以要求限制一个发明来审查。
而委员後面有一点写到「Applicant is adviced that the reply to this requirement
to be complete must include (i) an election of a invention to be examined even
though the requirement may be traversed and (ii) identification of the claims
encompassing the elected invention」
本案是一个医疗方法的发明,而claim写的a, b, c 三个species在实际操作上确实是相同
功能目的但不同手段而已。但是这个claim是一个独立项,而a, b, c三个species是写在请
求项的步骤里,公司里的前辈说,根据过去的经验,还是要选一个species给委员审查。
恳请K大给予意见,谢谢。
8F:推 dakkk: 不用想这麽多 先选一组给他审 12/02 23:59
谢谢d大,我们确实是请申请人选一组给委员审查,但是申请人有上面提到的要求,所以我
在想可以怎麽帮助到申请人,又可以让申请人接受。
※ 编辑: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 00:36:20
※ 编辑: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 00:36:54
9F:推 hensu: OA有要求选species再选即可... 12/03 06:23
10F:推 nnf: 看内文原po应该是生物or材料相关的,那个species应该是OA 12/03 11:30
11F:→ nnf: 要说的 不是原po自己分的... 生医很常见到species 12/03 11:30
12F:→ nnf: 审查委员都帮你分好了 你就选一个发明选一个species给他审 12/03 11:31
13F:→ nnf: 你选两个species他一定又会再发一次OA或直接口头告知你的美国 12/03 11:31
14F:→ nnf: 代理人请选一个species 12/03 11:31
16F:→ nnf: 你就直接跟申请人讲不选的话会带给审查官serious burden 12/03 11:34
17F:→ nnf: 结案 12/03 11:34
18F:→ nnf: 通常生医方面的species还是尽量选跟数据有关的种类 12/03 11:34
19F:→ nnf: 不然到时候答辩会哑口无言.. 12/03 11:35
20F:推 nnf: 比如说用来做实验的细胞种类明明是老鼠,会产生激素A 12/03 11:37
21F:→ nnf: 但我们写在一实施例中通常会列举一堆激素 B, C ,D, E 12/03 11:38
22F:→ nnf: 这时候若B, C, D, E有可能有的激素不是老鼠 而是细菌或别的 12/03 11:39
23F:→ nnf: 物种的相似激素...但根本没做 也不是发明人要申请的主要标的 12/03 11:39
24F:推 lail: 我最近真的遇到一件要我把claim限到做实验的动物种类,一开 12/03 12:04
25F:→ lail: 始美国代理人还觉得不合理想争取,但审委踩得很硬,客户决定 12/03 12:04
26F:→ lail: 限缩物种後就过了... 12/03 12:04
27F:→ nnf: 其实你故意选那种仅是列举但不同物种的种类,除非有很合理 12/03 12:31
28F:→ nnf: 的理由... 实在很难去答辩。觉得跟半导体或结构类型的发明 12/03 12:32
29F:→ nnf: 不太依样 12/03 12:32
30F:→ nnf: 重点还是实验里的东西(通常)就是发明人想要保护的 12/03 12:32
31F:→ nnf: 也没必要去选一个无关的种类 12/03 12:32
谢谢楼上二位先进的意见跟分享,我想我的论述能力还需要加强>"<
n大的意见跟我公司里的前辈说的一样,由於申请人是学校,有OA次数补助限制,所以我
们公司会倾向尽量减少本案接到类似这类通知OA的次数。
老实说我自己是不觉得有选择的必要,因为本次选的species其实是不同的缝合方式,或许
这三种species在实际上是可以相互替换的。
但後来想想,也可能本发明的材料根本不适合用某种缝合方式,只是发明人希望可以拿到
较大的权利罢了,这部分没有实际去实验的话,我会担心无法说服委员认同实施例有揭露
的species的例子可以扩张到claim里面写到的另外两种species上(申请人是学校,发明人
是老师,有关OA的讨论我们都是直接跟发明人讨论)。由於我是第一次接到这类的OA,不
知道委员会不会就此点去挑剔,所以我第一次跟发明人讨论的时候还是以公司前辈的经验
为主。只是发明人担心没被选到的species在之後无法rejoin,所以希望可以不选specie或
是可以选择两个species给委员审查。
我能理解发明人的考量跟想法,所以我希望一方面说服发明人选择给委员审查的项目之外
,另一方面又可以帮助发明人想好未来可以怎样让自己想保护的权利还是有机会拿到,让
发明人可以放心。
只是我经验不足,所以想听听各位前辈的意见,是否可以嗣後提分割(即便没有实验,仅
只是发明人认为不同的species都是可以替换的,并且在说明书中有提到而已)?
又或是建议将本次没有被选到的部分以提出CA或CIA的方式进行呢?
再次谢谢各位先进给予指教及意见。
※ 编辑: lxz (101.9.196.232), 12/03/2017 16:00:48
32F:推 nnf: 那当初何必写三种不同的缝合方式... 12/03 16:20
33F:→ nnf: 希望拿到较大保护范围 ---> 结果多写三种未经实验的缝合方式 12/03 16:21
34F:→ nnf: ....... 怎觉得有点怪怪的 12/03 16:21
35F:→ nnf: 无论如何写了就是要选,通常选species去traverse的机率很小 12/03 16:22
36F:推 nnf: 之後若其他species没办法rejoin要提分案再提 12/03 16:28
37F:→ nnf: 但答辩就是各人造业各人担 没任何实验数据或说明内容可支持 12/03 16:29
38F:→ nnf: 也不是你的事 说明书写完定稿就是这样 12/03 16:29
再次谢谢n大,确实照您说的,说明书不是我写的,也不是我们公司写的,我想也只能就我
目前能做的事情来做了。
39F:→ brson: 你英文可以吗?怎不直接打给美国审查委员讨论问题的争点 12/03 16:43
回b大,我的英文能力还不到可以直接跟美国审查委员电话或当面讨论的地步,但我会考虑
明後天与我们公司的美国复代理人(会讲中文)电话连络询问,谢谢您^^
※ 编辑: lxz (101.15.144.49), 12/03/2017 22:24:23
40F:推 trafficboy: 尽量选。同时做traverse说ab是同一species。搞不好审 12/05 10:50
41F:→ trafficboy: 委同意 12/05 10:50
42F:→ lili: 选species只是选来参考用的,回覆时不需将权利范围限缩到 12/05 14:15
43F:→ lili: 所选的下位概念,若你独立项或靠其他特徵即可建立进步性, 12/05 14:16
44F:→ lili: 那麽你的范围会涵盖所有下位概念 12/05 14:17