【專利侵權訴訟是專利申請品質最嚴厲的審查：大立光 v. 三星】 連結：http://bit.ly/2ckc7Yi 在US專利侵權訴訟中， 被告為了要避免敗訴時所面臨的高額賠償金和產品禁止販售風險， 除了會積極主張被控產品無侵害和專利無效等防禦外， 被告同時也會竭盡全力挖掘原告在US專利申請過程中的任何瑕疵， 盡可能主張原告在申請過程中有不正當行為(inequitable conduct)， 導致原告所主張專利應該為無法主張狀態(unenforceable)。 因此在US專利侵權訴訟中，任何US專利申請程序細節， 均會受到被告的嚴格詳加檢視，所主張US專利的申請品質會受到最嚴厲的審查。 以大立光對三星訴訟案中所主張的申請號11/253945核准專利號US7262925為例， 本文不討論牽涉實質技術內容的相關攻防爭議 (例如：專利無效，產品無侵害，未做IDS呈報先前技術是否為material )， 僅就雙方曾揭櫫的專利申請程序方面瑕疵相關攻防論點， 以及大立光如何因應向USPTP提出更正，來加以說明： 一、大立光以 "小實體 small entity" 申請人身分來提出11/253945專利申請案 美國專利申請相關法規定義 "聘用員工人數500人以下公司" 為 "小實體"，可享有專利審查領證等相關規費的減免優惠。而 "聘用員工人數達500人以上公司" 為 "大實體"，則必需支付較高的專利局相關規費。 如大立光於2015 July 21向USPTO提出文件中所述： 大立光在2004年底時聘用員工人數少於400人， 但於2005年10月提出11/253945專利申請案時， 大立光員工數已經超過500人； 惟大立光專利團隊和承辦US專利代理人不清楚相關人數變化， 故誤以 "小實體" 身分來提出11/253945專利申請案； 大立光於該文件中，要求補繳大立光間的規費差額，以更正該項錯誤。 圖一、大立光請求更正為" 大實體" 二、提出11/253945專利申請案時，發明人僅列一人，且未引用中華民國專利申請日為優先權日 如大立光於2015 May 4向USPTO提出文件中所述：因為失誤，大立光在提出11/253945專利申請案時，未引用中華民國專利TW20050114565 (稍後核准為gn-I255361) 申請日為優先權日，且發明人僅列黃有執(Yeo-Chin Huang)一人。 大立光提出更正， 要求： (1) 改引用中華民國專利TW20050114565申請日為優先權日， 且 (2) ‘925專利發明人加列Hsiang-Chi Tang。 (如此和優先權母案TW20050114565所載發明人表列一致)。 圖二、大立光提出更正” 優先權日”及”發明人” 2015 May 4 –Request for Certificate of Correction and Petition to Correct Inventorship 經過上述更正，目前 USPTO下載的 '925 專利說明書最後已經有下列兩頁certificate of correction內容。 (1)(圖) (2)(圖) 三、核准專利範圍文字錯誤 – 數學絕對值符號 "∣" 誤植寫成 "□" 於 2007 May 14回覆USPTO non-final rejection時，大立光代理人提交的修正後 claim 1專利範圍文字如下 -- 把原本claim 1未修正部分的正確數學絕對值符號 "∣" 誤植寫成 "□"，同時claim 1新增公式部分也加入了更多的 "□" 符號： 稍後於2007年 Jun. 8，審查委員發出 notice of allowance，也引用到 "□" 符號作為核准理由之一。可預期的 "□" 符號最後也出現於2007 Aug.，'925 專利核准時的專利範圍中。 2007年 Jun. 8，USPTO審查委員 notice of allowance 片段如下： (圖) 於2007 Aug.，'925 專利核准時的專利範圍claim 1文字如下： (圖) 稍後在專利範圍解釋聽證中，三星主張該 "□" 符號使得專利範圍不明確indefinite，而大立光則主張該 "□" 符號明顯是個列印誤植錯誤，請求法院解釋專利範圍時，要把 "□" 符號解釋成數學絕對值符號 "∣"。 (圖) 所幸最後法院採納大立光的見解，把 '925專利範圍 claim 1 中的 "□" 符號解釋還原為正確的數學絕對值符號 "∣"。 四、在大立光的較早專利申請案中，已揭露Kubota專利為前案； 但在'925專利申請過程中，相同承辦代理人卻未揭露該 Kubota 專利為前案 根據美國專利法施行細則(37 C.F.R.)§1.56(a)條文規定， 申請人或參與申請案申請或審查過程之人，有義務向USPTO主動提報， 其已知悉足以影響該專利申請案可專利性的相關前案； 如此程序稱之為資訊揭露書（Information Disclosure Statement，IDS）。 而有該項 "資訊揭露" 義務者包含： 專利申請案發明人、受讓人、經手案件之台灣事務所人員、美國代理人、公司內部的專利 工程師…等等。 以下內容係取自三星trial 審理前整理事實和適用法律備忘錄MEMORANDUM OF CONTENTIONS OF FACT AND LAW， 因此極可能是三星的片面之詞；筆者並不熟悉 ’925專利相關技術內容，或許Kubota專利 申請案根本不是 "影響該專利申請案可專利性的相關前案"， 因此相關人員自然無需提出IDS來呈報該Kubota專利申請案。 本段文字旨在說明三星主張論點推理過程，但請讀者理解以下敘述未必為真。 三星片面主張： 1.由相同US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所承辦的大立光較早USP# 7085077專利 中，已經把JP App# 2004-219982 Kubota專利申請案揭露在 US ‘077專利的表格2中。足 證US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所已經知悉該Kubota專利申請案。 (*但筆者看到US ‘077專利表格2中所列出號碼最接近者為JP Pub# 2004-21982， 並沒有列出JP App# 2004-219982 專利申請案 ?) 2.因為Kubota專利申請案是影響該 ’925專利申請案可專利性的重要相關前案， 因此US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所有義務向USPTO呈報該項前案。 3.但US專利代理人Baxley 和台灣Kingcraft事務所並未呈報該Kubota專利申請案， 因此未善盡該項呈報先前技術義務。 4.因為該 ‘925專利申請過程沾染有該項不正行為(inequitable conduct)， 故該 ’925 專利應被判定為無法主張(unenforceable)。 (圖) USP# 7085077專利表2 (圖) 結語 一件核准專利的品質與價值，除了取決發明創作的技術前瞻程度， 和專利範圍的撰寫技巧外，專利申請程序的謹慎控管也是不能輕忽。 專利申請過程一時疏忽所造成的程序瑕疵，訴訟時可能就要面對高度的不確定性， 且需花費高昂訴訟費用來彌補修正。 --

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