【专利侵权诉讼是专利申请品质最严厉的审查：大立光 v. 三星】 连结：http://bit.ly/2ckc7Yi 在US专利侵权诉讼中， 被告为了要避免败诉时所面临的高额赔偿金和产品禁止贩售风险， 除了会积极主张被控产品无侵害和专利无效等防御外， 被告同时也会竭尽全力挖掘原告在US专利申请过程中的任何瑕疵， 尽可能主张原告在申请过程中有不正当行为(inequitable conduct)， 导致原告所主张专利应该为无法主张状态(unenforceable)。 因此在US专利侵权诉讼中，任何US专利申请程序细节， 均会受到被告的严格详加检视，所主张US专利的申请品质会受到最严厉的审查。 以大立光对三星诉讼案中所主张的申请号11/253945核准专利号US7262925为例， 本文不讨论牵涉实质技术内容的相关攻防争议 (例如：专利无效，产品无侵害，未做IDS呈报先前技术是否为material )， 仅就双方曾揭櫫的专利申请程序方面瑕疵相关攻防论点， 以及大立光如何因应向USPTP提出更正，来加以说明： 一、大立光以 "小实体 small entity" 申请人身分来提出11/253945专利申请案 美国专利申请相关法规定义 "聘用员工人数500人以下公司" 为 "小实体"，可享有专利审查领证等相关规费的减免优惠。而 "聘用员工人数达500人以上公司" 为 "大实体"，则必需支付较高的专利局相关规费。 如大立光於2015 July 21向USPTO提出文件中所述： 大立光在2004年底时聘用员工人数少於400人， 但於2005年10月提出11/253945专利申请案时， 大立光员工数已经超过500人； 惟大立光专利团队和承办US专利代理人不清楚相关人数变化， 故误以 "小实体" 身分来提出11/253945专利申请案； 大立光於该文件中，要求补缴大立光间的规费差额，以更正该项错误。 图一、大立光请求更正为" 大实体" 二、提出11/253945专利申请案时，发明人仅列一人，且未引用中华民国专利申请日为优先权日 如大立光於2015 May 4向USPTO提出文件中所述：因为失误，大立光在提出11/253945专利申请案时，未引用中华民国专利TW20050114565 (稍後核准为gn-I255361) 申请日为优先权日，且发明人仅列黄有执(Yeo-Chin Huang)一人。 大立光提出更正， 要求： (1) 改引用中华民国专利TW20050114565申请日为优先权日， 且 (2) ‘925专利发明人加列Hsiang-Chi Tang。 (如此和优先权母案TW20050114565所载发明人表列一致)。 图二、大立光提出更正” 优先权日”及”发明人” 2015 May 4 –Request for Certificate of Correction and Petition to Correct Inventorship 经过上述更正，目前 USPTO下载的 '925 专利说明书最後已经有下列两页certificate of correction内容。 (1)(图) (2)(图) 三、核准专利范围文字错误 – 数学绝对值符号 "∣" 误植写成 "□" 於 2007 May 14回覆USPTO non-final rejection时，大立光代理人提交的修正後 claim 1专利范围文字如下 -- 把原本claim 1未修正部分的正确数学绝对值符号 "∣" 误植写成 "□"，同时claim 1新增公式部分也加入了更多的 "□" 符号： 稍後於2007年 Jun. 8，审查委员发出 notice of allowance，也引用到 "□" 符号作为核准理由之一。可预期的 "□" 符号最後也出现於2007 Aug.，'925 专利核准时的专利范围中。 2007年 Jun. 8，USPTO审查委员 notice of allowance 片段如下： (图) 於2007 Aug.，'925 专利核准时的专利范围claim 1文字如下： (图) 稍後在专利范围解释听证中，三星主张该 "□" 符号使得专利范围不明确indefinite，而大立光则主张该 "□" 符号明显是个列印误植错误，请求法院解释专利范围时，要把 "□" 符号解释成数学绝对值符号 "∣"。 (图) 所幸最後法院采纳大立光的见解，把 '925专利范围 claim 1 中的 "□" 符号解释还原为正确的数学绝对值符号 "∣"。 四、在大立光的较早专利申请案中，已揭露Kubota专利为前案； 但在'925专利申请过程中，相同承办代理人却未揭露该 Kubota 专利为前案 根据美国专利法施行细则(37 C.F.R.)§1.56(a)条文规定， 申请人或参与申请案申请或审查过程之人，有义务向USPTO主动提报， 其已知悉足以影响该专利申请案可专利性的相关前案； 如此程序称之为资讯揭露书（Information Disclosure Statement，IDS）。 而有该项 "资讯揭露" 义务者包含： 专利申请案发明人、受让人、经手案件之台湾事务所人员、美国代理人、公司内部的专利 工程师…等等。 以下内容系取自三星trial 审理前整理事实和适用法律备忘录MEMORANDUM OF CONTENTIONS OF FACT AND LAW， 因此极可能是三星的片面之词；笔者并不熟悉 ’925专利相关技术内容，或许Kubota专利 申请案根本不是 "影响该专利申请案可专利性的相关前案"， 因此相关人员自然无需提出IDS来呈报该Kubota专利申请案。 本段文字旨在说明三星主张论点推理过程，但请读者理解以下叙述未必为真。 三星片面主张： 1.由相同US专利代理人Baxley 和台湾Kingcraft事务所承办的大立光较早USP# 7085077专利 中，已经把JP App# 2004-219982 Kubota专利申请案揭露在 US ‘077专利的表格2中。足 证US专利代理人Baxley 和台湾Kingcraft事务所已经知悉该Kubota专利申请案。 (*但笔者看到US ‘077专利表格2中所列出号码最接近者为JP Pub# 2004-21982， 并没有列出JP App# 2004-219982 专利申请案 ?) 2.因为Kubota专利申请案是影响该 ’925专利申请案可专利性的重要相关前案， 因此US专利代理人Baxley 和台湾Kingcraft事务所有义务向USPTO呈报该项前案。 3.但US专利代理人Baxley 和台湾Kingcraft事务所并未呈报该Kubota专利申请案， 因此未善尽该项呈报先前技术义务。 4.因为该 ‘925专利申请过程沾染有该项不正行为(inequitable conduct)， 故该 ’925 专利应被判定为无法主张(unenforceable)。 (图) USP# 7085077专利表2 (图) 结语 一件核准专利的品质与价值，除了取决发明创作的技术前瞻程度， 和专利范围的撰写技巧外，专利申请程序的谨慎控管也是不能轻忽。 专利申请过程一时疏忽所造成的程序瑕疵，诉讼时可能就要面对高度的不确定性， 且需花费高昂诉讼费用来弥补修正。 --

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