※ 引述《z3919870 (zachary)》之銘言： : 標題: [問題] 美國專利112之核駁的問題 : 時間: Thu Mar 28 14:25:09 2013 : 各位大大，大家午安 : 小弟今天接到一個美國專利112之核駁 : 霎時晴天霹靂不知如何是好 : 事情是這樣的，請聽我娓娓道來： : : 這個案子已經是第3次答辯 : 其中，在第2次答辯中，審查委員指出 : 本案claim中係使用開放式用語，因此無法與前案有所區隔 : 為讓大家快速進入案情，本案修改後的claim 1 大致是長這個樣子 : A......, comprising: : : B...., : C...., : D....,consisting of E, F, G. : : 其中，上次答辯中之爭點就是在技術特徵D，所以我跟主管討論後決定只把D改成封閉式 : 未料，在此次答辯中，審查委員指出： : 1.本案的CLAIM開頭仍然是開放式用語，所以仍然無法與前案有所區隔。 : 2.本案雖然把技術特徵D改為封閉式用語，但說明書中皆使用開放式用語 : 所以本案的說明書無法支持claim中的封閉式用語，所以不符合112之規定。 : : 囧，接到第1點的核駁意見我覺得可以接受 : 但第2點就不知道該怎麼辦了，請問各位大大有遇過把開放式改為封閉式 : 結果接到112的核駁的嗎？ : : 這個案子事實上是一種電極刺激方法 : D步驟是一種決定規則 "determination rule" : 這個決定規則consisting of E and F and G 三個條件 : 本案根據E and F and G 三個條件 決定哪一個電極要刺激 哪一個電極不要刺激 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 這句是重點，希望你們說明書有寫清楚。 : 在此先假設本案根據determination rule決定刺激1、5、9號電極 : : 而引證案刺激了1、5、8、9號電極，其中8號電極違反了本案的determination rule : 但審查委員指稱 : 因為本案是用開放性用語 : 所以審委可以選擇性的觀看引證案中沒有違反本案"determination rule"的部份 : 所以他可以選擇性的不要觀看8號電極 : 只看1、5、9號電極，這樣就沒有違反本案的determination rule了 : 小弟不才 : 把本案的開放式用語改成封閉式用語 : 結果收到了112的核駁 : END 從現有的資訊判斷，步驟D的文字大概是長這樣： D: stimulating the (one of the plurality of the) electrode(s), if the electrode satisfies a determination rule, the determination rule consisting of - condition E; and - condition F; and - condition G. 引證案中的159號電極滿足步驟D會被刺激，而8不滿足， 但因為claim本身的開放式定義，沒有排除D以外可能的刺激步驟， 所以電極8仍然被刺激的事實確實不足以排除這個引證案。 也就是說，你真正需要的並不是D本身到底是開放式定義還是封閉式定義， 而是你的claim到底能不能排除8號而非單純沒有涉及。 方法之一是negatively define你的claim，例如在D後面加入 D2: and not to stimulate the electrode, if the electrode does not satisfy the determination rule. 前提是說明書有支持(我想應該是有)。 至於把comprising 改成consisting of接到112，這在US確實是相當罕見， 這通常是龜毛EPO比較會做的事XD --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 84.86.143.7 ※ 編輯: zweisteine 來自: 84.86.143.7 (03/29 06:22) 你說的沒錯，原本的說法不夠精確，我改一下。 US原則上不用，通常是EP才要， 但是這個審委看起來是特例，要小心一點。 ※ 編輯: zweisteine 來自: 84.86.143.7 (03/29 17:30)