Google专利营运长谈「利用审查数据优化专利申请策略」 (转录自智财散步网站) https://iptouring.com/?p=3255&fbclid=IwAR3xfB1uBXioXOe69njVDC1__DtPBf-E6_ 0vzPU0W01waUknT1iiqM_h8OY https://tinyurl.com/rr4bdnl 打造高品质的专利组合，是每位专利从业人员努力追求的目标。但面对成千上万件的专利 申请数量，如何汰劣留良成为一大难题。 於Google担任专利顾问暨专利营运长的陈煊华（Sylvia Yu Chen，以下简称Sylvia），透 过与外部律师事务所的合作及内部持续改进的品质控管标准，不断地优化这家高科技公司 的专利组合，她分享了如何利用审查数据来支持专利申请策略，与其对谈的是美国专利律 师暨专利大数据专家Chris Holt（以下简称Chris），他拥有超过15年的专利申请与诉讼 经验，同时也是专利审查资料分析工具PatentAdvisor™的共同开发者。 以下就让我们透过Sylvia与Chris两人的互动，来一探审查数据究竟如何在建构优质专利 组合的过程发挥功用。 专利运营如同生产线，数据分析扮演关键角色 Sylvia：我大约五年前加入Google，负责推动专利的运营，包括监督与支持外部律师事务 所的专利申请程序，藉以持续地管理与优化公司的专利组合。专利运营对我而言，就好比 一条专利的生产线！过往的想法着重於如何生产出一件专利，但现在已改变成如何架构与 改善这条生产线，来适应众多专利组合的资产管理。简言之，专利运营就是想办法优化这 条专利生产线。 Chris：审查数据可以在优化的过程中扮演关键角色，然而，也需要去考量到企业与专利 规模。如果只是管理两至三件专利申请案，使用数据的必要性显然不是很高，但假如您掌 握着数十件、数百件，甚至是上千件的专利申请案时，数据肯定可以在专利申请决策中扮 演关键角色。 Sylvia：从制造业的角度来看，运用大量的生产数据分析来优化生产线并提高产品质量， 似乎已经是一件稀松平常的事。这样的思维应该也能转用至专利申请及专利组合管理的领 域来落实。其实在我加入之前，Google在某种程度上也以数据作为指标进行申请决策，例 如参考申请案件的历史数据，来决定是否要提出诉愿，但我认为过往更依赖着外部律师的 经验法则！相较以往，如今的Google提高采纳数据分析的比例，使用着各式各样的数据来 支持做出最佳专利申请决策，包括每件专利申请案的审查意见(Office Action)数量、 PatentAdvisor™的ETA™（Examiner Time Allocation）指标及内部建立的评估指标等。 运用ETA™（Examiner Time Allocation）指标支持专利申请决策 Chris：要知道，并非所有的审查委员都有相同的核准率！如果能在专利申请过程之中， 尽早地知道所属申请案之审查委员的核准率是高还是低，这样的数据肯定很有帮助。ETA ™指标透过演算法分析过往审查数据来客观地衡量审查委员的行为，不仅对核准率进行分 析，数据的来源更涵盖申请中的案件及审查委员的年资。简单来说，就是帮助我们了解美 国专利申请案件所分派到的审查委员是效率高、或是效率低下。间接说明了该申请案可能 花费公司较少、或较多的成本与资源。 Sylvia：确实！我曾经在美国专利与商标局工作过，深知每位审查委员都有其独特性，因 而形塑出审查方式的多样性，但其实透过数据分析可以将他们大致归类为几个类型，ETA ™指标便是相当不错的指标，可用来归类具有特定行为的审查委员。 Sylvia：具体而言，使用ETA™指标可以让申请人知道如何调整申请策略，当某位审查委 员在统计上平均花费较长於审查程序的情况下，则可能需要做好长期抗战的准备，无论是 时间上或成本上的思考，或者是，需要当下立断地更改申请策略考虑替代方案来缩短申请 流程，藉以快速地取得核准并省下大笔金钱。举例来说，当我的申请案已经收到了第三次 审查意见通知，而该申请案之审查委员的ETA™指标是3.5，则我会倾向继续往下进行申复 ，另一种情况是，当该申请案之审查委员的ETA™指标是2.0，那麽我就会考虑不再往下作 申复，而是去综合思考该申请案的商业价值，并选择是否提出诉愿或放弃，提出延续申请 案也是另一种作法。 Chris：如同Sylvia的说明与例示，ETA™指标用较过往精准的方式，预测自身申请案之审 查委员的审查行为，来让申请人作出更好的判断。当你遇到通常在发出一至两次审查意见 通知之後便作出最终决定的审查委员时，建议申请人必须审慎地看待每一次的申复内容， 藉以避免於非必要的修正要求之下，尽速地取得专利。反之，面对那些核驳率大於核准率 的审查委员，太多的往来只会徒耗时间与成本，却丝毫没有增加专利核准的可能性，这时 你必须采取更积极的作法，例如提出诉愿。 专利申请策略应更加多元与弹性 Sylvia：常听闻企业只将真正有价值的创新技术提出美国专利申请，也因为如此，对於美 国专利申请案的申请策略常有两个政策：「不考虑放弃的选项」及「申复优先，诉愿摆在 最後」。律师事务所必然很乐意听到这样的消息，但我认为企业面对专利申请应有更弹性 的多元策略，对於放弃与否也应考虑当初申请该件专利的目的。以Google为例，每位内部 专利顾问都需对自身的专利组合负责，并且结合数据分析、商业目标及外部律师的意见等 多方资讯作综合考量後，方才对放弃申请案作出最终决定。 Chris：这很有趣。从统计上来看，部份企业确实没有那麽频繁地提出诉愿。我认为可能 的原因是，这些企业以为每次的诉愿申请都会进到诉愿委员会进行审理，其实在我担任专 利律师的15年从业经验里，所提出的诉愿申请是很少能到达诉愿委员会的，然而这些申请 案仍然取得了令人满意的结果。况且，申请人也可以透过提出继续审查请求（Request for Continued Examination，即RCE）来提前终止诉愿的程序。换言之，诉愿程序应该要 被更有策略地运用，通常来说，ETA™指标分数较高的审查委员不太可能於短时间内核准 专利，申请人最好选择放弃、提出延续申请案或是诉愿来因应。最坏的情况就是，申请人 遇到了这一类的审查委员，却依旧采取不断地提出RCE，如此只是徒劳无功。当你握有审 查委员们的历史数据分析，手上的专利申请策略将变得更加多元。 Sylvia：Google的专利顾问即有效运用数据并战略性的提出诉愿程序，透过审查委员的诉 愿历史数据，可以提前知道诉愿是否有效，同时也能了解如何架构诉愿阶段的论点。所以 话说回来，如果只是重复地提出RCE来延续申请流程，其成本是相当昂贵的，从不把诉愿 作为申请策略的思考其实招致更多负面影响！我们发现，在某些案件情况下，提出诉愿反 而是节省申请成本的有效方式，如果申请人尽早建议外部专利律师提出诉愿，则他们会立 即将该申请案拉高层级，心态上也更加积极面对，其结果就是申请人因此获得更大的效益 。 除了善用数据指标，也要和外部律师良性沟通 Sylvia：其实无论专利申请案最终的结果是核准或放弃，我想申请人最在意的还是可掌控 的时间与金钱，而不是漫无终点的投入。以下三个重要要素，是我认为每位申请人需要去 衡量的：申复的费用、取得最终结果的时间、核准的可能性！举例来说，如果您的创新技 术可以维持着20年的价值，当然值得投入更多的时间与金钱，然而，如果该技术仅有5年 的价值期间，那麽实在没有必要耗费4年在专利申请上。至於如何衡量这些要素，除了可 以过往审查历史数据作为参考外，与外部律师的合作也是必要，有趣的是，外部律师和审 查委员一样也存在着多样性，双方需要积极的互动与沟通。 Sylvia：这些外部律师经常和不同的审查委员进行互动，因而获得了许多实务经验。但务 必切记，并非所有的外部律师都能尽到他的本分，这时你必须主动向他提出反馈，甚至是 向他的直属主管或事务所合夥人报告。为了确保专利的品质及申请流程的效率，哪怕只是 某件申请案或某位律师的问题，最好都能携手所属事务所一起解决，如此也能避免同样的 问题重复发生。Google与许多外部律师事务所维系着长期合作关系，我们愿意花时间一起 改善他们的内部程序，我们也追踪这些合作夥伴的成效，并以每年两次的频率进行完整评 估，包括主观、客观、定量与定向等构面。简单来说，就如同生产线般不断地除错进而精 进效率与品质，而这也正是专利运营的本质。 --

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