生成式AI創造專利 系列一 AI專利之主體要件 – USPTO就AI發明人身分之實務指引 原文網址:https://bit.ly/3LfWgHQ 原文: 隨著人工智慧的廣泛使用，AI相關發明申請專利，已成為科技業尤其是智財權領域中極受 關注的重要問題。最近美國專利商標局(USPTO)在實務上，進一步闡明專利法與AI交叉的 議題，特別是關於使用AI生成的發明，有關申請專利主體資格方面之實務發展。 美國專利局AI輔助發明專利申請指引 美國專利商標局(USPTO)於2024年2月中，在《聯邦公報》發布關於《AI輔助發明之專利發 明人身分指引》(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions) （以下簡稱指 引），係迄今為止就AI發明提出最明確的新設指標，有助於澄清AI與專利法間多年來關於 主體適格的糾葛。該指引係USPTO根據拜登政府於2023年10月，簽署關於《安全、可靠和 值得信賴AI之開發和使用的行政命令》(Executive Order on the Safe, Secure and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, EO 14110)之後發布 的 [1]。 該行政命令第5.2(c)(i)指示USPTO發布「處理發明人身分和AI的使用」(addressing inventorship and the use of AI)的指引，提供有關決定AI輔助發明之發明人身分屬性 （以下稱發明人資格）的原則。簡言之，係要解決AI系統在發明過程中發揮作用時， USPTO如何處理發明人資格之主體要件的見解。 CAFC Thaler v. Vidal案 -- 專利申請中發明人必須是自然人 早在指引發布之前，人類使用AI做出的發明是否具專利適格，在實務上是個有爭議的問題 。眾所周知的Stephen Thaler研發團隊，深信AI具發明的能力，為AI獨立創造出的「發明 」而到世界各國申請專利，並於申請文件上直接挑明發明人是AI而非人類。 2022年8月，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit)於Thaler v. Vidal案 [2]中，法院就USPTO拒絕將AI系統命名為發明人 的申請進行審哩，裁定「只有自然人才能成為發明人，因此AI不能成為發明人」。CAFC的 理由是，決定的關鍵在於《美國法典》即專利法35 U.S.C. 100(f))條規定，「發明人」 的定義為：「發明或發現申請標的之個人、或在共同發明的情況下集體人的共同發明」， 而根據最高法院的判例Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 455 (2012) [3] ，「個人」指的必須是自然人，除非有跡象顯示國會有其他意圖，但巡迴法院並未發現此 類意圖； CAFC因此認為，《專利法》所謂「個人」指的就是人類。然而，法院進一步解 釋，該案並未審理涉及「由人類在AI協助下所做的發明，是否有資格獲得專利保護」的問 題。 準此，基於AI在發明過程中協助人類，如何處理AI與人類協作創出專利之議題，USPTO乃 發布有關AI輔助發明的發明人身分資格指引，並徵求意見通知。其主要要點包括：AI輔助 的發明，不會因不當發明人資格而被一概視為不可專利；發明人資格分析的重點是人類的 貢獻，特別是實質貢獻（Pannu因素詳後）；指導方針包括五個指導原則以應用Pannu因素 ；指導適用於實用、植物和設計專利及申請；可能對其他專利實踐產生影響。但在介紹 USPTO指引前，也略回顧一下英國最高法院之判決。 英國最高法院關於AI系統是否可成為發明人裁決 除了美國的Thaler案，針對AI系統創造發明之可專利性問題，英國最高法院於2023年12月 下旬，就Thaler v Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks [2023] UKSC 49案亦做出最終判決，裁定只有自然人才能被指定為發明人，最高法院維持 下級法院的原判。原告Stephen Thaler 博士，之前在美國、歐洲和澳洲等國，嘗試將其 創造的AI機器DABUS，列為專利申請之發明人或受著作權保護作品的作者，但迄今都未成 功。 Thaler於2018年在英國二項專利申請，一項涉及食品和飲料容器(food and beverage container)，另一項涉及緊急照明(emergency light)。在每個申請案中，Thaler都明確 表明沒有自然人是發明人，AI機器DABUS是發明人，但其聲稱自己作為DABUS的所有者，有 權獲得專利保護。但Thaler的申請，都被英國智慧財產局、專利法院和上訴法院以相同理 由駁回：Thaler未能按照《1977年英國專利法》的規定，指定自然人作為發明人，而且他 也未能建立自己有申請這二項專利的權利，因此Thaler再上訴。 最高法院同意下級法院之判決，認為《1977年專利法》的許多條款中可看出，發明人必須 是自然人，而由於DABUS是機器因此不能成為發明人。法院並認為，如果Thaler使用DABUS 作為「高度複雜先進的工具」，來增強自己的工作，其結果可能會有所不同。此外，法院 還駁回Thaler關於這些發明是DABUS機器「成果」(“the fruits of” the DABUS machine)的理論；此外，也駁回Thaler主張其開發DABUS，根據「加入原則」 [4](doctrine of accession)就有權擁有這些發明的所有權。法院認為，該原則僅適用於 有形財產所產生新的有形財產(tangible property)。然而，本案涉及的不是有形財產， 而是「新的、非顯而易見的設備和方法的概念，以及將它們付諸實踐之方法的描述」。 最高法院並指出，其並未就更廣泛的問題發表意見，例如關於AI產生的技術進步是否應獲 得專利，或者「發明人」一詞的含義，是否應擴大到包括AI系統等。法院表示這些都是政 策問題，超出Thaler上訴的範圍，而其需要考慮授予專利之壟斷，與公眾因發明公開而受 益之間的平衡。 USPTO宣告 -- 使用AI系統並不妨礙該自然人成為適格發明人 回到USPTO，其認為根據Thaler案，美國專利和專利申請中指定的發明人或共同發明人， 必須是自然人。申請人不得將AI系統列為獨立發明人或共同發明人。USPTO頒定之指引澄 清Thaler案中的原則，特別指出依條文中之法定語言，已明確將發明人身分限制為自然人 。然而，該案並未對AI目前或未來狀態之申請做任何限制；亦即，AI系統和其他非自然人 ，雖然不能在申請中列為發明人，但自然人使用AI系統來創造一項AI發明，並不會因此就 否定或妨礙該自然人有資格作為發明人（或共同發明人）。亦即，AI輔助的發明不會因此 屬於不當發明人而一概被視為不可專利。 想來，USPTO顯然是為了要穩定申請人民心，以免受Thaler案衍生出負面影響，才特別明 白宣示，在發明過程中僅僅使用AI並不會自動排除可專利之保護。 AI輔助發明中人類之實質貢獻 -- Pannu v. Iolab案測試法則 該指引指出，雖然AI輔助發明並非完全不可申請專利，但發明人資格分析，重點應側重於 源自人類聰明才智的貢獻，因為專利的作用，是激發和獎勵人類的創造力。因此，儘管在 發明過程中使用AI系統，該指引重點關注於自然人，是否在發明過程中做出「實質或重大 貢獻」（significant contribution，以下稱實質貢獻），而不僅僅是使用AI工具。否則 即不符合專利保護的條件。雖然這些指引不具有拘束法院的約束力，但其為利益相關者提 供框架，用於預測USPTO將如何考慮AI發揮作用的專利申請，並了解其在適用時的適用取 向。 在界定什麼構成「實質貢獻」時，指引參考Pannu v. Iolab Corp.案(155 F.3d 1344, 1351(Fed. Cir. 1998))中使用的測試因素，來評估人類發明人資格的要素，USPTO因此制 定幾項指導原則，來幫助申請人確定發明人的貢獻是否係實質或重大。於Pannu案中，二 造係爭執系爭專利中誰才是發明人，被告Iolab質疑原告Pannu列為唯一之發明人身份不當 ，因為Link才是真正的發明人。CAFC認定，因為有證據認定Link也是實際的發明人，而 Pannu也承認他和Link討論該項發明，且Link曾貢獻「鏡頭一體成形結構」(one-piece construction)的想法。 CAFC於該案指出，幾個人可以共同當發明人申請專利，即使：(1) 他們沒有一起或同時實 際工作；(2) 每個人沒有做出相同類型或數量的貢獻；(3) 每個人各別對專利中每個請求 項標的沒有做出貢獻。反之，共同發明者所需要的只是：(1) 以某種實質的方式，對發明 的構思或付諸實施(reduction to practice)有做出貢獻，(2) 對所請求保護的發明，作 出品質上非無足輕重 (not insignificant in quality)的貢獻，當該貢獻是根據整個發 明維度來衡量時，並且(3) 不僅僅只是向真正發明人解釋眾所周知的概念或當前的技術狀 態(current state of the art)。因此，CAFC認定Link是共同發明人。 USPTO指引之指導原則 準此，USPTO制定幾項非耗盡式的指導原則，協助申請人了解Pannu因素在AI輔助發明中之 應用，以及釐清發明人的貢獻是否係實質重大，這些原則目的在確保AI輔助發明的發明人 身分問題能正確處理，同時重申人類的聰明才智仍然是可專利發明的核心，承認AI在發明 過程中的支持作用，並保持專利制度的完整性和公平性。 發明人資格遵循Pannu因素 首先，專利申請和專利中，不得列出任何非自然人作為發明人或共同發明人，即使AI系統 在所申請的發明創造中，多麼有價值並發揮關鍵作用亦然。而自然人使用AI系統（或其他 先進工具），只要其對所請求保護的發明做出實質貢獻，依Pannu因素即得作為發明人或 共同發明人。 因此，根據Pannu因素USPTO認為，自然人在使用AI系統創造發明時，雖有AI輔助也一樣必 須對發明中每個被命名的發明人，在以下三方面對做出實質貢獻： 1. 對構思或實施的實質貢獻：發明人必須以某種顯著方式，對發明的構思或付諸實施做 出顯著貢獻。 2. 當根據整個發明的維度與規模，來衡量並與整個發明的重要性相比時，發明人對所申 請保護發明的貢獻品質，必須具備一定程度而非微不足道。 3. 不能僅僅是向真正的發明人，解釋眾所周知之概念，或當前技術狀態：發明人必須做 出超過僅僅解釋已知概念或現有技術的貢獻。 未滿足以上的因素，將被排除作為發明人或共同發明人的資格。 應注意的，Pannu因素分析的重點在於自然人的貢獻。共同發明人可以共同申請專利，即 使每個人沒有做出相同類型或數量的貢獻，或者每個人未對專利的每一個請求項做出貢獻 。這些原則確保發明的核心創意來自於自然人，而不只是依賴於AI系統，以保持專利制度 固有的完整性和公平性。 僅僅單純使用AI系統或付諸實施 僅僅「認知」或「體會」一個問題而向AI系統提出，或只有一個總體目標或擬追求的研究 計劃去提示AI，甚或是只認識到AI系統的輸出具創造性（特別是對普通技術人員 (ordinary skill)來說顯而易見時），這些都並未能達到發明構想的水平，不足以讓該自 然人被認定為AI輸出結果的「發明人」。必須是獲取AI系統的輸出具創造性，並對其做出 實質貢獻者（或使用其進行成功的實驗）才可能是。 換言之，僅單純使用AI系統，提出簡單問題由其輸出結果，不足以構成實質貢獻，無從讓 該自然人被認為係該結果的「發明人」，這樣並未達到專利法中發明構想要求的水平。因 為，發明的構思，是指對發明進行從初步發展到最終具決定性的創意工作；尤其是，發明 人資格不能僅限於想法的提出，還必須包括對這些想法的具體實踐應用，而這些構思和具 體實踐的貢獻，必須是由自然人來完成，而非得以獨立之AI系統來取代。 反之，自然人使用AI系統仍可以有其貢獻，特別是針對特定問題，在提示之建置過程中以 該人之專業知識構思、或判斷和選擇去設計、建構對AI系統之提示，透過迭代優化逐漸從 AI系統中引出特定之解決方案時，該具體解決問題之提示可能被視為具有實質貢獻（請參 考USPTO就生成式AI發明人資格認定之二個範例）。值得注意的是，這與著作權局的立場 不同，該局認為自然人將提示輸入AI系統，即使這些提示本身具有創造性，並透過迭代過 程進行調整，通常也不足以讓自然人聲稱自己是生成輸出結果的作者。 總之，單純僅將發明付諸實施，並不足以對提升發明人層面的水平做出實質貢獻。因此， 不能簡單地採用AI系統輸出結果，而其效用對於本領域普通技術人員來說是顯而易見的， 即得主張自己是發明人。反之，如果一個人對AI系統的輸出，做出實質貢獻而創造出一項 發明，則其可能成為適當的發明人。 基本組成建構之貢獻 另值得注意的是，即使沒有參與發明中的每個步驟，但如該自然人開發出一項「基本組成 建構」(essential building block) [5]，而從其中衍生出擬請求保護之發明時，儘管其 並未參與導致發明構思的每項活動，仍可能被認為對請求保護發明已提供「實質貢獻」。 因此，為特定目的建制AI系統，將其應用產生輸出結果的人，可能被視為是該系統的發明 人，但前提是該AI系統的設計、建構或訓練，對系統所創造出之發明的確做出實質貢獻。 最後，一個人僅僅擁有或監督用於創造發明的一項AI系統本身，並不足以使其有資格成為 發明人，除非其對發明的構思做出實質貢獻。 每個請求項必須由至少一名自然人所發明 指引指出，雖然一名發明人，無需對專利或申請中的每個請求項做出貢獻，但每個請求項 必須由至少一名發明人所發明。換句話說，對專利中的每個請求項都能歸於由一位人類發 明人做出實質貢獻。因此，在涉及由AI輔助的一名或多名人類發明人的申請中，必須將 Pannu因素應用於每個請求項，以確定每位人類發明人，都對每個請求項做出實質貢獻。 該指引警告說，鑑於在發明創造過程中使用AI系統越來越多，申請人應格外小心以確保這 一點。 實質貢獻之逐一請求項和個案測試 指引另指出，確定一個人對AI輔助發明的貢獻，是否「實質或重大」可能很難確定，並且 「沒有明確的測試」，但在某些情況下，針對特定問題設計、建構或訓練AI系統，以得出 特定解決方案的人可被列為發明人，其中設計、建構或訓練AI，對發明人創造的發明應做 出實質貢獻。指引強調所謂之實質或重大貢獻，應在逐一請求項和逐一個案基礎 (claim-by-claim & case-by-case basis)上做出，每種情況下都根據其相關事實認定。 因此，其間之任何灰色地帶將由法院和USPTO決定。同時，為AI輔助發明尋求專利保護的 發明人，應在發明過程中基於逐一專利請求項，仔細記錄由人類所做出的貢獻，包括： 1. 所使用的技術，以及針對特定問題設計、建構或訓練AI系統的程度，以及其性質和細 節； 2. 所採取的步驟，包括概述要解決的具體問題或要實現的結果的提示、AI系統的輸出、 後續實驗和輸出的細化（包括進一步提示或獨立實驗）。 結論 USPTO於2024年5月才截止開放徵求意見，在重新審視回饋後，可能還會有些變化或發佈一 些相關後續。然而無論如何，其所揭示的指導原則，基本上仍屬不確定之專利法概念，譬 如，究竟何種指令提示可達到所謂實質貢獻的高度？何種提示僅是單純詢問而不得構成？ 這些都必須從個案中具體認定，因此指令後續發展，勢必將累積實務上個案後才有辦法再 調整。儘管如此，USPTO就生成式AI發明人資格認定，特地撰擬了二個虛構之範例，供業 界參考（詳下篇所述）。 再者，既然USPTO迄未強制要求有使用AI者必須全部和盤托出，因此實務上可能很多業者 就隱晦不談，因為畢竟在AI黑盒子運作下，人類投入部分如何才構成實質貢獻不見得說得 清。理論上，USPTO在審核的過程中，對其所質疑的部分固可要求申請人解釋，而這又要 看審查委員的功力。再不然，戰場將可能往後延伸到發生實際訴訟時，透過證據開示程序 ，才有辦法要求專利權人將其發明申請過程中，究竟有無以及哪部分使用到AI予以釐清， 來檢驗人類的實質貢獻，姑且拭目以待。 --

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