【情報】撰寫合適的請求項標的 提升專利損害賠償金 http://bit.ly/2oszpwD 撰寫專利請求項保護標的， 需將具可專利性的技術元件應用於市場上下游 可能產生的商品型態或組合，納入專利佈局規劃。 我國專利權分為發明、新型和設計三種， 其申請保護標的雖然各自有別(如下表)， 但遭到他人侵害專利權時，都適用同一套損害賠償計算方法， 即具體損害法、差額法、所得利益法、合理權利金法，共計四種。 權利人可以選擇最有利的計算模型，向侵害人求償。 本文在探討專利佈局期間，如何撰寫合適的保護標的， 盡可能提高賠償金額上限，這在物品專利的保護上，尤為重要。 表、專利保護標的 上述四種損害賠償計算模型， 原理是從侵害人或是專利權人角度出發， 嘗試建構專利權人因侵害行為損失多少經濟利益。 司法實務常見的計算方式為所得利益法， 將侵害人每次實施專利的可得利益(通常指毛利)，加總而得。 以常見的物品專利侵權來說明，侵害人販賣侵權品的售價， 扣除直接成本(即進貨價格或製造成本)後，乘上總銷售數量， 即為權利人可能主張的賠償金額。 歸納公式：「(侵權品售價-直接成本)x總數量=被告所得利益=專利賠償金」 由上可知，提高售價或是數量這兩項變動因子，均有益於提升賠償金。 然而，數量是訴訟上的舉證問題，與專利佈局無關，在此不作討論。 至於提升售價金額的秘訣，在於增加專利請求項所囊括的「元件」數量， 此處所指的「元件」，包含但不限於具有可專利性的元件。 換言之，利用具有可專利性的X元件，搭配其他不具專利性的元件 (A、B、C…)組成商品(X+A+B+C…)，商品亦具有可專利性， 即可提升侵權品售價。專利權人將自身具備可專利性的元件， 結合上下游可見的產品組合，撰寫進專利申請範圍同時保護， 即可增加侵權標的選擇範圍和求償金額。 舉例來說，具可專利性的機車引擎，和其他不具專利性的元件組裝成機車， 機車亦會具備可專利性。假設製造商製造機車引擎的成本為3,000元， 販賣給經銷商為5,000元，經銷商可轉售下游通路8,000元 或是組裝成機車販賣70,000元。從專利佈局的角度上， 就要考慮機車引擎發明，如何和其他元件組合搭配成機車等商品， 撰寫請求項時應一併納入保護。後續專利權人除了以機車引擎請求項， 對製造商或經銷商等請求賠償，亦可以機車請求項對經銷商的組裝行為主張賠償， 等於是專利權人增加一種求償方式，選擇較高單價的商品求償(在本例即為機車)， 會有拉高損害賠償金額的機會。 [註] 以上文所舉案例係以我國為例, 但目前我國智財法院或許相關判例還不是很多， 值得後續案例再觀察。若在美國法院就會被討論權利金計算 基礎是 patented portion (引擎) 或 entire market value (整台機車) 兩種方式；若 claim 標的 "機車" 只有引擎是新創, 其他機車零件都是先前技術，則美國法庭應該會以 patented portion 為計算基礎。 然而，即便專利權人以上述方法完成專利佈局，後續在訴訟實務操作上， 仍會面臨兩個難關： 法院採納所得利益法是毛利的情形，高單價未必帶來高毛利， 直接成本在不同產業和上下游不同位階，未必都是下游商大於上游商， 專利權人需從售價、成本結構、侵權惡意程度選擇被告， 並考慮侵權行為是否涉及教唆、幫助或共同侵權， 以最佳化損害賠償金額； 部分司法判決考慮到具可專利性的元件售價和組合商品售價， 會有價格上不小的落差，而這價格落差所產生的利益與專利權 保障範圍無關，不應該歸屬於專利權人所有。 故法院計算賠償金額時，有可能會考量該侵害專利占商品的整體貢獻程度， 而額外乘上專利貢獻率，降低被告賠償金額。 從物品專利侵權的案例，相信專利權人會感覺到從專利佈局到訴訟階段， 藏有損害賠償諸多不確定性。筆者期望專利權人從前端佈局小細節的努力， 得以將研發果實具體發揮到最大效益。 --

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