原文标题: USITC判定台积电未取得Daedalus Prime诉讼相关专利的授权，双方和解结束相关诉讼 原文网址: https://bit.ly/3OBxILj 原文: 如本网站先前报导依据移转自Intel的半导体专利，Daedalus Prime控告台积电侵权，专 利蟑螂Daedalus Prime分别於於2022年9月、2023年6月，向美国东德州联邦地方法院与国 际贸易调查委员会(USITC) 提起地院诉讼2:22-cv-00352、2:23-cv-00299与337调查请求 #337-1336，主张台积电所制造并进口美国贩售的积体电路产品，侵害其所拥有的多件半 导体相关专利。 因应上述诉讼，台积电於2022年12月30日在德拉瓦州提起确认之诉 (declaratory judgment)，要求法院确认：在Intel把相关专利所有权让渡给Daedalus Prime之前，台积 电与Intel於2022年5月签署LOT交互授权合约，台积电已经取得上述诉讼相关专利的授权 。 USITC 判定台积电并未取得 Daedalus Prime 诉讼相关专利的授权 遗憾地，USITC於2023年7月17日做出 #49判决，初步判定同意投诉人Daedalus Prime 「 针对诉讼专利，台积电并未取得授权」 即决判定的动议，并且否定台积电 「基於已经取 得的授权，主张非侵权」 即决判定的动议。 https://imgur.com/ehhSQFL I. 法院 #49 判决中背景事实段落，讨论下列文件与事实： A文件: Intel与Daedalus於2021年4月21日签署的专利合约。 B文件: 基於保密因素，B文件名称被删除。 C文件: Intel与Daedalus於2022年6月3日签署的专利让渡合约。 D事实: Intel与Daedalus於2021年4月至2022年6月之间的相关行为。 惟可从台积电递交的其他法院诉讼文件，合理推论B文件是 「Intel与台积电於2022年5月 5日签署的LOT交互授权合约」。 https://imgur.com/rrt96pM A. 上述C文件的部分前言与让渡条款文字部分被引述在该判决中： https://imgur.com/GcoftuB B. 关於D事实，Intel与Daedalus於2021年4月至2022年6月之间的行为： 2020~2021年期间，为了处理诉讼专利和其他A合约所列让渡专利的申请程序，两位专利代 理人先後向USPTO递交委任状 (power of attorney) 和其他书状，声称Intel是该些专利 的所有权人。Daedalus则主张，相关专利於2020~2021年期间的申请程序活动并无法用来 佐证Intel拥有该些专利，双方意欲於付款时就移转诉讼专利。 II. 法院 #49 判决页尾注解揭露的部分相关文件如下： https://imgur.com/FmzFcnW Daedalus於2021年4月27日之前，Gomez先生已经代表Daedalus会签简短形式的专利让渡合 约 (Short-Form Assignment)。笔者推论所谓签简短形式的专利让渡合约，意指提供给 USPTO办理移转登记，会被揭露在USPTO Assignment资料库的简短形式让渡合约，仅简要 列出转移专利所有权相关的合约条款，而会省略隐匿双方较机密的交易细节安排。 以诉讼专利USP# 11251281让渡纪录截图说明，点选See documents for details右方连结 後就可以看到2021年4月26日生效的简短形式的专利让渡合约，部分截图如下--只有6项条 款，未揭露价金及其他敏感交易细节. https://imgur.com/CbUQpHn https://imgur.com/3jYan9e III. 将上述相关事实整理成时间轴如下: https://imgur.com/YzUZD8F 需注意，其中 (1) Intel_Daedalus简短版专利让渡合约虽然在2021年4月便已经签署，但 推迟至2023年2月才向美国专利商标局办理登记；且 (2) 2022年6月之前，相关专利於申 请案过程中所呈现的申请人仍然是Intel，因此外部第三人查阅美国专利商标局的官方登 记文件，都只会看到专利的受让人或申请人是Intel的资讯，Daedalus尚未出现在任何官 方文件中。 IV. 法院认定：法院认定：Daedlus依据2021年4月专利合约支付价金後，相关专利所有权 移转就已经生效 台积电主张：Daedalus返还已会签的专利让渡合约PAA副本给Intel是完成双方於2021年4 月签署的专利合约，实现专利所有权转让的必要条件，因此直到2022年6月3日，Intel与 Daedalus双方才完成专利转让。 https://imgur.com/mxwJb0r 但法院认为：尽管合约解释可能需要考虑事实，但Intel与Daedalus於2021年4月签署的专 利合约，并没有含糊不清处，故只需要考虑合约的语言文字。据此法院判定： 1. 「返还已会签的专利让渡合约副本」并非实现专利所有权转让的先决条件。 2. 依据2021年4月专利合约，Daedalus支付相关价金後，相关专利所有权移转就已经生效 。 https://imgur.com/r0g14JG https://imgur.com/bsyxtP3 台积电与 Daedalus Prime达成和解，结束相关专利诉讼 USITC於2023年11月14日做出 #78判决，同意因为双方达成和解而终止相关的337调查。对 应的两件地院诉讼案2:22-cv-00352、2:23-cv-00299，也在2023年11月1日结案。 https://imgur.com/sChxWtV USITC #78判决附件列出下列4项双方提交的和解相关合约的公开版本；由此可知，於本诉 讼案中，TSMC除了支付相关专利授权金外，也同时向Daedalus购入82个专利家族。 https://imgur.com/1KJZv9X 1. Settlement and patent license agreement 2. Patent purchase agreement 3. Binding term sheet for settlement and patent license between Daedalus and TS MC 4. Binding patent purchase term sheet between Daedalus Blue and TSMC USITC #78判决附件的和解合约中，也列出多种排除态样是在授权之外，明文排除不是台 积电关系企业的第三人半导体代工厂、IC供应商、下游客户；并排除不是台积电供应的产 品。其中 「排除半导体晶圆厂」明文列出联电和中芯半导体。 https://imgur.com/W6ZiPRw https://imgur.com/E2P4SFR 授权合约同时加上 「专利授权洗白限制 (No Patent Laundering)」，Daedalus尝试运用 各种条款，来限缩台积电此次取得的授权范围扩大到第三人的半导体代工厂、IC供应商、 下游客户的模糊空间，也保留为Daedalus将来透过相关专利追索第三人的基础。 --

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