从美国电玩大咖动视暴雪被告侵权案--谈元宇宙相关软体发明之专利适格性 https://bit.ly/3Y0uR0p 微软公司购并动视暴雪之最新动态 成立於2008年的全球知名电玩游戏大咖动视暴雪Activision Blizzard（以下称暴雪或被 告），以发行畅销之《魔兽世界》(World of Warcraft)、星海争霸、《暗黑破坏神》 (Diablo)、炉石战记(Candy Crush)、《决胜时刻》（Call of Duty）、《使命召唤》和 《斗阵特攻》(Overwatch)等热门游戏着称。在2023年一元复始之计，就传出科技巨擘微 软公司购并暴雪，在欧美双双踢到反垄断调查的铁板。 这二年来元宇宙横空出世，各产业钜子虽都磨刀霍霍大肆投入，但仅刚露出一丝曙光，距 离实际应用尚远亟待发展，而其中最具体紮实之潜力莫过於游戏娱乐方面，所以微软公司 2022年以高达687亿美金钜额收购暴雪，企图整合游戏搭配微软的Xbox游戏平台，使其在 Mobile、PC和云端拓展出更沉浸拟真的娱乐世界，因此微软处心积虑非得於2023年收购成 功，以巩固其元宇宙之数位科技平台上创新生态及商业应用。 此举不但是史上最大收购案，也是改写全球游戏业历史的最高价，如交易成功微软将成为 仅次於腾讯、Sony之全球第三大游戏集团（其他竞争者还有Meta, Amazon, Apple, Google, Netflix, Disney等大咖）。但也正因如此掀起垄断竞争巨大声浪，该购并案自 去年进行迄今几经欧美英等反垄断之调查，先是传出美国FTC公平交易委员会(Federal Trade Commission)认为其有害竞争，高调提出Anti-trust诉讼（该官司也让各大咖选边 站，Google及Nvidia持反对立场，Meta则力挺微软）；英国竞争及市场管理局 (Competition and Markets Authority) 去年7月也展开调查，并将於今年4月底前完成； 今年一月再传欧盟委员会(European Commission)亦将发表反对声明。 暴雪多件专利侵权诉讼争议 其实，暴雪在专利方面的布局可说是游戏界中的翘楚，其布局方式主要集中在 Activision Publishing与King.com两家公司，该集团於全球120个国家中，共有1千多件 专利组合申请，而其专利布局主要在电玩游戏、虚拟世界、沉浸式互动、虚拟实境等相关 技术领域，很明显的，微软已放眼元宇宙并大肆建构元宇宙基础。 迄今元宇宙中直接相关之专利侵权诉讼尚不多见，例如Immersion v. Meta Platforms（ 元宇宙沉浸式专利侵权诉讼终於开出第一枪 iKnow连结），倒是最能代表元宇宙之游戏业 ，已衍生若干侵权案件，而暴雪人红是非多已多次被告，像AC Technologies and Via Vadis於2014年即对其提告专利侵权，但於2022年2月审判庭召开前和解；其他如McRO, Inc. d.b.a. Planet Blue 2012年（iKnow连结）、Agincourt Gaming 2014年（iKnow 连 结）分别在德拉瓦州提告；Infernal Technology和Terminal Reality 2018年在德州提告 (Case 3:18-cv-01397-D)，该地院核准暴雪不侵权之即席/简易判决(summary judgment of non-infringement)，联邦巡回上诉法院(CAFC)於2023年1月下旬维持地院判决。 按元宇宙中相关发明包含硬体、韧体、软体等装置，其中AR/VR/MR、ASIC(application specific integrated circuit，特殊应用积体电路)、CPU或GPU、光学元件与系统等硬体 与韧体方面，较无专利适格性之疑虑，但元宇宙中很重要的部分都是由软体来实现，长久 以来软体在可专利性适格方面迭有争议。其中针对人们跨入元宇宙之虚拟数位分身（ avatar以下称头像化身），在游戏领域早已行之经年，而2022年10月底才定谳之暴雪专利 诉讼案，对元宇宙相关软体技术之专利适格性甚具启发性，本文爰予以介绍。 Worlds, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. et al案始末 原告Worlds Inc.共拥有5项美国专利：No. 7,181,690 (’690专利)、No. 7,493,558 (‘ 558专利)、No. 7,945,856 (‘856专利)、No. 8,082, 501 (‘501专利)、No. 8,145,998 (‘998专利)，标题皆为「一种使用者能在虚拟空间中进行互动的系统和方法 」，於2012年向美国麻萨诸塞州联邦地院提告暴雪侵犯其专利。 地院法官核准暴雪的即席判决动议申请，於2021年4月底依专利法35 U.S.C.第101条，判 定Worlds的专利属不适格标的系无效而驳回Worlds起诉；Worlds不服提上诉，嗣CAFC审理 後认为本案法律上欠缺待解决之争议，不但完全附议地院，甚至援引联邦巡回上诉法规第 36条(Federal Circuit Rule 36: Entry of Judgment – Judgment of Affirmance Without Opinion)，於判决中不附任何理由即驳回上诉；Worlds再不服2022年6月续提上 诉，向最高法院申请移卷令(filed petition for a writ of certiorari)，最高法院於 2022年10月初裁决不听审，全案确定。 系争专利请求项 原告Worlds专利提供「一种用於透过专用或开放网络上许多用户端之间进行通讯，以提供 用户端之间的图像互动(graphical interaction)」，其指控暴雪侵犯其专利计21个请求 项：即'690专利请求项4、8、13和16；'558专利请求项5和7；'856专利请求项1；'501专 利请求项1-8、10、12和14-16；'998专利请求项18。如原告所述，系争专利透过用户端和 伺服器端之间的「头像化身位置之多重标准过滤(multi-criteria filtering of avatar position)和状态资讯」，以达到「人群控制」(crowd control)与解决多人线上游戏之频 宽问题。其余请求项则透过某种形式之资讯过滤来实现人群控制，只是方式略有不同：亦 即，透过'856专利中「少於全部」(fewer than all)；'690专利和'558专利中「最大数量 」(maximum number)；以及'501专利和'998专利中的「条件」(condition)。 法院审阅系争专利请求项，认定本案二造无异议，暴雪在其即席判决动议申请中所关注之 请求项为：'856专利请求项1，'690专利请求项4，'501专利请求项1，'998专利请求项18 为代表性之请求项。而原告亦侧重於'690专利：一个高度可扩展之三维图形、多用户、互 动式虚拟世界架构，可显示最大用户头像化身（即游戏中的虚拟角色）数量的请求项。特 别是请求项1及其附属请求项4所描述头像化身，被视为代表性请求项，故法院特别援引 '690专利探究其内容： 1. 一种使一第一使用者在虚拟空间中与其他使用者互动的方法，其中该第一使用者和该 其他使用者，各具有一头像化身和与其相关联的一用户端程序，且其中各该用户端程序与 一伺服器端程序沟通，该方法包括： (a)接收来自该伺服器端程序少於所有该其他使用者头像化身的一位置；及 (b)从接收到的该复数位置，判断对该第一使用者显示之其他使用者的头像化身之一 集合， 其中步骤(a)和(b)系由与该第一使用者相关联的该用户端程序所执行。 4. 如请求项1所述的方法，其中步骤(1b)包括： (b)(1) 从接收到的该复数位置中，判断该其他使用者头像化身的一实际数量； (b)(2) 判断该其他使用者要被显示出的头像化身的一最大数量；以及 (b)(3) 比较该实际数量至该最大数量，以判断该其他使用者的头像化身有哪些是要 被显示出， 其中步骤(b)(1)-(b)(3)系由与该第一使用者相关联的该用户端程序所执行。 系争专利拟处理的问题，简言之，系当玩家进行网路游戏时，例如於虚拟场景中会看到丛 林、原野等环境、并出现与人互动如打鬪或抢夺宝物等动画图像，而这样的网路游戏主要 是透过伺服器端（即提供游戏平台业者的server），针对特定用户端（即玩家client）渲 染（以软体生成图像）所有的动画图像，这样不仅可达到快速渲染图像之目的，且还可降 低网路与电脑连线之间的资源使用。具体而言，游戏中让多人透过头像化身协作性互动， 从玩家角度言呈现越多头像化身越会影响视野，所以要尽量集中於玩家邻近的化身与其互 动，而较远的就尽量不要出现在视线内，因此透过软体将其隐藏（即请求项所述之过滤） 以控制数量，俾解决人群(avatar)拥挤问题，并可藉此节省频宽。 类似本案这种软体专利有效性是否得被核准，此即涉及美国专利法及最高法院所揭櫫之判 例。 美国专利适格标的规范及最高法院二步测试法判例 向美国专利商标局(USPTO)申请专利时，必须通过专利三性判断审查，即第101条的适格标 的(eligible subject matter)与产业利用性(utility)、第102条的新颖性(novelty)、第 103条的非显而易见性（non-obviousness，欧盟称进步性(inventive step)），然後再加 上专利说明书之第112条的明确性(definiteness)及据以实施性(enablement)才能核准， 其中第101条可谓三性中最关键之门槛，一旦不通过，其余之第102、103、112条皆毋论矣 ！ 依美国专利法第101条具专利适格标的为：任何新颖和有用之程序、过程、机械、制造或 物质的组合、或任何该等新颖且有用之改良，都可能获得专利。另，法条虽未规定，但根 据美国最高法院历来判例，已发展出若干禁止授予专利不适格(patent-ineligible)标的 ，某些类别不符合专利保护要件，此即所谓之司法例外(judicial exceptions)，其包括 (1)自然法则、(2)自然现象、(3)抽象概念，都属於专利不适格标的，属於依判例法之司 法例外的排除原则(exclusionary principle, excluded by case law)，而一般软体相关 专利申请，比较不会落在自然法则或自然现象，多半集中於抽象概念。 其实，针对新兴科技发展之专利适格性议题，不论是在电脑软体、生物医药或金融科技商 业方法等方面，向来即受美国最高法院之关注，像历来之Gottschalk v. Benson、 Parker v. Flook、Diamond v. Chakrabarty、Diamond v. Diehr、Bilski v. Kappos、 AMP v. Myriad….等着名案例，皆见证了技术开发对专利智财之重大冲击，而这10年来影 响专利最大的，莫过於最高法院2012与2014年Mayo v. Prometheus和Alice v. CLS所做出 二个里程碑之决定性判例，其确立出由该二案发展之「二步测试法」的法律架构(2-step patent-eligibility test)，作为专利适格最重要之判断基础。此後要跨过适格标的之门 槛，皆需通过此Mayo/Alice二步测试法之检验： 首先，确定专利请求项是否针对或指向不符合专利适格的项目，如自然法则、自然现象或 抽象概念等无法予以专利者；若「是」，则对专利适格虽有欠缺，但仍应继续进行第二步 骤之判断； 检视请求项所有元件，无论是单独个别考量(considered individually)或经处理之有序 组合(ordered combination)，其是否达到「实质上比不得予以专利之抽象概念本身还具 有更多内涵」之情形(amounts to “significantly more than the patent-ineligible concept itself”) ；若「是」，则具备「发明概念」(inventive concept)，因此可升 格予以专利。亦即请求项如含有额外之附加元件(additional element)，并足以扭转其性 质而达到实质上多过该不得予以专利之概念，此时就衍生出发明概念得转化为专利适格。 简言之，二步测试法的最终概念在於，请求项的元件或所有元件组合，是否有比原来抽象 概念「实质上更多」(significantly more)的内涵呈现；若有，就意味具备「发明概念」 得转化为专利适格，而所谓实质上更多，可看成是发明含金量，像是增加电脑或网络本身 之功能性，或其相关技术领域中所产生之技术改良等。 另外，USPTO申请实务上当然也要遵循以上最高法院判例，准此，其亦订出2019 PEG专利 适格标的指南(2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance)规范，若 专利申请案落入抽象概念中的任何一组别，即欠缺专利适格。其中Step 2A Prong 1先审 查是否系关於抽象概念的三个组别为：数学概念(mathematical concepts)、组织人类活 动的某些方法(certain methods of organizing human activity)与心智过程(mental processes)或抽象之智能概念(abstract intellectual concepts)；如落入，则进而依 Step 2A Prong 2审查是否将抽象概念整合到一项具体之实际应用中，或再於Step 2B审查 请求项是否实质上更多内涵，後二者肯定则得予适格。 以下Worlds与暴雪间的侵权诉讼案，正是集中焦点於专利不适格之最佳实例说明。 第一步骤判断：请求项指向一抽象概念 二造的争执点在於，原告专利是否指向不符合专利适格，即「过滤」(filtering)位置资 讯(position information)」这样的抽象概念，相当於「人群控制」(crowd control)。 原告Worlds声称其请求项，是｢针对3D虚拟空间新型态之用户端-伺服器端的电脑网络架 构」，但仅凭此项描述，尚不能将其转化为符合专利适格发明。本案依法院之「马克曼裁 定」(Markman Order)[1] ，认为原告具有代表性的'690专利请求项，系设计用於过滤（ 即「确定」和「接收」二步骤）来实现「人群控制」的方法。 法院认为，依Mayo/Alice分析第一步骤，原告专利这种过滤内容，系长久已存在、组织人 类活动之一种基本且众所周知的方法，属於抽象概念。亦即，该请求项只不过是描述一通 用的用户端-伺服器端的电脑架构(general client-server computer architecture)，并 透过执行过滤资讯的常规功能，以解决人群控制的一般问题。 此结论与Mayo和Alice案的第一步骤分析，及其他涉及过滤资讯请求项之专利案件的见解 一致。作为代表性的'690专利的请求项4：接收步骤是关於接收位置资讯，而决定步骤是 告知相关受众(relevant audience)透过比较该实际数量与该最大数量，以判断其他使用 者的头像化身有哪些要被显示出。这些步骤是指导受众「参与易於理解的、常规的、传统 的活动」(well-understood, routine, conventional activity)。也就是说，将这些步 骤视为一个有序的组合来考量时，其「并未於原请求项中，增加任何当单独各别考虑这些 步骤时原先所不存在的东西」，无论是否关注'690专利和'558专利中之「最大数量」请求 项，或'856专利中的「少於所有」请求项(“fewer than all” claim)，或'501专利和 '998专利中的「条件」步骤(“condition” steps)，都是如此。 而本案许多请求项都包含「人群控制」的抽象概念，类似於在Mayo/Alice 案例中所分析 之第一步骤。'690专利的请求项4中使用的「最大数量」(maximum number)，就是一种代 表过滤虚拟空间中人群数量之请求项；'856专利的请求项1系为「少於所有」头像化身位 置资讯(“fewer than all” of the avatars)做为过滤；'558专利的请求项系以最大值 做为过滤；'501专利和'998专利中的请求项则系透过一组条件来实现过滤，其条件系控制 用户端所接收到的位置资讯。然而，在这些请求项中使用「少於所有」或「条件」进行过 滤(use of “fewer than all” or “conditions” for the filtering)，并不会使请 求项的抽象概念之性质变少。也就是说，针对透过教导电脑网路架构，而使多位使用者在 虚拟空间中，进行互动并解决人群控制这样的抽象概念，就类似於现实世界中的电梯、餐 厅和其他向公众开放之实体空间的最大容量限制，而是可在通用电脑上，使用众所周知之 过滤或人群控制的方法和手段，使用其来显示图形结果并生成虚拟世界的视图景象。 第二步骤判断：发明概念 接着，法院继续判断Mayo/Alice分析的第2步骤：请求项是否增加足以使其对抽象概念的 陈述，让其成为具有专利适格的内涵？法院必须单独考量所主张请求项之每个元件，并将 该等元件作为有序组合，来确定其是否衍生出可授予专利之发明概念。而本案系争请求项 系描述「教导一多重步骤的过程，据此一伺服器端接收与各用户端关联之头像化身的位置 资讯；伺服器端接收并过滤多个位置资讯，然後发送被选定之位置资讯的封包给各用户端 」，由此，用户端可进而决定要显示的头像化身。原告因此辩称其专利系教导一种特定的 电脑网路系统架构与方法，故其力辩在考量每个请求项之元件的有序组合时，系争专利已 包括有一项必要之发明概念。 然而，法院不同意原告的理由，认为请求项除了对「传统之後解决活动」(conventional post-solution activity)[2]外，欠缺对任何特定应用之限定(lack limitation to any specific application)，而且该方法除用於传统的电脑组件外，也并未就所描述之抽象 概念添加任何步骤，因此不会使其变得足以具有可专利性。即使考量其中一项专利之每个 元件，本案专利之第一步骤也只是在描述「用户端与伺服器端之间的过滤请求(request) 发送」的资讯形式，而第二步骤仅「简单要求通用电脑(general-purpose computer)之执 行过程」而已，此二者都未能提供将抽象概念，转化为符合专利适格要件之发明概念。 因本案代表性之‘690专利请求项4不够具体，特别是其所提供方法：执行一第一使用者相 关联的用户端程序时，该第一使用者接收少於所有其他使用者的位置，以判断欲显示之其 他使用者头像化身的最大数量，然後将实际数量与最大数量做比较，来决定哪些头像化身 可对该第一使用者显示。虽然要显示之其他使用者头像化身之最大数量的「过滤」，涉及 与该第一使用者相关联的用户端程序，但其请求项中没有任何文字表明，系透过任何类型 之「特定於每个终端使用者之可客制化的过滤功能来完成」，反而是透过一般性陈述来判 断，显示其他使用者头像化身的最大数量而已，因此法院不认定该请求项存有发明概念。 甚者，请求项步骤仅是为了进行人群控制，使用通用功能语言(generic functional language)来达到「过滤位置资讯」的解决方案；法院因此反对原告的辩解，认为其仅是 在电脑上执行或运用抽象概念的指令而已，而对抽象概念申请的限定，「不能只透过尝试 将其使用，限定在一特定之技术环境中来规避」。亦即，请求项所涉及应用於三维虚拟世 界的技术环境这一事实，并不能使该过程具有发明创造性。况且用户端-伺服器端网络、 虚拟世界、头像化身或位置和方向资讯等等，皆非原告的发明，而是该专利试图展示其在 技术环境中的用途；也就是说，该请求项系以通用电脑，运用众所周知的过滤人群控制方 法与手段，使用相同的方法来显示图形结果并生成虚拟世界的景像，这些本质上都不具备 发明创造性，不足以将请求保护之抽象概念「转化」为符合专利适格。 其余请求项亦均未限定於「过滤之任何特定形式或实现」(any specific form or implementation of filtering)，并仅是涉及通用电脑组件而已，均不涉及将抽象概念转 化为专利适格所必须的发明概念。此外，请求项中的步骤顺序（即接收、决定、比较）， 亦无任何限定使其具有发明创造性；其步骤系完全以传统一般的方式来组织。此不仅适用 於作为代表性请求项之'690专利请求项4，且适用於其他相关请求项，包括教导藉「少於 全部」过滤位置资讯或过滤条件，当考虑每个作为单一元件或元件之有序组合的请求项， 皆未能提供必要的发明概念。 基於以上原因，法院因此核准暴雪申请之简易判决动议，根据35 U.S.C.第101条，判定原 告Worlds的专利无效。 结论 总之，元宇宙中充满各式相关软体，包括但不限於AR软体、VR软体、MR混合实境软体、3D 设计软体、游戏软体、低程式码或无程式码平台软体、社交与会议软体、驱动与行销软体 区块链、加密货币和挖矿相关软体 (cryptocurrency and mining software)，要抢下专 利获证的摊头堡，固需参酌如美国2019 PEG专利适格标的指南来申请。然而，当取得专利 後对他人提告时，是否真能通过专利适格性之严格考验，需服膺本案的教训：撰拟元宇宙 （当然也包括AI）相关软体之专利申请，应特别着眼於克服Mayo/Alice二步测试法的难题 ，谨慎做好可能被挑战之分析。 [1] 习知的解决方案，在确定请求项是否将司法例外纳入步骤2A中的实际应用，或在步骤 2B中引用更多时，另一个考虑因素是附加要件是否为司法例外增加微不足道的「额外解决 活动」(extra-solution activity)，其可解为与主要过程或产品相关之活动，而这些活 动只是对请求项做些象徵性或肤浅地添加。额外解决活动包括前解决活动(pre-solution activity)和後解决活动(post-solution activity)。 [2] 美国专利侵权诉讼中，地院法官（非陪审团）会就技术内容进行专利申请范围之解读 (claim construction)，即「马克曼听证」(Markman Hearing)，然後法官会做出「马克 曼裁定」，看被告是否落入专利权人之claim范围内。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 203.145.192.245 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Patent/M.1677228471.A.02E.html