作者stpiknow (H)
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标题[新闻] 纽约地院审理全球首宗元宇宙NFT商标侵权
时间Fri Feb 17 16:44:44 2023
纽约地院审理全球首宗元宇宙NFT商标侵权案结果出炉
https://bit.ly/3Ix8VFR
元宇宙自2021年起风起云涌席卷全球,其中非同质化代币NFT(non-fungible tokens),曾
掀起抢购风潮在世界各国拍场迭创佳绩,现虽略微退烧但之前泛滥抢铸NFT的结果,因「
利之所在,讼亦随之」而引发数起法律争议,尤其是在智慧财产权方面,美国纽约州地方
法院即率先审理有史以来第一件NFT商标侵权案,爱马仕(Hermès,以下称爱马仕)指控
洛杉矶一位数位艺术家Mason Rothschild(以下称被告)侵权,系举世首宗透过商标智财
视角来检验NFT的官司而倍受瞩目。该案於2022年1月在纽约南区地院起诉,2023年1月30
日开审理庭,2月8日纽约曼哈顿九人陪审团刚作出关键性之裁决,判被告抢铸所出售的
NFT侵犯商标权败诉,应赔偿爱马仕133,000美元。
事实概要与提告项目
广受消费者喜爱之法国奢华品牌代表爱马仕,向以皮饰与时尚精品着称,其独特经典的「
柏金包」(Birkin bag)更是名媛仕女的最爱,单件售价从数万到20万美元不等(在佳士得
拍场即曾拍出数十万美元高价),自1986年以来爱马仕在美已售出超过10亿美元的手提包
,在时尚界早已被视为财富和尊贵的象徵而占有重要地位。该公司拥有Hermès和Birkin
等标志之商标权,及柏金包设计之商品外观(trade dress亦称商业表徵)。
当爱马仕尚未跨足NFT时,於2021年底被告未经爱马仕同意,抢先推出100件描绘爱马仕柏
金包的数位图像MetaBirkin NFT,每件外型都呈现略带模糊之人造皮草柏金包的数位图像
,该系列透过社群媒体Twitter、Instagram和Discord及数位店面贩售,最初以450美元的
单价出售,但之後转售飙升至数万美元,让被告卖了1千1百万美元之高额利益,并自称系
坐拥金矿之行销王者。
此举引起爱马仕不满,遂在纽约南区地院提告侵害其Birkin商标、手提包的设计和图像造
成混淆误认;滥用Birkin商标造成淡化(trademark dilution)并损害与其相关之独特品质
和商誉;损害削弱Hermès的商业声誉,而被告另将metabirkins.com注册网域名称用於销
售NFT的网站,与Birkin商标混淆性之相似已稀释商标的显着性和相关的商誉,构成域名
之非法抢注(cybersquatting);并违反联邦和州法下的不公平竞争;爱马仕另特别指控被
告扰乱并排挤其进入NFT市场,更阻碍其从Birkin包声誉中获利的能力,尤其是在几个顶
级时尚品牌当中 --包括Gucci、LV和Balenciaga,使其处於竞争劣势。
康宝汤罐头借镜与宪法第一修正案
爱马仕认为被告的MetaBirkin,基本上只是将Hermès早已知名的Birkin商标,前面简单
加上目前正夯之元宇宙Meta字样,就好像是受到Hermès授权的数位产品一样,藉此抢搭
Hermès品牌的便车。但,被告辩称其NFT柏金包并非制造销售假货,因艺术家从作品中赚
取商业利益完全合法,依美国宪法第一修正案(First Amendment)所保障赋予人民自由表
达之权利,对周围世界的事物去创作和销售其精神作品,充分发挥艺术创造力,此种法律
授予之权利,被告认为同样可让其以NFT方式自由表达艺术作品,故爱马仕之商标权应受
第一修正案的限制。
就像知名普普艺术家安迪沃荷(Andy Warhol),其将日常之康宝汤罐头(Campbell soup)作
素材,描绘创作一系列画作,却被喻为普普艺术重大突破并成为美国现代艺术中的着名形
象,但康宝浓汤并未提告沃荷销售该画作系侵权,因其乃非侵权使用於艺术环境中之艺术
媒介。
商标侵权之案例测试法
首先,就系争NFT数位图像究竟应根据第二巡回上诉法院Rogers v. Grimaldi案之罗杰斯
测试法(以下称Rogers test)进行评估,还是应依一般商标侵权之Gruner + Jahr测试法
(Gruner + Jahr test)?二造产生根本之争执。这二项方法差别在於,如是前者可获得美
国宪法第一修正案的保障,因为宪法本即保护人民意见表达的自由,特别是在与艺术相关
之表达方面,拥有较大弹性不致侵犯他人商标权,因此只要是就艺术表达(artistic
expression)而涉及的商标侵权,根据Rogers v. Grimaldi案中所立下之「表意保护测试
」(speech-protective test),就拥有护身符以反制商标,故被告声称其所铸造之
MetaBirkins NFT相关数位图像,构成一种艺术表达形式,应受第一修正案的保护,因而
具有充分之法律依据铸造销售系争NFT,法院对其创意作品应适用Rogers test测试。
反之,原告则争执,由於被告在推广和销售MetaBirkins NFT时,并没有明显的艺术意图
或表达(discernable artistic intent or expression),因此Rogers案不适用於系争NFT
,而涉及「主要用於商业目的」之所有商标侵权主张,都应接受Gruner + Jahr案例测试
(Gruner + Jahr test),以评估被告使用系争商标,是否构成对产品来源之混淆。因此尚
应外加经典之Polaroid. v. Polarad Elecs.案中之「拍立得因素」(Polaroid factors)
,双管齐下二部测试(two-prong test/two tiered approach),以评估MetaBirkin是否藉
此误导公众,而产生混淆误认可能性(likelihood of confusion)。
本案相关之程序动议申请裁定
由於被告坚称其NFT属於合法之艺术表达创作自由,受到宪法第一修正案的保护并非侵权
,故其认为在程序上原告之诉不待审理就应被驳回,乃於2022年3月提起驳回原告之诉的
动议(motions to dismiss claims),此系因美国诉讼程序须经「证据开示程序」
(discovery)以发现事实,待关联事实厘清後才进行审理庭(trial),其间程序繁琐不但旷
日费时且律师费用高昂,因此如能在诉讼伊始,动用程序战突围一举击败原告当属上策,
依联邦民事诉讼法第12(b)(6)条,被告得提起驳回原告之诉的动议,盖原告於起诉状中,
必须包括足够事实主张,即表面上需有充分事实可认为是真正主张,有足够陈述合理之救
济请求(state a claim to relief that is plausible on its face),起诉状中不能仅
是空泛的主张而缺乏事实,如原告未能做合理描述,程序上就会被驳回。
本案被告遂申请此动议,拟藉此不战而屈人之兵,主张原告表面所陈列之诉求,基於
Rogers案第一修正案根本欠缺法律合理救济基础。但地院嗣於同年5月初判爱马仕之起诉
,包含足够之侵权请求的事实指控,驳回被告之动议申请。
再者,由於没有实际上的真正法律争点,所以被告也申请简易判决(summary judgment,
或称即席判决),系指当事人基於一项强有力之主张或抗辩,因关於该案之重要事实
(material facts of the case)已够清楚,且无任何案件重要事实存有争议点时,即无需
在审判程序上再作辩论。该当事人在法律上即可申请此种判决,让法官快速判其胜诉;同
时,原告方面同样认为,被告侵权事实明确,也没有任何法律争点,同样动议申请即席判
决,因此针对这两造的交叉即席判决(cross motion)申请,纽约地院在今年2月2日驳回两
造简易判决之请求;而过几天後的2月8日审理庭,陪审团也做出被告败诉之裁决。以下兹
就纽约地院驳回简易判决之理由,分析本案重要之争点。
艺术表达 v. 来源标识
究竟什麽可构成「艺术表达」?多数法院认为,凡是作品具有明确表达性(plainly
expressive),且未以原告商标用来作为「来源标识」(source identifier)的情况,即得
适用Rogers test。其重点是,只要原告的商标系被用於像表达目的(plausibly
expressive purposes),而不是用於误导消费者关於该产品之来源,或暗示已经商标权人
认可、授权或与其有所关联,则第一修正案即保护该种使用。法院认为,本案原告的索赔
请求应根据 Rogers v. Grimaldi案中的二部测试(two-part test),以评估艺术作品中之
商标侵权。准此,本案应依该标准来检验艺术表达与商标侵权之间的平衡所在,而其中艺
术表达与来源标识之间分际,艺术相关性与明确误导之间,就成为本案判断之核心议题。
「艺术相关性」因素(Artistic Relevance Factor)
Rogers test中的艺术相关性,是要确保被告意图在其艺术性 -- 即并非想用原告之商标
来建立被告的商业关联,也就是被告没打算与商标连结以利用商标之知名度和商誉。然而
,在Rogers test下,除非商标的使用与基础作品没有任何艺术相关性,而选择仅利用原
告商标或品牌之知名度的价值,否则艺术相关性的证明很容易得到满足。不过应注意,如
果相关商标之选择,只是为了利用原告商标的知名度或宣传价值,则不符合艺术相关性。
因为在这种情况下,被告只是想援引第一修正案作为藉口,其真正目的是想不公平地从原
告努力培养的知名度和商誉中获利。
爱马仕指称,在与投资者的讨论中被告论及:人们未意识到艺术上以…的风格,处於罕见
地位,可修理一家价值数十亿美元的公司;且其曾以短信告诉同事:想透过利用媒体对收
藏品的炒作来赚大钱.……;更曾向投资者保证简单的数位图像以後可换成更好的….;真
正快速地生成MetaBirkins NFT,以便从销售中印制钞票……,这些都证明告拥有滥用剥
削的意图。相反的,被告则坚持认为其表达之目的从一开始就很明确:被告证称其
MetaBirkins NFT是「艺术实验的一部分,以了解有钱有影响力的人,将如何回应推动
MetaBirkins,以及其是否真的会像为实体物柏金包赋予价值一样,为MetaBirkins赋予其
价值」。
本案,关於被告将其NFT围绕原告之柏金包展开,究竟是否出於真正之艺术表达,或是出
於利用原告品牌名称之高度排他性和独特价值,来牟取获利的非法意图,尚存在真正的事
实争议。况且进一步言,被告对原告商标的使用,是否与其作品「在艺术上相关」是一个
法律和事实的混合问题,法院驳回双方就此提出的简易判决动议。
明显误导因素(Explicitly Misleading Factor)与拍立得因素
其次,即使被告对商标的使用与其基础作品,含有某种艺术相关性,但如其系「明显误导
关於作品来源或内容」,则第一修正案不会保护此种使用。因此一件作品诱使公众相信其
是由原告所创作或以其他方式得到允许,则该作品就具有明显之误导性(explicitly
misleading)。此时,就必须透过用古老经典的「拍立得因素」(Polaroid factors)来做
决定,根据这些因素来评估是否存在「混淆误认之可能性」,必须令人信服有此种可能,
才能超过Rogers案所确保之第一修正案保护。换言之,Rogers测试下的消费者混淆必须是
清晰明确,才能凌驾并排除第一修正案的保障。
所谓拍立得因素,是指联邦第二巡回上法院在Polaroid Corp. v. Polaroid Elecs.
Corp.案中,所列出法院和陪审团在评估被告对原告商标的使用,是否具有明显误导性时
,应该权衡的八个因素。将其适用於本案时,相关的考量因素是:
(1)爱马仕商标的强度,商标越强受保护之力度就越大;
(2)爱马仕的Birkin商标与被告的MetaBirkins商标的相似性;
(3)对於原告与被告的MetaBirkins的联系或隶属关系,公众是否显现出真正的困惑
(actual confusion);
(4)爱马仕透过进入NFT领域其「缩小差距」(bridge the gap)的可能性;
(5)在市场上产品的竞争接近度(competitive proximity);
(6)被告使用爱马仕商标是否存有恶意;
(7) MetaBirkin和Birkin商标各自的品质;
(8)相关消费者的成熟度。
双方在消费者是否对爱马仕与MetaBirkins项目的关联,感到困惑这一问题上存在激烈分
歧。事实上,爱马仕委托进行的一项研究发现,在NFT的潜在消费者中,净混淆率(net
confusion rate)为18.7%。除了这些汇总数据外,原告还指出社交媒体用户和媒体的传闻
证据,称这些证据表明人们对该时装公司在该项目中的角色感到困惑。被告则反对该研究
方法,辩称社交媒体帖子并非实际混乱之证据。由於双方在八个因素中的许多方面,仍存
在实质性的事实分歧,其中任何一项都可能对结果产生决定性之影响,正因Polaroid
factors需要在完整记录中提供事实密集、特定背景的分析,许多方面仍然存在真正的重
要事实问题,因此法院认为,本案仍然存有真正实质重要之事实问题(genuine issues
of material fact),排除即席判决(summary judgment),拒绝就此对任何一方作出简易
判决。
结论
综上,测试的试金石是,关於该产品来源或当事人认可,该商标是否被用来误导公众。按
商标法关注的是防止消费者混淆,使消费者容易对市场产品做出明智决定。更具体地说,
商标法保护商标权人「用於市场上识别产品之符号、元素或设施」之权利的原因是,消费
者能可靠地确定特定商品之生产商或来源。这些资讯将确保消费者做出正确之购买决定:
好让消费者可识别其所偏好的品牌与商品品质,而不被混淆或误导。
本案爱马仕赢得被告针对MetaBirkin NFT的诉讼,使其不受第一修正案的保护。陪审团似
同意原告律师在结辩中所述,被告的MetaBirkin NFT不仅误导消费者认为这二个品牌相关
,而且在NFT系列中使用Birkin名称已削弱了爱马仕的品牌,故陪审团裁定NFT可受商标法
管辖,法律保护品牌所有人得免受抢铸或模仿者欲利用其商誉之侵害。而爱马仕之胜诉,
为NFT创作者树立了重要有力的先例,并创造与数位创作相关的智财权法律框架。未来,
像被告这样使用他人品牌的IP来铸造NFT,可能得更加小心,以避免被告。
但也有论者谓:此案不一定与被告使用原告受保护的品牌有关;反之,是被告是否误导消
费者使其以为该NFT与爱马仕的产品有关。但问题是,消费者是否真的被MetaBirkins混淆
?爱马仕产品的相关消费族群,是否真的遭受被告的NFT混淆?从结果观之,本案陪审团
认为被告之使用已构成混淆,针对特定不同之个案事实中,艺术品当然虽仍有受到第一修
正案保护的空间,可是本案之认定将会影响未来的NFT案件,来检验测试艺术与消费品之
间模糊的界限。
总之,新兴科技之下,如何判定数位创意 v. 数位侵权,法院应如何考量评估NFT相关之
商标侵权主张,本案系全球首宗商标智财适用於NFT之指标案例,并提供了若干重要观点
,可为之後商标法如何适用於元宇宙之科技或虚拟世界商品,理出可兹参考之关键判断原
则。
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