纽约地院审理全球首宗元宇宙NFT商标侵权案结果出炉 https://bit.ly/3Ix8VFR 元宇宙自2021年起风起云涌席卷全球，其中非同质化代币NFT(non-fungible tokens)，曾 掀起抢购风潮在世界各国拍场迭创佳绩，现虽略微退烧但之前泛滥抢铸NFT的结果，因「 利之所在，讼亦随之」而引发数起法律争议，尤其是在智慧财产权方面，美国纽约州地方 法院即率先审理有史以来第一件NFT商标侵权案，爱马仕（Hermès，以下称爱马仕）指控 洛杉矶一位数位艺术家Mason Rothschild（以下称被告）侵权，系举世首宗透过商标智财 视角来检验NFT的官司而倍受瞩目。该案於2022年1月在纽约南区地院起诉，2023年1月30 日开审理庭，2月8日纽约曼哈顿九人陪审团刚作出关键性之裁决，判被告抢铸所出售的 NFT侵犯商标权败诉，应赔偿爱马仕133,000美元。 事实概要与提告项目 广受消费者喜爱之法国奢华品牌代表爱马仕，向以皮饰与时尚精品着称，其独特经典的「 柏金包」(Birkin bag)更是名媛仕女的最爱，单件售价从数万到20万美元不等（在佳士得 拍场即曾拍出数十万美元高价），自1986年以来爱马仕在美已售出超过10亿美元的手提包 ，在时尚界早已被视为财富和尊贵的象徵而占有重要地位。该公司拥有Hermès和Birkin 等标志之商标权，及柏金包设计之商品外观（trade dress亦称商业表徵）。 当爱马仕尚未跨足NFT时，於2021年底被告未经爱马仕同意，抢先推出100件描绘爱马仕柏 金包的数位图像MetaBirkin NFT，每件外型都呈现略带模糊之人造皮草柏金包的数位图像 ，该系列透过社群媒体Twitter、Instagram和Discord及数位店面贩售，最初以450美元的 单价出售，但之後转售飙升至数万美元，让被告卖了1千1百万美元之高额利益，并自称系 坐拥金矿之行销王者。 此举引起爱马仕不满，遂在纽约南区地院提告侵害其Birkin商标、手提包的设计和图像造 成混淆误认；滥用Birkin商标造成淡化(trademark dilution)并损害与其相关之独特品质 和商誉；损害削弱Hermès的商业声誉，而被告另将metabirkins.com注册网域名称用於销 售NFT的网站，与Birkin商标混淆性之相似已稀释商标的显着性和相关的商誉，构成域名 之非法抢注(cybersquatting)；并违反联邦和州法下的不公平竞争；爱马仕另特别指控被 告扰乱并排挤其进入NFT市场，更阻碍其从Birkin包声誉中获利的能力，尤其是在几个顶 级时尚品牌当中 --包括Gucci、LV和Balenciaga，使其处於竞争劣势。 康宝汤罐头借镜与宪法第一修正案 爱马仕认为被告的MetaBirkin，基本上只是将Hermès早已知名的Birkin商标，前面简单 加上目前正夯之元宇宙Meta字样，就好像是受到Hermès授权的数位产品一样，藉此抢搭 Hermès品牌的便车。但，被告辩称其NFT柏金包并非制造销售假货，因艺术家从作品中赚 取商业利益完全合法，依美国宪法第一修正案(First Amendment)所保障赋予人民自由表 达之权利，对周围世界的事物去创作和销售其精神作品，充分发挥艺术创造力，此种法律 授予之权利，被告认为同样可让其以NFT方式自由表达艺术作品，故爱马仕之商标权应受 第一修正案的限制。 就像知名普普艺术家安迪沃荷(Andy Warhol)，其将日常之康宝汤罐头(Campbell soup)作 素材，描绘创作一系列画作，却被喻为普普艺术重大突破并成为美国现代艺术中的着名形 象，但康宝浓汤并未提告沃荷销售该画作系侵权，因其乃非侵权使用於艺术环境中之艺术 媒介。 商标侵权之案例测试法 首先，就系争NFT数位图像究竟应根据第二巡回上诉法院Rogers v. Grimaldi案之罗杰斯 测试法（以下称Rogers test）进行评估，还是应依一般商标侵权之Gruner + Jahr测试法 (Gruner + Jahr test)？二造产生根本之争执。这二项方法差别在於，如是前者可获得美 国宪法第一修正案的保障，因为宪法本即保护人民意见表达的自由，特别是在与艺术相关 之表达方面，拥有较大弹性不致侵犯他人商标权，因此只要是就艺术表达(artistic expression)而涉及的商标侵权，根据Rogers v. Grimaldi案中所立下之「表意保护测试 」(speech-protective test)，就拥有护身符以反制商标，故被告声称其所铸造之 MetaBirkins NFT相关数位图像，构成一种艺术表达形式，应受第一修正案的保护，因而 具有充分之法律依据铸造销售系争NFT，法院对其创意作品应适用Rogers test测试。 反之，原告则争执，由於被告在推广和销售MetaBirkins NFT时，并没有明显的艺术意图 或表达(discernable artistic intent or expression)，因此Rogers案不适用於系争NFT ，而涉及「主要用於商业目的」之所有商标侵权主张，都应接受Gruner + Jahr案例测试 (Gruner + Jahr test)，以评估被告使用系争商标，是否构成对产品来源之混淆。因此尚 应外加经典之Polaroid. v. Polarad Elecs.案中之「拍立得因素」(Polaroid factors) ，双管齐下二部测试(two-prong test/two tiered approach)，以评估MetaBirkin是否藉 此误导公众，而产生混淆误认可能性(likelihood of confusion)。 本案相关之程序动议申请裁定 由於被告坚称其NFT属於合法之艺术表达创作自由，受到宪法第一修正案的保护并非侵权 ，故其认为在程序上原告之诉不待审理就应被驳回，乃於2022年3月提起驳回原告之诉的 动议(motions to dismiss claims)，此系因美国诉讼程序须经「证据开示程序」 (discovery)以发现事实，待关联事实厘清後才进行审理庭(trial)，其间程序繁琐不但旷 日费时且律师费用高昂，因此如能在诉讼伊始，动用程序战突围一举击败原告当属上策， 依联邦民事诉讼法第12(b)(6)条，被告得提起驳回原告之诉的动议，盖原告於起诉状中， 必须包括足够事实主张，即表面上需有充分事实可认为是真正主张，有足够陈述合理之救 济请求(state a claim to relief that is plausible on its face)，起诉状中不能仅 是空泛的主张而缺乏事实，如原告未能做合理描述，程序上就会被驳回。 本案被告遂申请此动议，拟藉此不战而屈人之兵，主张原告表面所陈列之诉求，基於 Rogers案第一修正案根本欠缺法律合理救济基础。但地院嗣於同年5月初判爱马仕之起诉 ，包含足够之侵权请求的事实指控，驳回被告之动议申请。 再者，由於没有实际上的真正法律争点，所以被告也申请简易判决(summary judgment， 或称即席判决)，系指当事人基於一项强有力之主张或抗辩，因关於该案之重要事实 (material facts of the case)已够清楚，且无任何案件重要事实存有争议点时，即无需 在审判程序上再作辩论。该当事人在法律上即可申请此种判决，让法官快速判其胜诉；同 时，原告方面同样认为，被告侵权事实明确，也没有任何法律争点，同样动议申请即席判 决，因此针对这两造的交叉即席判决(cross motion)申请，纽约地院在今年2月2日驳回两 造简易判决之请求；而过几天後的2月8日审理庭，陪审团也做出被告败诉之裁决。以下兹 就纽约地院驳回简易判决之理由，分析本案重要之争点。 艺术表达 v. 来源标识 究竟什麽可构成「艺术表达」？多数法院认为，凡是作品具有明确表达性(plainly expressive)，且未以原告商标用来作为「来源标识」(source identifier)的情况，即得 适用Rogers test。其重点是，只要原告的商标系被用於像表达目的(plausibly expressive purposes)，而不是用於误导消费者关於该产品之来源，或暗示已经商标权人 认可、授权或与其有所关联，则第一修正案即保护该种使用。法院认为，本案原告的索赔 请求应根据 Rogers v. Grimaldi案中的二部测试(two-part test)，以评估艺术作品中之 商标侵权。准此，本案应依该标准来检验艺术表达与商标侵权之间的平衡所在，而其中艺 术表达与来源标识之间分际，艺术相关性与明确误导之间，就成为本案判断之核心议题。 「艺术相关性」因素(Artistic Relevance Factor) Rogers test中的艺术相关性，是要确保被告意图在其艺术性 -- 即并非想用原告之商标 来建立被告的商业关联，也就是被告没打算与商标连结以利用商标之知名度和商誉。然而 ，在Rogers test下，除非商标的使用与基础作品没有任何艺术相关性，而选择仅利用原 告商标或品牌之知名度的价值，否则艺术相关性的证明很容易得到满足。不过应注意，如 果相关商标之选择，只是为了利用原告商标的知名度或宣传价值，则不符合艺术相关性。 因为在这种情况下，被告只是想援引第一修正案作为藉口，其真正目的是想不公平地从原 告努力培养的知名度和商誉中获利。 爱马仕指称，在与投资者的讨论中被告论及：人们未意识到艺术上以…的风格，处於罕见 地位，可修理一家价值数十亿美元的公司；且其曾以短信告诉同事：想透过利用媒体对收 藏品的炒作来赚大钱.……；更曾向投资者保证简单的数位图像以後可换成更好的….；真 正快速地生成MetaBirkins NFT，以便从销售中印制钞票……，这些都证明告拥有滥用剥 削的意图。相反的，被告则坚持认为其表达之目的从一开始就很明确：被告证称其 MetaBirkins NFT是「艺术实验的一部分，以了解有钱有影响力的人，将如何回应推动 MetaBirkins，以及其是否真的会像为实体物柏金包赋予价值一样，为MetaBirkins赋予其 价值」。 本案，关於被告将其NFT围绕原告之柏金包展开，究竟是否出於真正之艺术表达，或是出 於利用原告品牌名称之高度排他性和独特价值，来牟取获利的非法意图，尚存在真正的事 实争议。况且进一步言，被告对原告商标的使用，是否与其作品「在艺术上相关」是一个 法律和事实的混合问题，法院驳回双方就此提出的简易判决动议。 明显误导因素(Explicitly Misleading Factor)与拍立得因素 其次，即使被告对商标的使用与其基础作品，含有某种艺术相关性，但如其系「明显误导 关於作品来源或内容」，则第一修正案不会保护此种使用。因此一件作品诱使公众相信其 是由原告所创作或以其他方式得到允许，则该作品就具有明显之误导性(explicitly misleading)。此时，就必须透过用古老经典的「拍立得因素」(Polaroid factors)来做 决定，根据这些因素来评估是否存在「混淆误认之可能性」，必须令人信服有此种可能， 才能超过Rogers案所确保之第一修正案保护。换言之，Rogers测试下的消费者混淆必须是 清晰明确，才能凌驾并排除第一修正案的保障。 所谓拍立得因素，是指联邦第二巡回上法院在Polaroid Corp. v. Polaroid Elecs. Corp.案中，所列出法院和陪审团在评估被告对原告商标的使用，是否具有明显误导性时 ，应该权衡的八个因素。将其适用於本案时，相关的考量因素是： (1)爱马仕商标的强度，商标越强受保护之力度就越大； (2)爱马仕的Birkin商标与被告的MetaBirkins商标的相似性； (3)对於原告与被告的MetaBirkins的联系或隶属关系，公众是否显现出真正的困惑 (actual confusion)； (4)爱马仕透过进入NFT领域其「缩小差距」(bridge the gap)的可能性； (5)在市场上产品的竞争接近度(competitive proximity)； (6)被告使用爱马仕商标是否存有恶意； (7) MetaBirkin和Birkin商标各自的品质； (8)相关消费者的成熟度。 双方在消费者是否对爱马仕与MetaBirkins项目的关联，感到困惑这一问题上存在激烈分 歧。事实上，爱马仕委托进行的一项研究发现，在NFT的潜在消费者中，净混淆率(net confusion rate)为18.7%。除了这些汇总数据外，原告还指出社交媒体用户和媒体的传闻 证据，称这些证据表明人们对该时装公司在该项目中的角色感到困惑。被告则反对该研究 方法，辩称社交媒体帖子并非实际混乱之证据。由於双方在八个因素中的许多方面，仍存 在实质性的事实分歧，其中任何一项都可能对结果产生决定性之影响，正因Polaroid factors需要在完整记录中提供事实密集、特定背景的分析，许多方面仍然存在真正的重 要事实问题，因此法院认为，本案仍然存有真正实质重要之事实问题(genuine issues of material fact)，排除即席判决(summary judgment)，拒绝就此对任何一方作出简易 判决。 结论 综上，测试的试金石是，关於该产品来源或当事人认可，该商标是否被用来误导公众。按 商标法关注的是防止消费者混淆，使消费者容易对市场产品做出明智决定。更具体地说， 商标法保护商标权人「用於市场上识别产品之符号、元素或设施」之权利的原因是，消费 者能可靠地确定特定商品之生产商或来源。这些资讯将确保消费者做出正确之购买决定： 好让消费者可识别其所偏好的品牌与商品品质，而不被混淆或误导。 本案爱马仕赢得被告针对MetaBirkin NFT的诉讼，使其不受第一修正案的保护。陪审团似 同意原告律师在结辩中所述，被告的MetaBirkin NFT不仅误导消费者认为这二个品牌相关 ，而且在NFT系列中使用Birkin名称已削弱了爱马仕的品牌，故陪审团裁定NFT可受商标法 管辖，法律保护品牌所有人得免受抢铸或模仿者欲利用其商誉之侵害。而爱马仕之胜诉， 为NFT创作者树立了重要有力的先例，并创造与数位创作相关的智财权法律框架。未来， 像被告这样使用他人品牌的IP来铸造NFT，可能得更加小心，以避免被告。 但也有论者谓：此案不一定与被告使用原告受保护的品牌有关；反之，是被告是否误导消 费者使其以为该NFT与爱马仕的产品有关。但问题是，消费者是否真的被MetaBirkins混淆 ？爱马仕产品的相关消费族群，是否真的遭受被告的NFT混淆？从结果观之，本案陪审团 认为被告之使用已构成混淆，针对特定不同之个案事实中，艺术品当然虽仍有受到第一修 正案保护的空间，可是本案之认定将会影响未来的NFT案件，来检验测试艺术与消费品之 间模糊的界限。 总之，新兴科技之下，如何判定数位创意 v. 数位侵权，法院应如何考量评估NFT相关之 商标侵权主张，本案系全球首宗商标智财适用於NFT之指标案例，并提供了若干重要观点 ，可为之後商标法如何适用於元宇宙之科技或虚拟世界商品，理出可兹参考之关键判断原 则。 --

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