美国CAFC就AI可否为专利发明人之争议谱下终曲乐章 https://bit.ly/3BPz1kj AI可以当专利的发明人吗？相信很多人对这一议题都不陌生！前二天美国联邦巡回上诉法 院(CAFC)，终於针对三年来全球遍地开花般的此一争点，做出形同「最後一哩」的判决。 话说具传道士般精神的Stephen Thaler研发团队，深信AI具有发明的能力，让演算法由AI 自己创造出两个「发明」後取名为DABUS，为AI请缨到各国申请专利，甚至於申请文件上 直接挑明，发明人是DABUS而非人类，迄今欧盟、美国、英国、澳洲、南非和我国等专利 局皆已表态。 欧洲专利局於2019年11月认定DABUS非人类发明人驳回申请，上诉後2021年底上诉委员会 亦驳回其诉愿；而英国智慧财产局2019年12月也以相同理由驳回，上诉後遭英国高等法院 判维持智财局见解，再上诉後英国上诉法院仍予以驳回，英国与欧盟皆认为AI非自然人不 得作为发明人，发明人、权利人仅能归予人类。 但南非与澳洲是比较特殊的例子。以上DABUS专利申请虽到处碰壁，南非的专利局於2021 年7月却授予发明专利，因南非专利核准并非采实质审查，而只是形式审查而已（类似新 型专利），因此只要文件正确专利局几乎照单全收。该专利局未因Thaler明示发明人非人 类就迳予驳掉，故结果上看似已接受AI为发明人，惟嗣後是否有人对其提出主体不符之举 发，尚待观察。 澳洲专利局裁定，因DABUS不符合应提供发明人实际姓名规定，申请先遭核驳，但就在南 非专利局核准後二天，澳洲法院也做出历史性判决：发明人可以是非人类，2021年联邦法 院却推翻专利局见解，让Thaler在澳洲首次逆转，认为专利法中没有发明人必须是自然人 之要求，法院认为虽只有自然人或法人才能成为专利权人，但无从推论出发明人必须是自 然人。可惜昙花一现，上诉後澳洲联邦法院於2022年4月又推翻原判决，回到与英国欧盟 主流见解，判定只有自然人才能成为实际发明人，AI则否。 以上争议，在欧盟、英国、澳洲、和我国[1]相继尘埃落定之际，最後出台的是全球专利 霸主美国的联邦巡回上诉法院(CAFC)，本文即针对其如何就AI之发明人争讼，谱下最後之 终曲乐章。 本案事实概略 Thaler於2019年7月向美国专利商标局(USPTO)提交两项专利申请，称为「统一感知自主引 导装置」(DABUS: Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science)， Thaler将其描述为：原始码或编程和软体程式的集合。其美国申请号16/524,350（教导「 神经火焰」Neural Flame）和16/524,532（教导「分形容器」Fractal Container），并 将DABUS列为两项申请的唯一发明人。Thaler认为，他自己并未就此发明的构思有所贡献 ，而都是DABUS的自主发明，而任何发明所属技术领域中具有通常知识者(PHOSITA: Person having ordinary skill in the art)，都可采用DABUS的输出，将申请中的想法 付诸实践。 与一般人用发明人的姓名不同，Thaler在申请中刻意写为该发明是由AI非人类产生，为了 满足35 U.S.C. § 115要求发明人在申请专利时应提交宣誓或声明，Thaler乃代表DABUS 提出「发明人(inventorship)声明」，解释DABUS是一种特殊类型的连结主义的人工智能 AI(connectionist AI)，称为「创造力机器」(Creativity Machine)，然後Thaler再提文 件声称DABUS已将发明人所有的权利转让给他。 USPTO审阅後认为申请缺乏有效之发明人，因文件不完备向Thaler发出提交非临时申请遗 漏通知，要求Thaler补正有效的发明人。Thaler则请求根据其发明人声明撤销该通知，但 遭致拒绝，理由是「机器不符合发明人资格」，USPTO於2020年4月以AI非自然人不得成为 发明人驳回Thaler的申请。Thaler随後依行政程序法(Administrative Procedure Act)， 就USPTO最终决定提起司法审查，上诉後维吉尼亚东区地院同意PTO的意见，专利法将发明 人定义为仅限於自然人，亦於2021年9月驳回，理由重申专利法之「发明人」必须是「个 人」，且法规中「个人」的简单含义就是自然人，故核准USPTO所提之简易判决动议 (motion for summary judgment)[2]，驳回Thaler请求，Thaler於是再向CAFC提出上诉。 美国CAFC之判决 针对是否可将AI软体系统列为专利申请的发明人，CAFC认为欲解决此问题，不需去探究AI 发明性质等形上学的问题，反而应考量相关法规中之定义适用来判决。CAFC Stark法官最 後於2022年8月5日做出结论，专利法要求「发明人」是自然人，因此维持原判决，以下兹 介绍CAFC重要论点。 美国AIA发明法案规定之文本解释原则 CAFC认为本案唯一的问题是，AI软体系统是否可成为专利法下的发明人，而欲解决法律解 释的争议时，依最高法院BedRoc Ltd. v. United States, 541 U.S. 176, 183 (2004)， 应从法定文本(statutory text)着手，如文本明确即可依其解释结案。而CAFC认定本案并 无含糊之处：因专利法明确规定要求发明人必须是自然人之「个人」。而美国自2011年通 过AIA发明法案(Leahy-Smith America Invents Act)以来，专利法已将「发明人」定义为 「发明或发现发明标的之个人或联合发明的所有个人」；该法案也将「联合发明人 (joint inventor)」和「共同发明人(coinventor)」定义为「发明或发现共同发明标的之 任何个人」(35 U.S.C. U.S.C. § 100(f) & (g))，在描述发明人申请专利时陈述时，该 法案始终将发明人和共同发明人称为「个人」。 专利法名词之恰当解释 纵使美国专利法未定义「个人」，然而，正如最高法院於Mohamad v. Palestinian Auth., 566 U.S. 449, 454 (2012)案中所解释的，当用作名词时，individual通常意味 着一个人，这与一般日常用语中如何使用这个词是一致的，像人们说「去商店」、「离开 房间」和「开车」，都明确是指自然人；另2022年版之牛津字典也证实这个词的普遍理解 。而且美国「词典法」(Dictionary Act, 1 U.S.C. § 1)也规定「人(person)和「任何 人」(whoever)一词的立法用途广泛包括「公司、协会、公司、合夥、社团和合股公司以 及个人」，这表明除非另有说明，否则国会将「个人」理解为自然人。 因此依最高法院裁定，在法规中使用「个人」一词时指的是人类，除非国会「有某种迹象 表明」打算进行不同的解读。惟专利法中没有任何内容表明，国会打算偏离设定默认值之 含义(default meaning)。相反的，专利法的其他部分皆支持该法中的「个人」是指人类 的结论。例如，专利法使用人称代词 -- 「他/她自己」(himself & herself)来指涉「个 人」(individual)，却不使用非人的「自身」(itself)，如国会有意让非人类做发明人当 非如此立法。再者，专利法还要求发明人提交宣誓或声明，即要求发明人表明「自己是申 请案中请求保护发明的原始发明人或原始联合发明人」）。 Thaler援引专利法第101和271条之抗辩 Thaler援引专利法中的几项法条，以支持其「发明人」应广泛包括AI软体的立场，但都未 能说服CAFC。Thaler指出第101条和271条中都使用“whoever”，第101条规定「任何人 (whoever)发明或发现任何新颖有用的程序、机器…..都可能获得专利」，而第271条在阐 明构成侵权时，也反复使用「任何人」(whoever)来包括公司和其他非自然人之实体，可 是CAFC认为该非人类可能侵犯专利这点，并不能就推论出：非人类也可能是专利的发明人 。面对系争问题，应回到专利法对「发明人」的定义，使用「个人」一词，而不使用「任 何人」。 CAFC先前已作过之案例 CAFC认定「发明人」必须是自然人的观点，其实与其之前曾做过先例立场一致，像是 Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323(Fed. Cir. 2013)案，CAFC即认为发明人必须是自然人，而 不能是公司或主权国家(sovereigns)；另依Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248(Fed. Cir. 1993)案，也提及只有自然人可以成为发明人。虽然这些个 案系在处理不同的问题，但得出的结论都是，公司和主权不能成为发明人，该两个案例证 实在专利法中，「发明人」的一般含义仅限於自然人。 Thaler援引发明制造方式之抗辩 Thaler另主张AI应具有发明人资格，否则可专利性(patentability)将取决於「发明的制 造方式」(the manner in which the invention was made)，这将违反35 U.S.C. § 103 ，但CAFC认为专利法第103条[3]规定与发明人无关。相反的，在相关部分其认为，像即使 发明是在「常规测试」(“routine” testing)或实验中发现的，其仍有可能是非显而易 见。参Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V., 865 F.3d 1348, 1356(Fed. Cir. 2017)；Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 (1966)。 该法条规定系与发明如何制作有关，并不特别针对谁可能是发明人而做规范。再者， Thaler缘引最高法院Yates v. United States, 574 U.S. 528, 537 (2015)案，强调「发 明人」一词的解释，必须注意「使用该词语前後文及整个法规更广泛之背景」，但CAFC认 为其正在承担这项任务。基於上述理由，专利法在整体考量时得以确认「发明人」必须是 自然人。 Thaler抗辩AI做专利发明人可鼓励创新 Thaler辩称，让AI当发明人应可鼓励创新和公开揭露，但CAFC认为Thaler此论点仅是推测 性的，而在专利法中缺乏依据，因为摆在CAFC面前的法条文本是明确的，CAFC引用最高法 院最新的Sw. Airlines Co. v. Saxon, 142 S. Ct. 1783, 1792-93(2022)案例，「不能 援引模糊之法律目的，来凌驾国会已选择的措辞之上」。更何况，CAFC此处并非在处理： 面临人类在AI辅助下所做的发明，是否有资格获得专利保护的问题。 Thaler宪法规避准则之抗辩 最後，Thaler援引「宪法规避准则」(canon of constitutional avoidance)，他辩称允 许AI为发明者，将可支持专利之宪法宗旨 --「促进科学和有用技术的进步」（美国宪法 U.S. Const. Art. I, § 8, cl. 8）。因此争执如不承认AI是发明人，会破坏此种进步 ，从而解释法条时应避免潜在之宪法问题；但CAFC认为这不正确，因宪法系授予国会立法 权，而国会也已选择透过专利法来行使其权力，CAFC援引二个案例来说明，宪法规避理论 不能适用，其一於Warger v. Shauers, 574 U.S. 40, 50 (2014)案中，所谓宪法规避准 则在没有歧义的情况下不能适用；其二於Veterans4You LLC v. United States, 985 F.3d 850, 860-61(Fed. Cir. 2021)案，则释明当关於法规之合宪性存在严重问题时，该 项规避准则才可能有所帮助，惟本案皆无此情形，因此Thaler不能争辩将发明权限制在自 然人身上会构成违宪。 Thaler的下一步 其实，Thaler并不是只单单想要让AI当发明人而已，下一步其应是想要让AI往得成为专利 权人的方向迈进！但不意出师未捷，但估计他不会就铩羽而归，应还想要最後一搏上诉到 最高法院，但不过看来机会不大！因为，美国最高法院对众多将CAFC判决上诉之案件，常 不会受理准予听审，而通常是只挑选具有全国性的意义或重大法律争议案件（具作成判例 价值者）才会核准(grant certiorari)，估计Thaler再上诉将有相当难度。 小结 否定AI为发明人後诉讼上可能面临之挑战 於否定AI得为发明人後，可确定的是，即使请求项完全由AI完成，发明人仍应载为自然人 ，然而人类提供演算法与数据集之安排、配置和训练、权重与参数之调校和执行，不表示 发明最後构思出来的「具体技术内涵」，真的是由人类所写出来。目前整个专利完全由非 人类之AI完成，如DABUS情况仍属少数，大部分应是透过AI产生的数据，由工程师转换成 专利内容，实际上系经AI协助与人类共同发明(joint inventors)，但法律上AI当然也不 得为共同发明人。 这个议题於专利诉讼时尤其重要，因美国有发现事实之证据开示程序(discovery procedure)，包括文件提供(production of documents)与证人询问采证程序 (deposition)等，理论上被告得要求原告提交背後之演算法，包括设定的参数及所有输入 训练集的一切资料并进行诘问（实务上要求将原始码提出的很多），如嗣後果因此发现系 「AI影武者」所为，则侵权之被告得否以其非人类写出，作为专利内容记载不实之抗辩， 使其在法律上无法执行（unenforceable，实务上假如依证据开示发现有二个发明人，但 专利申请上只填写一人，但此仅对被告之抗辩而非否定整个专利的效力）。 因此，将来一旦这个潘朵拉的盒子打开，可能是诉讼上必须面临之挑战。看起来，针对AI 不得做为专利发明人之外，上述各法院於判决中都仅消极地予以否认，而未能进一步地积 极宣示，在这种情况下演算法工程师或操盘人员都应是适格之实际发明人。但或许，不久 後另将有後续发展。 --

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