韩国KAIST因未收到FinFET专利诉讼和解金相关收入，转而控告其专利货币化代理人KIP 与诉讼资金融资者 https://bit.ly/3ytyRx5 这是一件专利权人与代理人因专利资产货币化後而延伸之金融纠纷，而且涉及当今热门半 导体FinFET制程技术。起初当时，为了活化专利资产，获取专利授权金收入，韩国科学技 术院（Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST）与外部专利资 产货币化顾问公司P&IB於2012年共同成立附属机构KAIST IP Co.（KIP）来推动专利授权 活动。KIP於2016年成立美国子公司KAIST IP US LLC（後来更名为KIPB LLC., ；KIPB） 。 KIPB分别於2016年底与2019年初，在美国东德州联邦地方法院提出FinFET相关专利侵权诉 讼案2:16-cv-01314，2:19-cv-00056，主张三星电子（Samsung Electronics）、高通（ Qualcomm）等公司所贩售之半导体产品侵犯KIPB转自KAIST所取得之一件美国专利USP# 6885055。 於2018年，德州法院陪审团判决三星产品构成侵权需支付4亿美元损害赔偿，但法官稍後 於2020年裁决，把相关支付金降低为2.03亿美元後，KIPB与三星达成和解 。 https://imgur.com/a/BV5tfJx KAIST因迟迟未收到2.03亿美元和解金的任何相关收入，而状告专利货币化合夥人 KAIST於2022年3月2日先在威斯康辛州密尔沃基（MILWAUKEE）州法院提起诉讼 [*4 (2022-CV-1342)]，控告其专利货币化合作夥伴KIP、P&IB、KIPB与诉讼资金融资者 Paulina Fundingco, LLC（Paulina）。 KAIST在诉讼中主要主张： 针对三星专利侵权诉讼，法官於2020年作出最终判决後已经过去多年，但KIP尚未将侵权 诉讼相关的任何收入交付给KAIST； KAIST并且指责其所建立的专利授权业务附属公司KIP未经其同意就与Paulina签署诉讼融 资借贷交易。 KAIST在诉状中揭露更多交易与争议的背景资讯： 於2012年7月，KAIST和KIP签署商业协议，KIP同意"积极运用KAIST授予的独家许可或让与 专利权，聚焦努力使KAIST拥有的知识产权尽可能带来最大收入"。此商业协议的初始效期 虽然於2015年7月2日结束，但根据协议第4条，此协议此後每两年自动延长效期。 於2016年7月，KIP和Paulina签署 "预付远期购买协议"（Prepaid Forward Purchase Agreement, PFPA），Paulina将提供KIP高达600万美元的专利诉讼资金；若专利诉讼胜诉 或获得有利结果时，则Paulina将获得350% 的投资回报。 於2019年10月2日，KAIST和P&IB双方签署 "KIP管理基本协议"（Basic Agreement for Management of KIP Co., Ltd.）。同时，KAIST、KIP 和 KIPB之间也签署利用FinFET专 利的 "收入分享协议" （Revenue Sharing Agreement）。该两项协议约定了若干KIP运作 和相关收入分享细节，例如：在收到被授权人所支付资金後30天内 ... 将相关收益分成 金额存入 KAIST的银行账户。 当KAIST和KIP於2019年10月签署上述管理协议和收入分享协议时，KAIST并未被通知KIP和 Paulina之间存在任何合约关系义务。直到2020年底，Paulina与KIP所进行的合约相关仲 裁程序时，KAIST才获悉KIP和Paulina间存在上述 "预付远期购买协议"。 因应仲裁员命令，KIPB将2100万美元存入密尔沃基市美国银行的信托账户中。且KIP於 2021年，未事先通知KAIST，迳已指示向Paulina转移2400万美元。KIP与Paulina之间相关 仲裁的最终听证会原本预定於2022年3月上旬举行。 KAIST担心，若KIP与Paulina仲裁达成和解，则KIP将依据仲裁结果动用相关信托基金来支 付Paulina；如此KAIST将失去信托基金中对应收入分享协议的KAIST应得份额。因此KAIST 提起诉讼，要求威斯康辛州法院冻结美国银行在密尔沃基的信托帐户保管的约2300万美元 。 Paulina移转管辖到联邦法院，被告并要求撤回或驳回KAIST所提诉讼 Paulina於2022年3月12日在威斯康辛州东区联邦地方法院提起诉讼 [*3 (2:22-cv-00317)]，要求将相关诉讼移转到联邦法院；KAIST稍後於2022年4月20日提出修 改後诉状。 於是，被告们於2022年6月3日分别提出答辩状，依据不同理由敦促威斯康辛州法院允许他 们提前退出由KAIST针对三星2.03亿美元赔偿金分配问题而提起的此项诉讼。 Paulina於答辩状中辩称：KAIST未能辩证说明Paulina通过仲裁信托基金回收投资报酬为 何是不公正或不公平的；Paulina只是试图执行与KIP签署的诉讼资助合约，取回应有的投 资报酬。如下列答辩状所示： https://imgur.com/lTz8cwl KIP则辩称： （1）这是当事人多为韩国人，根据韩国合同所发生的争议，且该韩国合约规定需在韩国 进行仲裁的韩国纠纷。依据第七巡回法院判例，威斯康辛法院必需驳回KAIST所提起的此 项诉讼。如下列答辩状所示： https://imgur.com/RIKsFT1 （2）KIPB於东德州提起控告三星侵害的诉讼仅涉及美国专利，而KIPB从 Paulina获得融 资资金纯粹是为了美国专利诉讼所需。KIP相关被告辩称：KAIST错误地认为根据双方协议 ，KIP、KIPB需要和KAIST讨论美国专利维权的相关事宜。 KIP相关被告辩称："针对美国专利，商业协议的四角规则都没有讨论权利或对KIP 施加任 何义务。事实上，针对KAIST并未对曾拥有的专利，在商业协议并没有对KIP施加任何合同 义务，即KIP或KIPB应该做什麽"（"Nowhere in the four corners of the business agreement discusses the rights or imposes on KIP any obligations concerning the U.S. patent. Indeed, the business agreement imposes no contractual obligation on KIP as to what KIP or KIPB should do in connection with the patent that KAIST does not own,"）。 https://imgur.com/tE6S9xW 从三方签订协议得知授权费收入如何分配 KIP，KIPB於3月20日向法院提供书状与附件以支持其所提动议，其中附件A~C揭露KAIST 、KIP 和 KIPB之间所签署的三份协议。 从其中 "收入分享协议" 1A条款：KAIST和KIP认为，应从已签订本专利授权协议而自被授 权人收到的总金额（以下简称 "收入"）中，其中50% 是大韩民国专利的授权费，剩下的 50% 是美国专利的授权费。 而1C（1）条款说明KAIST相关的分配收入：从韩国专利的授权费（总授权费的50%）中扣 除韩国专利维权相关费用成本，和KIP运营的韩国预扣税额後，65% 剩余金额分配给KAIST ，剩余金额的35%分配给P&IB。 KIP相关被告主张未违约的防御立论，似乎是： KAIST不拥有该诉讼的美国专利USP# 6885055。（该 '055专利让渡纪录是发明人转让给 P&IB，後续再转给KIP，KIPB；KAIST并未拥有 '055专利）。其实，往往有价值的专利让 渡是会在让渡合约上言明让渡期限的。所以，KIP主张最後还是以双方让渡合约为准。 KAIST所依据的三份合约均未加诸KIP任何美国专利相关的义务，KAIST所能分享的收入是 韩国专利相关的权利金收益。 https://imgur.com/yRsO7oQ 结语 当KIPB於2020年与三星达成专利侵权诉讼和解，且判决可收取2.03亿美元损害赔偿时，外 界以为历经四年的长期诉讼後，KAIST将获得丰厚的诉讼权利金收入。 但现在牵涉专利所有者KAIST、专利货币化公司KIP、KIPB和诉讼融资者Paulina进行的一 连串仲裁与诉讼，已使三方的复杂赔偿金分配问题浮上台面，使得KAIST原本预期应得的 高额损害赔偿金收入恐怕更加遥远，甚至还需先赔上一笔代理人纷争费用，更糟糕可能更 影响後续#055专利的货币化活动。 本案可说是一件研究机构及大学值得学习的教案。南韩科学技术研究院（KAIST）如同我 国工研院(ITRI)，以先进技术研发为主，当考虑将技术转化成现金之艰辛过程，尤其面临 代理人合约拟定及法院诉讼攻防，更需要外部找到一支值得信赖诉讼团队合作。 同时，也提醒厂商在选择外部专利货币化公司、或专利诉讼资金融资者时，要慎选合作夥 伴，并审视三方合约约定的权益义务关系，厂商内部也要有人力适度参与了解外部专利货 币化公司运作；避免类似本案专利侵权诉讼胜诉，但提供专利武器弹药的专利权人却赔了 夫人又折兵分不到任何和解金/赔偿金的窘境。 至於，取得和解金/赔偿金後，双方或三方如何分配议题？KAIST是国家机构研发经费来自 政府，所以需依照政府规定以一定比例回馈缴回，剩下部分再依当时合约约定进行分配。 --

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