拜登政府公布标准必要专利政策草案 https://bit.ly/33G7sLz 2021年12月6日，美国司法部（DOJ）、美国国家标准暨技术研究院（NIST）和美国专利商 标局（USPTO）发布了一份联合政策声明草案，以徵求公众意见，其中阐述了其对标准必 要专利(SEPs)纠纷中的救济手段和授权谈判的态度。该声明在川普时代下於2019年12月发 布的联合政策声明的部分关键说法，也代表这些机构态度转变了。 最值得注意的或许是，新提案宣称，SEP案件在可以获得金钱上之损害赔偿的情况下，不 应该发布禁制令(injunctions)，这在2019年的声明这主张可以发出禁制令。该政策草案 还包括与被指控的实施者不当行为有关的建议，这是建立在司法部官员先前赞成授权人和 被授权人利益平衡的政策声明之上。 该新的联合草案，象徵着过去十年中来第二次重大政策转变。2013年1月，欧巴马时代的 美国司法部反垄断司与美国专利商标局发布了一份联合政策声明，正式确定了美国先前对 SEP授权的反垄断政策，更多的是关注专利所有人的垄断。该声明特别提到了禁制令在SEP 授权纠纷中的反竞争效果。虽然该声明承认，在某些情况下对侵权行为的排除命令或许适 当，但仍认为如果被指控的侵权者 「在专利持有者『以公平、合理和非歧视性（FRAND） 条款授权其专利的承诺』范围内行事，并且能够也没拒绝以FRAND条款进行授权」，则禁 制令违背公共利益。 然而，2018年12月，助理司法部长Makan Delrahim（川普总统领导下的反垄断司负责人） 宣布司法部撤回2013年的政策声明，称之前将SEP禁制令视为潜在反竞争的政策「於反垄 断法是错误的，於创新政策是糟糕的」。 2019年12月，DOJ、USPTO和NIST发布了一份新的联合政策声明，细述了为何从政府的角度 看来，SEP争端中应该有禁制令作为手段。虽然，该声明声称，SEP持有人的FRAND承诺与 确定「适当的救济手段」有关，但「不需作为任何特定救济的障碍」；禁制令和损害赔偿 都应作为侵犯FRAND承诺的SEP救济手段；而决定采取哪项救济手段的框架、应与其他案件 相同，「没有特别的规则可以限制」救济手段。 最近一次的政策转变是在2021年7月，当时拜登签署了一项关於竞争法的行政命令，明确 要求司法部长和商务部长考虑将SEP反垄断政策推向新的方向。该指令包括一具体命令： 重新审视2019年12月的联合政策声明，以「避免反竞争的市场力量扩大到授权专利范围之 外，并保护标准制定过程不被滥用」。政府官员在6月和9月分别由代理助理司法部长 Richard Powers和反垄断司经济执法主任Jeffrey M. Wilder发表声明，表示该政策会是 「具平衡性的」。反垄断司的领导者Jonathan Kanter在司法部2021年12月6日宣布的新联 合政策声明中重申他们「致力於在智慧财产权和反垄断法的交集采取有原则、透明和平衡 的方法」。 拟议的政策透过强调阻止实施者和授权人之不正当行为的重要性来延伸「平衡」主题。「 F/RAND授权的具体条款是由SEP持有人和实施者在标准制定後，进行双边谈判，在这种情 况下，双方都可能出现机会主义行为。」 在实施者方面，该声明主张，实施者的不让步会促使专利持有人选择「封闭的专有标准」 ，而不是为「基於共识过程」地做出贡献。「当标准实施者不愿意接受F/RAND授权或恶意 拖延授权谈判时，这些策略会降低专利持有人参与开发过程或自愿为标准贡献技术的动力 。」 如上所述，最新草案与2019年版本在救济手段方面相差最大。DOJ、NIST和USPTO声称，谈 判阶段若实施者愿意并能够接受对FRAND专利的授权时，「以寻求禁制令救济代替善意的 谈判，并不符合F/RAND承诺的目标。上述机构认为，licensor授权人的这种「机会主义行 为」，使他们能够通过「以排除举动作为威胁- ……以获得更高的授权费，这会阻止对标 准化产品的投资和延迟引进、提高价格，并最终损害消费者和小企业。」 DOJ、NIST和USPTO声称，当SEP授权纠纷进入法院程序，FRAND承诺的存在和双方之间的具 体授权情况「将影响对侵犯有效和可执行的SEP的适当救济手段」，此看法类似於先前的 声明。基本上和以前一样，DOJ、NIST和USPTO解释：「相关的考虑因素已在有关禁制令和 损害赔偿的法规（《美国法典》第35章第283和284节）、规定排除令作为国际贸易委员会 调查的唯一救济手段的法规，以及美国最高法院2006年对eBay诉MercExchange的裁决中列 举出来。在eBay案中，法院为专利案件中的禁制令救济设立了更高的门槛，认为禁制令不 应该在认定侵权後自动发出，而是应该根据一系列衡平原则(equitable factors)来授权 或拒绝。 然而，这些声明在eBay案的正确应用和解释eBay的判决上存在分歧，包括美国联邦巡回区 上诉法院在2014年Apple v. Motorola案中的意见。2019年的声明认为，从苹果公司得到 的一个核心关键是，eBay并不要求在SEP案件中获得一昧禁止的禁制令救济；但2021年的 草案指出，苹果公司还确定，「受FRAND承诺约束的授权人可能难以确定不可弥补的损害 。」事实上，DOJ、NIST和USPTO现在认为，根据苹果公司的规定，「作为一般事项，与司 法明确的考虑相一致，能以金钱弭补的侵权损害赔偿通常是足以充分补偿SEP持有人的」 。并进一步指出，「金钱赔偿的可行性」反过来却「说明了禁制令的重要性」。按照苹果 公司的说法，主张eBay案的法院还必须考虑 「『鼓励参与标准制定组织，但也同时确保 SEP不被高估』的公众利益。」DOJ、NIST和USPTO总结：「若SEP持有人已经做出了自愿的 F/RAND承诺，则eBay案的因素，包括对於不可挽回的伤害分析、伤害平衡、以及公共利益 ，通常都更偏向反对发给禁止令。」 然而，DOJ、NIST和USPTO还指出，如果「在实施者不愿意或不能签订授权的情况下」仍然 可以使用禁制令，并提供了构成不愿意行为的例子，例如：如果实施者拒绝法院或「中立 决策者」决定的FRAND条款，那就是不愿意。另一方面，如果实施者同意接受这些裁定条 款的约束，或者 「如果保留在仲裁或F/RAND裁定中对SEP的有效性、可执行性或本质性提 出质疑的权利；或者如果保留在同意授权许可後对专利的有效性或本质性提出质疑的权利 」，则不应被视为不愿意。此外，FRAND承诺并没有对专利持有人的强化损害赔偿排除在 外。「如果潜在的授权对象有恶意行为，F/RAND承诺并不排除对故意侵权给予加倍赔偿。 」 DOJ、NIST和USPTO还详细列出了一系列善意行为的例子，他们「鼓励」各方在「追求」善 意谈判时考虑这些例子。这些建议明确指出，潜在的授权对象和专利持有人都应「在商业 上合理的时间内，以推进谈判或达成许可的方式『对提议或还价作出回应』。此外，还建 议「由中立的第三方来解决有争议的问题」。如果授权谈判破裂，也「鼓励各方通过寻求 替代性争端解决方案或在双方同意的司法管辖区对与F/RAND有关的争端透过司法解决」， 并进一步敦促各方能以真诚地尝试达成授权协议或以其他方式解决争端。 这份声明最後强调了在确定SEP案件的救济手段时，采用中立、平衡和基於事实的方法的 重要性。 法院和其他中立的决策者在对SEP的救济手段进行裁决时，应持续考量所有相关事实，包 括F/RAND承诺和双方在双边授权谈判中的行为。平衡且基於事实的分析以促进竞争和创新 激励，以及对自愿、基於共识的标准制定活动的持续参与。 英国政府「公开谘询」徵求公众对SEP生态系统意见 在美国宣布SEP新政策的前一天，英国发布了关於其自身以平衡为重点的SEP政策倡议的新 细节。2022年12月7日，英国政府发布了一项「公开谘询」徵求公众对SEP生态系统的意见 ：具体而言，「有利於参与者、商业关系、基础设施以及法律和监管环境」是否 「高效 且有效运作，并为所有相关实体取得适当的平衡」，以便「説明评估是否需要政府干预」 。与美国的声明不同，英国的倡议没有说明任何特定的观点，而是提出了27个问题，涉及 与FRAND有关的各种主题，包括： SEP背景下的市场力量和竞争问题 与本质声明、授权谈判和定价有关的透明度 SEP执行中的地域性 救济手段 提高SEP授权效率的方法 专利池 替代争端解决方案 意见徵询将於2022年3月1日截止。 近期，由於英国法院判决可能提升选择英国作为SEP诉讼地点的吸引力，所以，英国的政 策举措可能倍受到极大关注。2020年8月，该国最高法院在Unwired Planet诉华为一案中 作出了具有里程碑意义的裁决，认为英国法院有权对跨国专利组合实施全球授权，并确定 哪些条款是FRAND。在该判决中，英国法院裁定其有权解决包括非英国资产在内的专利组 合的授权纠纷，因为这些纠纷不是取决於专利法，而是取决於合约法，因为专利所有人的 FRAND承诺来自於与SSO签订的合约协定。因此，利益相关者认为，该法院决定可能会鼓励 选择法院（forum shopping），尤其拥有跨国SEP组合的原告可能会因而更倾向在英国提 起FRAND授权纠纷诉讼。 --

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