美国科技大厂共同提讼，质疑美国专利商标局依据 ”NHK-Fintiv规则”拒绝对诉讼中专 利立案进行多方复审系违法处分 https://bit.ly/2Eqqg4R 谷歌（Alphabet）、苹果、思科和英特尔等美国科技大厂於2020年8月31日在北加州联邦 法院圣荷西分院共同提起诉讼（5:20-cv-06218），联合控告美国专利商标局长安德烈· 伊安库（Andrei Iancu）。因为，这些美国科技大厂共同质疑美国专利商标局采行 “ NHK-Fintiv规则” 来决定是否要对於法院诉讼审理中的PTAB专利立案进行多方复审程序 （IPR），认为： 1. 系超出美国专利局长权限且违反了美国发明法（AIA）（The NHK-Fintiv Rule Exceeds The Director’s Authority And Violates The AIA）。 2. 原告们并主张采行如此规则是一种任意欠缺一致性（Arbitrary And Capricious）的行政 措施；且 3. 建立此 “NHK-Fintiv规则” 的程序并不完备（Procedurally Invalid），并没有根据美 国行政程序法（APA）透过公告和评论的规则制定程序来建立 ”NHK-Fintiv规则”。 此处 “NHK-Fintiv规则” 系指美国专利局的行政处分 -- 专利局专利审理暨诉愿委员会 （PTAB）基於 “地方法院正进行相同专利的侵权/无效攻防诉讼” 的多个相关因素，主 张裁量权而拒绝对地方法院诉讼中的相同专利立案进行多方复审。 因此，这些美国科技大厂希望透过此次诉讼，希望能迫使美国专利局停止运用NHK-Fintiv 规则，让地方法院诉讼中的专利能有更多机会能顺利地在美国专利局立案进行多方复审。 NHK规则 在NHK Spring Co.与Intri-Plex Technologies，Inc.案中，PTAB表示 ”正在地方法院进 行中的专利诉讼显示审理时程处於较为领先的状态...衡量权重後倾向於拒绝立案进行多 方复审。PTAB解释：因为地方法院正在审理的专利侵权诉讼中，系牵涉到多方复审请愿书 中所列的 ”相同前案技术和无效论点”，且地方法院审理程序“接近最後阶段”，联邦 地方法院相关诉讼的 “审判预定开始日期” 比“多方复审预定结束日期” 还要提早六 个月，如此PTAB若立案进行多方复审“将与美国发明法 … 为联邦地方法院专利侵害诉讼 提供一种高效率替代方案的立法目的不一致。” Fintiv规则 在Apple Inc 与 Fintiv，Inc.诉讼案中，PTAB对NHK规则做了进一步说明，解释在决定是 否立案进行多方复审时，PTAB会如何考虑地方法院正在审理相同专利的专利侵权诉讼。 PTAB表示：当地方法院正在进行相同专利相关诉讼时，将“权衡”各种“非决定性因素” ，以“作为对多方复审请求案所有相关情况所进行的部分平衡评估”，如此PTAB决定是否 要立案进行多方复审，以促进“（专利审查）系统效率，公平性和专利质量。” PTAB在Fintiv案中，揭櫫了六个美国发明法（AIA）未曾提及的“考量因素”： 1. 如果PTAB准予立案进行多方复审，同时审理诉讼的法院是否会准许，或有证据显示可 准予暂停诉讼（whether the court granted a stay or evidence exists that one may be granted if [an IPR] proceeding is instituted）； 2. 同时进行的法院诉讼审判日期，与PTAB做出最终书面决定的计画法定期限，两日期间 的接近程度（proximity of the court’s trial date to the Board’s projected statutory deadline for a final written decision）； 3. 在同时进行的法院诉讼程序中，法院与诉讼当事人的付出程度（investment in the parallel proceeding by the court and the parties）； 4. 请愿书和同时进行的法院诉讼中，两者提出争点的重叠程度（overlap between issues raised in the petition and in the parallel proceeding）； 5. 同时进行的法院诉讼中的被告，与多方复审请愿人是否为同一实体（whether the petitioner and the defendant in the parallel proceeding are the same party）； 和 6. 影响PTAB行使裁量权的其他情况，包括案件实质内容（other circumstances that impact the Board’s exercise of discretion, including the merits）。 结语 美国PTAB进行IPR多方复审，目前是各国科技大厂面临美国专利蟑螂追索专利权利金时的 最佳反制程序，若无法对诉讼中的专利立案进行多方复审，则各国科技大厂被告将处於不 利的地位。美国专利局稍後是否会因此而调整多方复审立案准则，值得厂商们後续密切观 察。 --

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