新墨西哥大学技转公司启动专利战 武器间接来自台湾研究机构 https://bit.ly/2QQmchc 2020年2月24日，新墨西哥大学科学技术公司 (Science & Technology Corporation @ UNM, 以下简称STC.UNM) 向美国德州西区联邦地方法院分别递状提起两件诉讼[参考1] [ 参考2]，分别主张华硕和友讯所制造并进口美国贩售的无线网路产品，例如包含华硕 RP-AC66无线延伸器、友讯DAP-1860无线延伸器产品，侵害STC.UNM所拥有的USP# 8249204 、USP# 8565326及USP# 8265096三件专利；其中较特别处是此三件美国专利最初的原始申 请人为台湾研究机构。其实，2019年4月及7月曾以该三件专利先後告了TP-Link及Apple公 司。 经查询「美国专利商标局专利移转资料库」[参考3]显示，於2018年3月7日，台湾研究机 构先移转上述 '204、'326与'096专利所有权给方阵科技(Sino Matrix Technology, Inc.)；稍後於同年8月21日，方阵科技再将这些美国专利移转到STC.UNM。查询「经济部 商业司商工登记公示资料查询服务」[参考4]网页，显示方阵科技公司目前状况为「解散 」；查询其他公司资讯网站[参考5]显示方阵科技公司已经於民国108年5月解散。 STC.UNM - 外购专利、积极进行专利诉讼的独特大学技转单位 依据新墨西哥大学的管理规章[参考6]，授权专利後所收取到的授权金净收入分配方式为 ：40%作为发明人研发贡献补偿，20%供作新墨西哥大学校务运作，40%作为负责授权推广 业务的科学技术公司STC.UNM的收入。 至於STC.UNM过去绩效如何？ 据本网站(iKnow)调查，获知STC.UNM 在美国法院迄今发动10起专利侵权诉讼，目前有三 件以和解收场，目前共有7件诉讼仍进行中，包括：台湾业者有TSMC、D-Link、ASUS；中 国业者有TP-Link及南韩三星电子(Samsung)；美国科技大厂苹果(Apple)。其中，间接取 得三件来自台湾研究机构的专利瞄准四家公司(Apple、TP-Link、ASUS、D-Link)，企图索 取授权金。 同时，STC.UNM为加强威胁力道，还将诉讼扩大到美国国际贸易委员会(ITC)、联邦地院、 联邦巡回上诉法院和最高法院三个审级。似乎紧咬不松口之意味。 依据梅肯研究院(Milken Institute)所定义的技术移转和商品化指标[参考7]，STC.UNM在 全美225家大学技转单位中，排名相当优秀为第28名。 参考国外网页相关评论[参考8]，部分人士认为大学技转单位首要任务应该是推广源自於 本校师生的研发创新成果，进行授权技术移转等相关活化业务。STC.UNM如此外购非本校 师生研发创新的专利，积极进行专利诉讼，是否能兼顾原本单位成立的本职首要任务？笔 者也好奇如此类似专利蟑螂的营运模式，是否也四处树敌，阻断新墨西哥大学和这些大公 司间进行共同研发、产学合作的机会？新墨西哥大学虽然能分享部分专利授权金收入，但 是否得不偿失损失更多产业界赞助的研究经费？ 方阵科技 – 购入专利多在半年内转售给第三者 以SINO MATRIX TECHNOLOGY, INC为Assignee条件，查询「美国专利商标局专利移转资料 库」，得知方阵科技有12笔相关专利移转纪录，其中2008年11月12日、2011年2月25日与 2018年3月7日(4份切割让渡纪录)三批数量较多。 以2011年2月25日移转纪录举例说明，NXP B.V. 於2011年2月25日移转19件美国专利给方 阵科技，方阵科技稍後於同年4月7日将此19件专利移转给LIYUE CAPITAL, LLC，稍後再移 转给INTELLECTUAL VENTURES II LLC，最後辗转移转到目前所有权人ROVI TECHNOLOGIES CORPORATION手中。 从上述专利移转纪录来看，当方阵科技向NXP购入专利後，在2个月内便能快速将这些购入 专利再转售给第三者，这的确令人佩服方阵科技能在这麽短时间内找到下一手的专利买家 完成交易，大幅缩短购买专利所需垫付周转资金之时间。 该'204、'326及'096三件美国专利 – 台湾研究机构曾据以控告LG侵权 台湾研究机构曾於2015年，依据至少包含 '204、'326及 '096三件美国专利，对LG产品提 起侵权诉讼 [参考9]。在该诉讼的第二次修订诉状中并未提供具体产品侵权分析比对 (claim chart)，而是以文字陈述：(1)主张LG产品实施符合IEEE 802.11n或802.11ac标准 之後版本无线通讯协定者便会侵害'204及 '096专利，(2)主张LG产品实施符合4G LTE标准 行动通讯协定者便会侵害 '326专利。 因此，2015年时台湾研究机构便已经了解这几件专利的独立项限制条件少、范围广泛，具 有相当诉讼价值，并可推论这些控告LG产品涉嫌侵害的美国法院诉讼纪录，必然成为稍後 向方阵科技行销相关专利时强力行销的佐证资料。 结语 (1) 这三件专利都是先提出美国专利临时申请案(Provisional Application)来争取较早 的母案优先权时效，稍後先提出美国专利申请案，最後引用美国临时申请案和正式专利申 请案的优先权日来提出中华民国专利申请案；且所委托的美国申请案代理人系诉讼经验丰 富的知名美国专利事务，故可尽力确保相关美国专利申请程序没有瑕疵。如此以优质研发 人员的札实研究，再加上专利部门的详加控管专利申请案程序，使得这三件台湾研究机构 产出专利均有相当高的品质。 (2) 相信台湾研究机构在对外销售移转这些「有合理基础可提出侵权诉讼」或「独立项限 制条件少、范围广泛」具诉讼价值的美国专利之前，均会先开放给台湾厂商来取得专利授 权机会；而台湾厂商若能适时地向台湾研究机构取得授权直到专利过期失效，台湾厂商或 可视为是支付降低美国专利诉讼风险的保险费，如此就不必担心台湾研究机构的美国专利 最後是否会移转到竞争厂商或专利蟑螂手中。甚至台湾研究机构或可(或许当初2018年3月 前已经这麽做)主动发出提醒信函给相关台湾厂商，表明稍後可能计画出售这些具诉讼价 值美国专利，询问台商是否有意愿买下该些专利。这样来回运作，让台湾研究机构多一次 行销授权专利机会，也让台商多一次评估风险的查核机会。 --

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