作者justpatentit (happycat)
看板Patent
标题[问题] 美国专利答辩
时间Sat Oct 26 09:53:23 2019
最近小弟撰写答辩稿遇到一些问题，这些问题主要来自跟主管核稿的一些认知差异，
为了避免落入单边思维，想先请教版上先进，然後再考虑是否跟主管讨论。
主管是比较重视细节的，所以对於格式及答辩顺序比较多要求，以前我遇到都是比较
free style主管，所以有些细节自认没有做到，但也想了解这些细节是属於个人风格
，还是有其必要性。
举例来说，
一. 进行并项的时候，假如claim 1的特徵ABCDEF， claim 2是B的进一步描述，
claim 3是E的进一步描述，主管认为并项後要 AB2CDE3F 这样排列，而不能ABCDEF23，
而且文字还要修饰。 因为是并项，我倾向不要修饰文字以免改变范围。
二. 关於新颖性102答辩，主管认为不能只找到特徵差异後就结束，还是要进一步描述
相对引证有进步性才行。我的认知是因为OA只提出新颖性核驳，那只要针对新颖性答辩
就好，未来审查委员还是有可能找其他引证核驳，现在答103好像多余，也不能保证之後
审查委员不发102 103。
三. 关於103答辩，假设引证1,2核驳claim 1，引证3核驳claim 2，我在引证3与claim 2
之间找到差异性，所以我答辩时强调引证3没有揭露claim 2，从此推论，claim 2克服103
，但主管认为这样还是新颖性的答辩，这一点我有不太理解。
另外主管还强调需要说明功能性，而不能只是特徵差异而已。
因为我认为美国103的非显而易见跟欧洲/中国的进步性(inventiveness)是不同的，
只要有非轻易可想到的特徵差异就可以符合103，而不一定要有功能性区别，
功能性是辅助答辩。
假如要同时有特徵差异与功能差异才能进行答辩103，那很多案子会无法进行。
我在前公司的经验是很少拿功能性(因为拿不出来XD)差异来进行103答辩，
通常只答辩技术特徵差异还是有核准。功能性是否真的必要?
以上是小弟的一些问题，希望版上提供一些意见与讨论，谢谢!
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1F：推 huangwm: 考虑到禁反言之後，就会点到为止了 10/26 10:40
2F：推 a343408065: 1 并项我倾向不要加进去，避免改错，当然形式上是你主 10/26 11:19
3F：→ a343408065: 管改法比较漂亮，但我认为降低错误率比较重要。 10/26 11:19
4F：推 a343408065: 2.美代不建议答新颖性顺便答进步性，虽然可能会多收一 10/26 11:20
5F：→ a343408065: 次oa，可是可以减少禁反言风险。 10/26 11:20
6F：推 a343408065: 3. 是否一定要陈述功能没有特别答案，尤其是审委有时 10/26 11:27
7F：→ a343408065: 候会拿「功能限制没有写入请求项」为由打回去，功效 10/26 11:27
8F：→ a343408065: 应该是辅助理由，主轴应该放在引证对本案区别技术特徵 10/26 11:27
9F：→ a343408065: 未提供教示建议。 10/26 11:27
10F：推 hensu: 觉得美国案102的答辩就针对102回答... 10/26 13:30
11F：推 larksong: 近年接触一些美国专利律师，多倾向讲重点&多讲可能多错 10/26 18:45
12F：推 DivineSwine: 电询阿 跟审委口头讨论後如果审委同意 答辩就写审委 10/27 07:02
13F：→ DivineSwine: 同意 论点什麽的都不用放 这样最省市 10/27 07:02
14F：推 forcomet: 电询就写审委同意会不会想太多了 10/28 09:59
15F：→ forcomet: 答辩功能很不必要，在台湾中国这样写就算了，美国案这 10/28 10:00
16F：→ forcomet: 样答辩只是给自己找麻烦而已，以後专利范围解读被限缩 10/28 10:00
17F：→ forcomet: 怪不得人 10/28 10:00
18F：推 Ymiao: 其实觉得还是看客户要求，有些如果有限定打的次数，那往往 10/28 21:18
19F：→ Ymiao: 会102/103一起打 10/28 21:18
20F：→ concen: 你主管是自学专利还是事务所来的？如果是自学，真的会有 12/12 21:15
21F：→ concen: 天马行空的说法，逻辑思考对，但跟专利法的用语差很多。 12/12 21:15