台达电子先发制人，却遭来光峰科技强劲反击 http://bit.ly/2km3e5e 上海证券交易所科创板刚於今年(2019) 7月22日开市交易不久，就有科创板上市公司-光峰科技公告被台商控告专利侵权。7月29日，光峰科技收到广州广州智慧财产权法院送达民事起诉状，原告是台商台达电子对光峰提起三件CN专利侵权诉讼；且於收到诉状同时，光峰科技3000万元银行存款已经遭到冻结。 7月29日同日，光峰科技收到起诉状： (1)对涉案的3件台达CN专利提起无效请求，且 (2)依据2件CN专利还击提起10件专利侵权反诉，主张台达电子之投影机侵权； (3)还於美国时间9月6日於维吉尼亚州法院提起US民事诉讼，针对台达所主张三件CN专利中的ZL201610387831.8专利所对应的美国专利 US 9024241专利权，主张该US '241专利的所有权人和发明人分别应更正为光峰科技及其员工。 [注] 光峰科技成立於2001年，是全台湾最专业的液晶投影机 (LCD projector) 制造商。光峰科技是光群集团的子公司。 本案值得观察重点之处，如下： 一、台达电子先发制人：提起CN专利侵权诉讼并冻结光峰科技银行资金人民币3000万 依据“深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告(公告编号：2019-005) ” 公告内容：光峰科技於7月29日收到广州智慧财产权法院送达的三份《民事起诉状》，内容系关於台达电依据ZL201610387831.8，ZL2013100174478.0，ZL201310625063.1号三件CN专利提起三件专利侵权诉讼，共求偿人民币4843万元；且同时收到广州智慧财产权法院所发出的三份《民事裁定书》，共冻结光峰科技公司银行存款人民币3000万元。 二、光峰科技反击(1)：在中国提起10件专利侵权反诉，且对涉案3件台达CN专利提起无效请求 依据 “深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告(公告编号：2019-006) ” 公告内容：光峰科技於7月29日依据专利号 200880107739.5，200810065225.X两件专利，分别向深圳市中级人民法院提起10件专利侵权诉讼，共向台达电子求偿人民币5600万元。 依据 “深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告(公告编号：2019-007) ” 公告内容：针对 '831, '478, '063的三件台达CN专利，光峰科技於7月29日向大陆国家知识产权局提起无效请求，并於7月30日收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》。 三、光峰科技反击(2)：在美国提起民事诉讼要求更正相关CN专利US民事诉讼要求更正相关CN专利US对应案的发明人与所有权 依据 “深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告(公告编号：2019-012) ” 公告内容：光峰科技於美国时间9月6日就台达电子所持有的美国专利 US 9024241 发明人相关争议事项向美国维吉尼亚东区联邦地区法院提起诉讼。主张台达电子违反保密协议、不正当地占有光峰科技员工实际发明的技术方案并擅自在美国提交专利申请发明专利 US 9024241。 依据光峰科技所提该维吉尼亚州US民事诉讼 (2:19-cv-00466) 诉状6~11段描述，光峰科技片面宣称的事实是： 6. 2010年，台达电子接触当时的Appotronics (中国)公司 (Appotronics的子公司)，该公司後来更名为YLX Incorporated（"YLX"），以改善台达电子投影机使用的光源；YLX负责设计光源来替换台达电子投影机中的既有光源。 7. 双方於2010年7月22日签署了保密协议，相关合作於2011年1月左右展开，由当时在YLX工作的 Yi Li和Fei Hu领导进行。 8. 直到2011年8月，YLX向台达电子揭露了几个光源设计，包括3D图档和原型，这些资讯充分描述了後来台达电子所取得的 '241专利中所公开的发明内容。 9. 在2011年8月23日左右，YLX展示了该光源模块的原型机，该光源模块具体实施了 '241专利所揭露的发明内容。台达电子签署收据确认获得该原型机，让台达电子能够详细检查和研究该系统。 10. 2011年8月24日，台达电子代表Kirk Chang向Yi Li博士发送电子邮件，对YLX的发明表示兴奋，讨论推迟在展会上展示使用新光源的投影机；Kirk Chang进一步建议双方根据YLX揭露的光源原型机共同申请知识产权保护。 11. 李博士於2011年8月25日立即回复，并警告台达电子不应追求该发明的专利权，因为该发明系由YLX员工所建构後，展示给台达电子。 本案件值得外界关注及经验学习 1.光峰科技於7月29日收到民事起诉状，同日便能提起10件专利侵权反诉和3件CN专利无效请求。因此，推论台达电子和光峰科技双方诉讼前已经有所接触，所以光峰科技才能有所准备，已经完成收集比对台达产品侵害光峰科技专利的证据，已经完成攻击台达3件专利无效的前案证据收集比对分析...等等，才能如此迅速地同日作出回应。 2.台达电子善用诉讼程序，让CN专利诉讼民事起诉状送达光峰科技时，就同时冻结光峰科技银行资金人民币3000万；如此诉讼初期即对被告施加较大压力，值得其他专利权人学习。 3.因应大陆新创板要求上市公司须义务揭露重大消息，所以光峰科技已经针对台达相关CN和US专利诉讼发出4篇以上重大讯息公告。 4.过去，诸多台商或陆厂以跨国打US专利权人的围魏救赵诉讼策略，多是为了因应先发的US专利诉讼；而台商或陆厂被迫後续提起CN专利侵权诉讼作为反击，以迫使外商专利权人面临CN专利侵权诉讼风险，做为拉近双方谈判地位，争取有利和解条件。如此，虽然会多增加诉讼成本，但CN诉讼成本远低於US专利诉讼费用，所以一般被告多会同意采取如此另辟战场策略。 5.本案较特别之处，以CN专利诉讼为先发诉讼，而被告光峰科技後续把双方诉讼战线延伸到US法院，如此多增加的US诉讼成本，可能是原本CN专利侵害诉讼费用的十多倍。推论光峰科技会向US法院提起民事诉讼，应该是着眼於要运用US诉讼制度的发现discovery程序，来尝试减轻举证困难度，也就是希望能从台达电子稍後提供的内部文件或员工证词中，找到有利佐证，以拖延时间换取空间。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.164.244.215 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Patent/M.1568608998.A.D5F.html