在IPR程序得否审查专利权人提出的替代请求项的第101条专利要件？ http://bit.ly/2wJHnay 一、前言 众所周知，美国发明法案American Invention Act (AIA)，於2012年9月16日生效，引进Inter Parties Review (IPR)，取代之前的Inter parties reexamination，挑战者依现有专利文献或书面刊物证明系争请求项合理可能不具第102条或第103条规定之法定要件，即可向PTAB (the Patent Trial and Appeal Board)提出，不服PTAB之处分者得在CAFC提出上诉。 程序中如专利权人声请以其他请求项取代被争执的请求项，此时对该替代请求项，IPR申请人得否挑战其不符第102或103条以外的专利要件？本案IPR申请人对专利权人声请以其他请求项时，主张替代请求项不符第101条即专利之标的。 二、本案事实 本案由Amazon.com公司、Amazon Digital Services公司、Amazon Fulfillment Services公司、Hulu公司以及Netflix公司(即申请人)提出IPR程序，挑战Unilocluxembourg S.A.(即专利权人)的第8,566,960 B2专利不具备第102条或第103条之法定要件。 专利权人提出答辩并申请附条件修正：「如第1、22及25项请求项被认定不具专利性时，以第26、27及第28项请求项替代」；申请人提出回应，主张其非专利之标的，不符合专利法第101条规定。PTAB驳拒专利权人的主张及理由，认定申请人所提供之压倒性证据已证明第26、27、28项请求项不是第101条的法定专利标的。 三、本案争议 本案是关於多方复审Inter Parties Review (IPR)程序中，专利权人如提出条件的修改请求项时，IPR申请人或Patent Trial and Appeal Board (PTAB)审查委员能否对专利权人提出的替代请求项，审查是否符合第101条或第112条规定的专利要件。专利权人引用Secure乙案主张只能审查第102或第103条规定的要件；而申请人则从AIA法条的用词以及相关判决，认为替代请求项与专利请求项是不同的二件事，当然能审查替代请求项的各种专利要件，并不限於第102条及第103条之规定。 三、双方之主张 专利权人对PTBA的处分不服应修正的举证责任，应由主张处分必须修改的一方负担规则不服，主张联邦巡回上诉法院CAFC已推翻审了举证责任由专利权利的审查委员会实务，且CAFC放弃审查修案请求项的第101条要件。反之，申请人等引用AIA法条的用词以及相关判决，认为替代请求项与专利请求项是不同的二件事，当然能审查替代请求项的各种专利要件。法院除举不同判决说明不采之理由外，更引法条条文说明。 CAFC认为，依专利权人的理论仅考虑第101 条只是专利权人必须证明修正请求项的专利要件的一部分责任而已。法院除去该举证责任只是推翻Ariosa Diagnostic要求修正申请案必须处理第101条的专利要件的判决。但在Auqa Products乙案清楚表明专利权人申请修改时，虽不承担可专利性议题的说服责任，但并未否决「替代请求项」是否符合第101条规定之分析。要求专利权人应负担证明替代请求项符合第101条的可专利性，却未因此而认定第311(b)条已排除依其他规定(如第101条)，考虑替代请求项的专利可能性。 观之第311(b)条规定，限制申请人只能依不符合第102条、第103条而主张撤销既存的请求项；并不限制主张替代请求项无专利可能性的法定原因。对应第311(b)条赋予专利权人修改的权利，第316(d)条却未限制替代请求项有无第102条及第103条以外的专利要件（如第101或第112条的要件。专利请求项与修改请求项之间的差异（this distinction between claims of a patent and amended claims is），更进一步反映在条文上。例如：第318(a)-(b)条明白表示修正请求项是建议的请求项直到审查长的最终书面处分才加上。尤其第318(a)关於申请人挑战的任何专利请求项以及依第316(d增添的请求项的专利要件的最终书面处分必须签核（issue）第318(b)规定委员会应核发并公告撤销後被判定无专利性的任何专利请求项，以及确认被认定有专利性的专利请求项，解释核发证明确认请求项的专利可能性，并纳入专利後，任何新的或修正的请求项即被认定有专利性。 PTAB认为修改的请求，是进入IPR(程序)，并非使修改的请求项进入系争专利。一旦进入IPR程序，被修改的请求项必须和被替代的原请求项一同审查及评论。Aqua乙案之见解并无不同，该案认为拟加入专利的替代请求项，不是该专利的请求项，而且申请人所挑战的请求项，和专利权人欲提出的替代请求项是不同的。更进一步认定，国会系有意的在多处的AIA法条内区分被挑战以及被修正的请求项。 另本案专利权人仅以Secure乙案主张替代请求项只能审查第102条及第103条。 PTAB则认为，依CAFC在Secure乙案之解释，该案有其特殊性。Covered Business Method (CBM)计画是为了清理1990至2000期间核发的商业方法专利，是以该计画所处理的专利限於这8年内的商业方法专利，而非适用於所有专利。再者，在AIA法案，立法者特别限缩IPR程序的条件，被控侵权者只有一年的时间可以提IPR，且限於以第102条及第103条来挑战专利要件，是以，排除其他法定原因，例如第101条或第112条。 尚且，在Secure乙案，只限於在审查商业方法专利时，考虑专利的合法性，且针对系争已经核准的专利请求项。该案关於IPR的陈述，应被包含在关於核准专利请求项的法条背景，以说明解释为何门槛的合法性要件不能被简化成技术发明测试；反之，不能将这些陈述解读成定义IPR的范围系包含替代请求项，替代请求项并非经核准的请求项。 专利权人以Western乙案主张申请修改不必讨论第101条之可专利要件，且PTAB不允许审查第101条之内容。 PTAB就上述主张反驳专利权人，其未引用Western案认定修正应符合第101条的专利合法要件，反而，第101条之规定得适用於修正程序，Western案反而强化Aqua案的认定，可以用第101条之要件挑战替代的请求项 五、结论 本案PTAB采纳申请人的看法，拒绝专利权人之主张。本案之法则，在IPR程序，申请人及PTAB可以依第102条及第103条以外的理由，挑战专利权人修正申请的替代请求项；而PATB可以依第101条及第112条审查替代请求项的专利合法要件。 另笔者特别说明本案判决之推理（reasoning）除用判决外，更采用相关条文的演译来支持其判决。 --

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