公司内幕僚以查核表形式控管事务所专利申请案，攸关专利品质及价值 http://bit.ly/2WODSOK 公司高层可能认为专利申请案品质应由事务所负起全责 一般台商公司内部仅配置不到3人的专利幕僚，人力和能力上多不足以承办全公司研发产出的各国专利申请案，故相关专利申请案必然需要委托外部专利事务所承办；之後在由公司内部专利幕僚和发明人共同审查事务所撰写草稿，确认说明书草稿技术描述正确无误，且专利范围能有效保护发明核心後，才会指示事务所依据确认後草稿提出相关专利申请。 然而，可能有些台商公司高层可能认为公司内部少量专利幕僚应该专注优先处理 - 专利争议、授权谈判、专利诉讼、前瞻技术专利布局… 等较高附加价值业务内容。尤其公司既然已经花钱委托事务所承办专利申请案，则专利申请案品质应由事务所负起全责。若还要花费公司内部专利幕僚时间来审查事务所申请案草稿，控管申请案品质，则对公司而言附加价值极低，是一种重复支出的鸡肋行为，因此在专利部门绩效考核上，专利申请相关绩效可能给予极低的占比。 以「撰稿查核表」控管事务所专利申请案品 为了减少公司内部专利幕僚处理申请案的时间，部分公司目前采取以「撰稿查核表」方式控管事务所专利申请案品质，其相关作业重点为： 第一阶段： 在委托发案给事务所撰稿前，就先列出清单，载明所有公司要求的说明书撰稿重点，要求事务所确实注意； 第二阶段可有两种选择： (a) 事务所完成草稿，公司内部专利幕僚依据「撰稿查核表」审查草稿，评定分数且修改说明书後始提出TW专利申请，各申请案相关评分作为事务所评监参考，或是 (b) 事务所完成草稿後，即直接提出TW专利申请，公司内部专利幕僚不再审稿，等单一事务所承办TW专利申请案累积到预定数量Z时，公司内部专利幕僚依据「撰稿查核表」，自当期已经提出申请的Z件TW专利申请案抽查 Z’ 件专利申请案，据以评定当期申请案品质为： (1)符合标准，适合指示事务所可进行下一阶段外国对应专利申请案，或 (2)发现过多瑕疵，扩大当期抽检数量，要求事务所需无偿先进行必要的补救动作 (主动修正/国内优先权子案…)，并暂时搁置对应外国专利申请案。 「撰稿查核表」范例 笔者仅以 Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting 书中所列若干常见专利范围撰写重点，试拟出下列「撰稿查核表」, 读者可参考增删其中项目。 瑕疵代码 瑕疵描述 1 欠缺前置基础, 专利范围元件名称笔误/重复 2 事务所说明书草稿最大专利范围涵盖到已告知事务所的相关前案. 3 引述元件 X 出现在专利范围中, 但专利范围却未描述元件 X 和其他元件的空间连结/交互作用关系, 致使元件 X 成为不明确的堆叠物 aggregation. 4 非实体结构 X (如: 穿孔 hole, 开槽 slot) 首次出现在专利范围中系采用正面引述. 应改写成较佳写法: 某实体结构Y具有having该非实体结构X. 5 发明本质兼具有装置 apparatus, 方法 method, 物质组成 composite of matter 等不同类别专利保护标的, 专利范围类别有遗漏. 6 赋予实施例相同结构多个不同元件名称, 专利范围引用多个不同元件名称, 导致专利范围不正确地重复引用 double inclusion 相同结构. 7 附属项专利范围元件只是添加 "前案已有的技术内容", 可专利性 patentable weight 低 - 当所依附专利范围被核驳时, 评估审查委员无需额外检索即可直接核驳附属项专利范围. 8 单一附属项专利范围添加过多新颖特徵 - 评估原本诸多新颖特徵可分列於不同附属项中, 却集中写入单一附属项. 9 必要元件系以推论引用 inferential claiming 方式首次写入专利范围中 - *必要元件首次出现在专利范围处是某段子句推论引用的受词, 导致不明确风险. 应改写成较佳写法: 必要元件首次出现在专利范围处必需是该段子句主词. 10 不会同时销售的被作用物/工件 workpiece 或外部环境元件 environmental element 写入专利范围且被解读为必要元件 - *不必要元件首次出现在专利范围处是某个子句的主词, 如此被解读为必要元件之一而限缩专利范围. 应改写成较佳写法: 不必要元件需写在专利范围前言处 preamble 或某段子句推论引用的受词. 11 软体/通讯专利: 新颖技术内容分别在近端装置 (Ex.: 手机行动台) 和远端装置 (Ex.:基地台)中执行 : 专利范围标的可变化为: 完整系统, 近端装置, 远端装置, 电脑可读取媒体 Beauregard claim 等不同保护标的, 专利范围法定类别有遗漏. 12 专利范围只涵盖 "完整组合 combination", 但遗漏 "次组合 sub-combination" 专利保护标的, 导致独立项专利范围的所有必要元件, 将来可能由不同厂商分别销售, 只能主张间接侵害. *发明特徵同时存在於无线键盘、无线滑鼠或无线接收器上，但专利范围只有无线键盘滑鼠组, 但遗漏标的是 "单独无线键盘、无线滑鼠或无线接收器" 的专利范围. 13 发明构想书揭露内容未完整呈现於专利说明书中，专利说明书遗漏未揭露部分重要发明技术内容；或说明书有揭露，但欠缺对应专利范围保护 若台商第一案是直接提出美国专利申请案，专利范围是英文版本，则网路上有若干现成软体工具，可协助审查挖掘出较基本的专利范围瑕疵，例如 ClaimMaster https://www.patentclaimmaster.com/。 「撰稿查核表」审查专利范围范例 下列以二十多年前，公告号286849中华民国专利 “扫描器之进给装置” 专利范围作为修改范例来加以说明。若公司内部专利幕僚以上述「撰稿查核表」审查 ‘849专利范围，可直接在认定专利范围有误处注记瑕疵代码後，回传给事务所订正，以节省审查/修改专利说明书时间。 1. 一种扫描器之进给装置,其系与一扫描器配合使用, 俾喂给该扫描器一物件; 该装置包括: 一壳体,用於与该扫描器设置一起; 一驱动元件,俾喂给该文件予该扫描器;以及 一调整元件,设於该壳体内,俾依该物件之厚度调整一通道高度*1,藉该通道*1,该物件可穿过该扫描器而被扫描; 一浮动箱,设於该壳体内,其内包括该驱动元件。 2. 如申请专利范围第1项所述之扫描器之进给装置,其中该驱动元件喂给该文件系藉摩擦力而为之*7。 3. 如申请专利范围第1项所述之扫描器之进给装置,该通道系位於该喂给装置*1。… 10. 如申请专利范围第1项所述之扫描器之进给装置,该调整元件系一弹簧*7。… 12. 如申请专利范围第1项所述之扫描器之进给装置,该壳体包括一上壳体及一下壳体*3*7。… 15. 如申请专利范围第1项所述之扫描器之进给装置,其喂给物件系一纸质文件*7。 结语 笔者认为：(1)若欠缺和公司长期固定合作的事务所撰稿工程师，事务所撰稿工程师对公司发明技术的熟稔度远低於公司内部专利幕僚时，或 (2)若事务所撰稿服务费是偏低定额，而非按照小时计算撰稿服务费，事务所撰稿工程师有时间压力，无法不厌其烦再三完善改稿时，则公司内部专利幕僚花费相当时间，积极介入审稿，对提升公司专利申请案品质，扩大专利范围，绝对是助益良多。 然在台商公司樽节公司内部专利幕僚人力，或赋予专利幕僚其他更优先专利任务时，上述 “三个臭皮匠胜过诸葛亮，勤能补拙，精雕细琢” 审稿政策，就似乎变成是不切实际的理想。公司内部专利幕僚如何能在有限人力下，仍能有效控管事务所专利说明书撰稿品质，甚至和发明人三方面充分沟通撰写出有效且较广泛专利范围，就需要更费心规划了。 --

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