『蟑螂克星』 是否也是 『真实利益关系人』，可单独提起专利多方复审？ http://bit.ly/2U9UbnM 美国於2011年9月16日颁布《Leahy-Smith美国发明法America Invents Act，简称AIA》後 ，专利审理暨诉愿委员会 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 负责AIA新法新增的 多方复审 (Inter Partes Review, IPR) 程序，藉此来强化对无效却误准专利的再次检视 审查程序．但另一方面，AIA修法也明文要求多方复审请愿书中必需载明真实利益关系人 (Real Party in Interest, RPI) [注解*1]。 真实利益关系人受到的限制 当PTAB作出多方复审决定时，相关真实利益关系人就受到禁反言 (estoppel) 限制 – 相 关真实利益关系人将来进行法院诉讼程序、国际贸易委员会 (ITC) 程序或任何其他USPTO 再审程序中，就不能再依据多方复审中已经主张或已知可主张的前案证据，来主张相关专 利范围无效[注解*2]。 另一方面，若专利侵权诉状送达被告真实利益关系人超过1年後, 真实利益关系人才提出 多方复审请求，则相关多方复审请求可能是无法立案的[注解*3]。 因此当PTAB在审理专利多方复审案时，常常会面临专利权人主张 "请愿人并非真实利益关 系人，故多方复审案不应立案" 的非技术性抗辩论点。 谁是真实利益关系人 若干PTAB较早案例[注解*4]揭櫫：若要判断多方复审的请愿人名单是否有遗漏真实利益关 系人，则PTAB会考虑的事实包含: 对已经列名多方复审请愿人 (a) 是否有非当事方 "行 使或可能行使参与诉讼程序的控制权” whether the non-party "exercised or could have exercised control over [petitioner’s] participation in a proceeding" 及 (b) 是否有非当事方 "正在资助或指导诉讼程序" whether the non-party "is funding or directing the proceeding"。但如此标准在2018年受到CAFC判决的否定。 RPX於2015年8月针对美国专利7,356,482和8,484,111号提出多方复审，而专利权人 Applications in Internet Time (AIT) 稍後透过discovery程序，获得证据显示：RPX宣 传提出IPR质疑专利有效性是其提供给会员的服务项目之一，且会员Salesforce.com长期 向RPX支付了高额会费，包括在提出多方复审前夕支付了相当数额的款项。但RPX方面主张 ：(1) 该项多方复审与RPX公司的声誉利益有关，(2) RPX和客户间没有任何合约义务或隐 含共识要提出该项多方复审，(3) RPX也没有与客户就该项多方复审相关的具体内容进行 讨论。因此佐证RPX保持对该项多方复审的各方面程序均具有完全控制权。USPTO PTAB采 纳RPX论点，同意该项多方复审立案进行审查，最终书面决定某些专利范围为无效。 AIT不服PTAB上述决定而提出上诉，於2018年Applications in Internet Time, LLC (AIT) v. RPX Corp [注解*5]判决中，CAFC认为PTAB以控制权为标准的判断准则过於狭隘 ，是一种 "过度限制的测试"。CAFC法院解释，确定非当事方是否为RPI ”需采用灵活有 弹性的方法，来兼顾衡平和实务操作的考量因素；尤其需确定非当事方是否明显会从这个 多方复审结果受益，且非当事方和请愿人之间的既有关系"，最後CAFC撤销了 ’482和 ’ 111两项专利无效的PTAB决定。 蟑螂克星Troll-Buster标榜清除劣质误准专利，且保护会员免於亲上火线 如本网站先前报导专利蟑螂新克星Unified Patents：藉IPR手段打击NPEs所述，Unified Patents是一间标榜协助产业来对抗专利蟑螂的智财服务公司，一般通称为蟑螂克星 Troll-Buster服务业者．该类型公司招募特定技术领域的会员收取会费，(a) 於被动防守 层面上，Unified Patents提供会员专利相关资讯服务，例如：数据分析、前案检索、有 效性和可专利性分析等；且会监控每一技术领域中的专利权人、专利拍卖、警告信、诉讼 和多方复审等动态情报及提出风险警示；(b) 於积极攻击作为上，Unified Patents会向 USPTO PTAB提起IPR专利多方复审，积极清除特定领域中的劣质欠缺可专利性的误准专利 。 前段RPX也提供类似蟑螂克星服务，只是RPX业务范围较为广泛，其中可能也涉及代表专利 权人方业务，因此可能会对侵权被告方产生利害冲突状况。 参考Unified Patents网页FAQ，内容类似RPX於’482和 ’111专利多方复审案中的相关证 词，尽可能满足PTAB设定的真实利益关系人要件： Unified Patents不是一家代表其成员的律师事务所，Unified Patents与会员间并非律师 -客户关系，Unified Patents相关业务活动也不基於任何特定成员的利益。 Unified Patents在准备或提交多方复审程序请愿前，Unified Patents不会与其付费会员 讨论相关准备信息，且相关技术领域会员事前也不会收到通知。 Unified Patents对於任何多方复审程序具有唯一和绝对自由裁量权，不受任何人控制。 相关裁量权涵盖：检索前案证据，进行无效/可专利性分析，决定是否提交文件或提交哪 些程序，准备请愿或请求，与和解终止多方复审程序的权利。 CAFC 判决後，Unified Patents仍被视为真实利益关系人，可单独提起专利多方复审 依据IPWATCHDOG网站报导，於2018 年11月Unified Patents v. Realtime Adaptive Streaming, LLC多方复审案中，尽管专利权人主张Unified Patents只是白手套，真正的 真实利益关系人并未列名请愿人，故PTAB应该拒绝该请愿．但PTAB最後还是决定立案进行 多方复审程序。 针对该案，一般咸信可能的真实利益关系人是Google, 因为Google是Unified Patents数 位内容领域content zone的付费会员，且Realtime Adaptive Streaming已经在地院控告 Google侵害该多方复审案目标的美国专利8,934,535号。 结语 针对美国专利法载明 "多方复审请愿必需载明真实利益关系人" 的独特要求，美国智权服 务业界也因应发展出一套独特的蟑螂克星服务 – 为会员清除劣质误准专利，且保护会员 身分曝光，免於受到真实利益关系人诸多限制，也避免专利权人向多方复审请愿者 (若会 员厂商身分曝光) 提出报复性侵权诉讼。 如此会员长期支付会费，一则名义上是交换购买若干专利情报分析资讯，但本质上似乎是 储存将来代为提出多方复审的白手套基金；如此养兵千日用於一时，方可避免如上文所述 AIT案中，Salesforce在提起多方复审程序前夕，才增加支付会费金额，而徒增破绽。 而蟑螂克星业者，在多方复审过程中，不会收到会员任何审查意见或技术分析；因此蟑螂 克星业者公司内部要有足够技术能力，能在不谘询会员厂商研发人员情形下独立作业完成 前案比对和专利无效论点；另外也可能需要预先构思 “如何检索到这几篇特定专利，并 且决定对这几篇专利进行多方复审程序” 的相关说明。(2280字；图1) [参见注解] [注解*1] 35 USC § 312(a). [注解*2] 35 USC § 315(e). [注解*3] 35 USC § 315(b). [注解*4] Mobile Tech, Inc. v. Sennco Solutions, Inc., Case No. IPR2017-02199 (PTAB, Apr. 10, 2018) (McGraw, APJ); Puzhen Life USA, LLC v. Esip Series 2, LLC, Case No. IPR2017-02197 (PTAB, Apr. 11, 2018) (Kaiser, APJ). [注解*5] Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp., No. 17-1698 (Fed. Cir. 2018) --

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