※ 引述《kaikai1112 (骨髓捐赠match也是种缘份)》之铭言： : 专利创造性中的选择性问题 : https://zhuanlan.zhihu.com/p/29048539?from_voters_page=true : 这是一篇在探讨 中美欧三地在实务上 对於拆解系争发明 进行进步性判定的文章 : 主要分为五个章节 : 一． 三步必杀：总述问题，设计假想案例，结合该案例参照中国审查指南提出创造性审 : 查中的选择性问题； : 二． 三步被杀：参照中国审查指南围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分析 : 推演； : 三． 欧洲的抉择：参照欧洲审查指南围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分 : 析推演； : 四． 美国的抉择：参照美国审查指南围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分 : 析推演； : 五． 中美欧三国志：总结，对比三家特点，从不同角度提出观点，立足实务就创造性审 : 查中的选择性问题提出建议。 : 内容还不错蛮有趣的 特别是在三地的异同部分上 : 由於内容很多 就不贴上来了 : 有兴趣的就自己点进去慢慢研究吧 没有全文读完，就我看到的地方说一下 第二章有以下段落 =引用开始的分隔线= 以下本咨询师将实务中代理人常采用的答辩方式分别加以分析，然后总结。 一． 推倒重来型 “推倒重来”是较为常见的拆招方式。一般始于不认可审查员所认定的技术问题，从而不 认可审查员在此基础上使用三步法而得到的创造性否定结论。通常会自己重新界定技术问 题，并重来一套自己的三步法论证，得到本发明具有突出的实质性特点，进而具有创造性 之结论。 例如在本案中，指出本发明/区别技术特征所解决的技术问题是面团揉不匀，而不是如何 将出料口移到U形揉面斗的底部。在此基础上重新进行三步法论证，基于已掌握的现有技 术，确实无法推翻本发明创造性。 然而，这种答辩方式在法理上存在严重瑕疵，尽管其直指问题的要害：技术问题的选择性 。漏洞在于：尽管代理人提出了自己的合理的三步法论证，但实际上并没能指出审查员的 三步法到底有什么错，从而也不能推翻审查员的结论。 …… 从技术问题的选择性来看，代理人仅能表示不认可审查员所认定的技术问题，但并不能从 法理角度指出审查员为什么不可以这样认定技术问题，并不能指出审查员在三步法的应用 中有何硬伤，所以无法推翻审查员对创造性的否定结论。 尽管“推倒重来”式的答复从法理上说不通，会沦为三步被杀，但实务中，确也存在采用 的这种方式而最终获得成功的例子。这种情况就是本咨询师解释不清的了，如果不是另有 原因，那只能归于审查员的自由裁量起了决定性作用。 =引用结束的分隔线= 简单来说，作者认为审查员运用三步法的方式没有错（更具体说，审查员所确认的「发明 实际解决的技术问题」没有错），因此审查员的论证难以反驳。而所有常见的论证方法将 沦为申请人和审查员的自说自话，最後的决定则取决於审查员的裁量。也因此，作者想要 研究欧洲和美国的案例，试图找出解方。 不幸的是，作者的第一个前提就错了。 在本文的案例中，将问题确定为「将出料口移到底部」并不合理，因为发明解决的技术问 题必须基於区别特徵所能达到的技术效果（审查指南2-54）。而「将出料口移到底部」是 技术手段，并不是技术效果。 这点在《审查操作规程‧实质审查分册》第四章的注意事项中也写的很清楚： 「在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际 解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。」 做为注意事项中的第一点，可见这是实务上最常犯的错误之一。 （另外，这段叙述事实上承袭欧洲指南 the objective technical problem must be so formulated as not to contain pointers to the technical solution 的规定。所以， 作者声称中国与欧洲在这方面如何不同云云也是误解） 结论是，在本文的案例中，审查员的论证有瑕疵。作者认为不合法理的「推倒重来型」论 证才是正统、合理并且有效的反驳手段。不理解为什麽这种论证方式能获得成功，显示作 者并不了解三步法的正确运用方式。 --

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