除了核驳答辩，专利申请案还需要关注哪些？ http://bit.ly/2x4SPy2 台商公司愈发重视智慧财产权，公司内部均会设置专利奖励措施，来积极鼓励员工创新提 出发明构想．因此稍有规模的台商公司，往往会同时进行数十件甚至上百件的专利申请案 ，来迅速扩充公司专利组合的强度。 因此公司若能在专利申请阶段中，给予更多的关注，采取下列措施，可以过滤掉那些不太 可能具有潜在价值的发明，专注於提升那些未来可能具有较高授权潜力和利益回收的申请 案，便能在公司内有限的时间和金钱资源，做出更有效的运用及分配。 从商业价值标准，进行定期检视专利申请案潜在价值 如本网站前期文章 “如何增加专利申请案的商业价值？” 所述，一般公司内专利幕僚评 估专利申请案潜在价值的不同面相建议指标包含：(1) 可专利性评估，将发明构想与前案 比较；(2) 侵权可侦测性或举证难易度；和 (3) 回避困难度或商业价值评估． 其中指标 (3) "商业价值" 在专利申请过程中可能会有较显着变化，故应定期重新检视专 利申请案的 "商业价值" 来重新评定潜在价值。因此，建议公司内专利幕僚可参考专业市 场资讯，来评估 "市场是否可能采用进行中专利申请案所揭露的创新内容"．例如：可参 考市场趋势的专业分析，评估预测未来市场是否有采用专利申请案技术的证据迹象；或谘 询相关技术领域专家，检视刚进入市场的新产品是否可能使用相关专利申请案揭露内容。 如果市场产品已经使用到进行中专利申请案所揭露的创新内容，那就是较高潜在价值的有 力证据；如此预告一旦该专利申请案核准，该核准专利将具有相当商业价值。 此外，公司也可把 “市场产品” 范畴优先限缩到特定几家目标公司或竞争同业的相关产 品，设定优先顺序，定期购买几家目标公司的产品进行侵权分析，收集侵权证据；如此一 旦申请案核准成为专利时，这些刚核准专利即可加入相关专利争议谈判。 挖掘申请案揭露但未保护到的创新教示，提出分割案或上位化扩大保护范围 法律上要求每项专利申请案应该都是保护单一个发明创新，以维持专利分类体系完整，和 专利审查规费的合理性；但专利申请实务上，往往可能在同一个专利申请案中同时包含了 复数个发明创新 (例如：解决相同技术课题，不同技术手段实施例A/B/C；成品和制造该 成品的相关制程；制程和实施该制程的相关设备机台；完整系统和部分零组件 combination v sub-combination… )。 在公司刚提出专利申请案时，或许： (1) 公司预设的专利范围保护重点是主要发明A，但公司稍後发现在同一个专利申请案中 ，还教导揭露了其他高价值的相关发明B，但目前审查中专利范围并没有给予妥善的保护 ； (2) 公司预设的专利范围保护局限於各个独立的实施例A/B/C，但公司稍後发现实施例 A/B/C可以用一个上位概念加以包裹描述，如此以上位概念扩大专利范围，更广泛地保护 发明创新的核心教示。 如果确定上述 (1) (2) 情形发生时，则申请人可以调整专利范围，例如： (i) 母案依据现有发明A的专利范围继续进行审查，提出分割案来保护该额外相关发明B， 或 (ii) 在收到专利局审查意见前，主动修改以全新专利范围取代原本审查中专利范围，亦 即推迟或放弃原本保护发明A的专利范围。 另外，以US专利申请程序而言，例如： i) 当US专利申请案收到核准通知後的3个月内，公司可检视在同一个专利申请案中，是否 还揭露了其他高潜在价值的发明；公司进而可评估是否要在缴交领证费前提出延续案来加 以保护。 ii) 当US专利核准发证日起算1.5年时，公司可再次比对核准专利的专利范围与市场产品 ，检视是否有市场产品运用了该专利揭露的教导内容，但却技巧地回避现有核准专利范围 ，公司此时可评估是否要在US专利核准发证日起算满2年前，提出re-issue来扩大专利范 围来涵盖那些市场产品 (MPEP 1412.03 Broadening Reissue Claims)。 针对目标公司产品调整申请案专利范围撰写重点 “目标公司” 一般指的是市场上销售竞争产品的竞争厂商，或是NPE计画进行专利追索的 对象；亦即就是您要 “时时防备进行诉讼防御”，或者 "准备要对侵权产品提起诉讼” 的对象。 为了强化谈判和诉讼筹码，除了检视您目前所持有的核准专利范围外，另外也要分析公司 所拥有进行中的专利申请案，评估哪些申请案有可能会被 “目标公司” 产品所使用到， 聚焦关注这些申请案的申请品质与速度，将可以加强公司的诉讼会谈判地位。 相关具体作为，建议： (1) 调整申请案审查中专利范围来更加吻合 “目标公司” 产品结构，让你能更轻易清楚 地展示已经收集到的 “目标公司” 产品是如何构成专利侵权。 (2) 针对高潜在价值的专利申请案，在最早母案优先权日後的数年内持续提起延续案，更 准确地瞄准 “目标公司” 刚进入市场的新产品，精确地调整专利范围。 毅然放弃有疑虑的专利申请案 公司内专利部门当然希望提出的专利申请案专利范围愈广泛愈好。但建议应考虑以下问题 ，适时地加以放弃申请案；避免公司花费太多时间，精力和金钱投资过多可能低报酬率的 专利申请案： 市场技术正朝着不同方向发展，且使用到目前审查中专利范围机率低。 公司产品可能要退出相关市场。 监於最近的专利局核驳内容，评估要取得有价值专利范围变得相当困难。 公司最近新发现的前案技术，影响专利稳定性/有效性。 对於第 (4) 所列疑虑，部分台商可能不愿就此轻易主动放弃任何专利申请案，认为只要 专利审查委员还没检索到相关前案，纵使公司内部已经收集到接近前案资讯，还是会忽视 该前案，持续尝试说服审查委员取得范围较广的核准专利，以作为将来谈判诉讼筹码。至 於专利稍後是否会在举发，无效请求或IPR程序中被撤销，将会延後到争议阶段再来评估 处理． 若专利申请案欠缺定期检视关注，等於专利工作仅完成一半 定期对公司进行中的诸多专利申请案进行体检和专利范围调整，去芜存菁．可以确保公司 最终获准的专利具有较高的商业价值潜力；通过创建累积一系列有价值的个别专利，可以 更有效率地提高公司专利选粹的整体价值和实力。 若专利申请案一旦提出後，公司内专利幕僚就只有在收到专利局核驳时，才会再度关注专 利申请案评估如何进行答辩；但平常不会对申请案进行再次筛选评价，也不因应市场调整 专利范围，如此并非公司内有限资源的最佳运用方式。 --

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