各位前辈好，不知道有没有懂美国实务的前辈， 因为对於他的说法感到好奇，所以想请教前辈的意见，非常感谢! 一他的说法，一般走PCT通常都会一开始就写好被授权人，不会事後再转让吗? "照师沛恩的案例来看，申请人是师沛恩公司，发明人是包含吴茂昆在内的四位 Member ，但申请专利的被授权人应该是回归给东华大学，所以若是递出申请文件时就应 该填写好，专利是申请完毕就直接属於东华大学，而非如吴所言获得授权後再转让，显然 吴茂昆当时并没有将被授权人填写为东华大学。 蒋万安指出，若是吴申请到专利後，要转让给东华大学，这样事後转移会需要在办手续并 多花一笔费用，同时若是没有填写专利的被授权人栏位，会让外界认为东华大学要把该专 利转让给师沛恩公司。" 最後一段也很好奇，美国这样就会专利无效吗? 台湾应该是可以直接请求将"专利权归属给东华大学"来解决， 还是美国就没有挽回的余地了? "东华大学专利案演变至今，绶草专利所有权人是东华大学，申请人是美国师 沛恩公司，发明人是台湾四位科学家，三方没有关连性，若是受到挑战，对东华大学来说 ，最差的状况可能是会该项专利无效。" ※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1Qu3TWQ_ ] 作者: YumingHuang (连锁效应) 看板: Gossiping 标题: [新闻] 独家解析／吴茂昆案　曾任美国律师蒋万安 时间: Wed Apr 25 16:07:57 2018 1.媒体来源: ※ 例如苹果日报、奇摩新闻 Nownews 2.完整新闻标题: ※ 标题没有写出来 ---> 依照板规删除文章 独家解析／吴茂昆案　曾任美国律师蒋万安揭三争点 3.完整新闻内文: ※ 社论特稿都不能贴! 违者删除(政治类水桶3个月)，贴广告也会被删除喔! ▲国民党立委蒋万安曾任美国律师，对於教育部长吴茂昆赴美设立公司申请专利一事，有 独到专业见解。（资料照／记者林柏年摄） 新任教育部长吴茂昆在美国加州设立师沛恩公司，申请东华大学所拥有的专利，引发外界 质疑有侵权嫌疑，但到底在美国申请专利该怎麽做？曾经在美国加州担任执业律师的国民 党立委蒋万安接受《NOWnews今日新闻》访问时，从他过去美国律师执业经验来看整起吴 茂昆与师沛恩事件。 争点一：吴茂昆是专利发明人还是师沛恩负责人？ 目前媒体质疑吴茂昆在东华大学校长期间成立师沛恩公司，并担任负责人，违反《公务人 员服务法规定》，但吴茂昆称自己只是研究发明人，并非负责人。 对此，蒋万安说，从加州政府官方网站中可以查到师沛恩公司( SPIRANTHES BIOTECH, LLC )的登记资料，进到师沛恩公司页面後可以看到 3 个 PDF 档案，其中名为 SI-COMPLETE 的档案中明确注明吴茂昆是该公司的 Member ，在美国一般企业股东称为 shareholder ，在师沛恩登记的公司类别 LLC 规范内， Member 就代表股东的意思。 ▲美国加州政府官方网站上登载师沛恩公司 Member 中有吴茂昆。（图／取自 businesssearch.sos.ca.gov 网站) 至於吴茂昆对於师沛恩是否拥有实际的管理权限，蒋万安指出，在该网页的另一份名为 REGISTRATION 文件之中，管理阶层( manegment )栏位是勾选 All Limited Liability Company Member，所以代表吴茂昆对於师沛恩确实有管理权限。 蒋万安表示，吴茂昆确实拥有师沛恩的管理权限，但是实际上的股份( LLC 公司称 Unit )与管理权限的大小，必须要看公司成立时，五位股东所签的管理、经营文件，这是公司 内部资料，若是吴茂昆想要替自己澄清，应该要把相关公司文件一起公布。 ▲美国加州政府官方网站上登载师沛恩公司 Member 是属於管理阶层。（图／取自 businesssearch.sos.ca.gov 网站) 争点二：吴茂昆有没有侵权嫌疑？ 至於外界另一个检验的焦点，就是到底吴茂昆赴美设立公司，并申请东华大学已经拥有的 专利，有没有侵权的嫌疑。蒋万安说，吴茂昆赴美设立私人公司，并且以该公司名义向世 界各国申请专利，这中间应该要有东华大学的授权或是技转合约。蒋万安称，用比较严厉 的用词，可以用窃取校方智财权，来成立私人公司申请专利。 至於遭到外界爆料後，吴茂昆说专利申请程序尚在进行中，等申请完毕就会转让给东华大 学，蒋万安以他在美国执业律师的实务经验举例说，这跟一般申请专的正常程序，吴茂昆 的做法其实绕了一圈，由於吴茂昆走的是 PCT (专利合作条约)的路径，PCT 进入国家阶 段时後，申请表单上就会有注明申请人、发明人与申请专利的被授权人三个栏位。 蒋万安说，照师沛恩的案例来看，申请人是师沛恩公司，发明人是包含吴茂昆在内的四位 Member ，但申请专利的被授权人应该是回归给东华大学，所以若是递出申请文件时就应 该填写好，专利是申请完毕就直接属於东华大学，而非如吴所言获得授权後再转让，显然 吴茂昆当时并没有将被授权人填写为东华大学。 蒋万安指出，若是吴申请到专利後，要转让给东华大学，这样事後转移会需要在办手续并 多花一笔费用，同时若是没有填写专利的被授权人栏位，会让外界认为东华大学要把该专 利转让给师沛恩公司。 争点三：不愿在中国大陆拿专利才到美国开公司　说法合理吗？ 至於吴茂昆说不愿去中国大陆申请 PCT 专利，蒋万安说，因为台湾的国际处境，所以这 吴茂昆的说法并不算错，若是不想透过中国大陆获得专利，有些公司确实会直接到美国申 请专利，但需要的费用较高，也需要有美国籍公民代办的条件。 就蒋万安过去执业的经验来看，有些美国律师自己具备专业技术背景，有些企业会透过这 样的律师申请专利，也由於律师有技术背景有实际参与研发过程，但是申请时一定也会注 明转让给客户。至於吴茂昆成立师沛恩公司是否像一般实务上，申请专利并且加速商品化 脚步的考量。 蒋万安表示，要申请美国专利其实不需要另外成立一间公司，但从企业经营的角度来看， 成立新公司申请 PCT 取得各国专利，确实是商业经营模式，同时，中国大陆 PCT 国家阶 段审查十分严格，文件都要跟国际阶段时相通，特别是两岸之间的政治敏感因素，当「绶 草」专利获得中国大陆专利後，要再转移给国立东华大学就更加困难。 蒋万安表示，东华大学专利案演变至今，绶草专利所有权人是东华大学，申请人是美国师 沛恩公司，发明人是台湾四位科学家，三方没有关连性，若是受到挑战，对东华大学来说 ，最差的状况可能是会该项专利无效。 4.完整新闻连结 (或短网址): ※ 当新闻连结过长时，需提供短网址方便网友点击 https://www.nownews.com/news/20180425/2741439 5.备注: ※ 一个人一天只能张贴一则新闻，被删或自删也算额度内，超贴者水桶，请注意 恩，跟联合报那两个不想得罪现任教育部长的律师看法一致 .. lol --

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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ※ 转录者: SPEman (118.160.80.160), 04/29/2018 11:57:06 ※ 编辑: SPEman (118.160.80.160), 04/29/2018 12:06:33