※ 引述《treasurehill (宝藏岩公社及资源应用上)》之铭言： : 感谢指正 : 抱歉我之前文章应该没有说清楚 : 我的意思应该是 : 一 就商业方法可否单独申请专利，2010年6月28日美国最高法院公告Bilski v. Kappos : 案判决结果，九位大法官一致认为Bilski案主张发明依法不得授予专利。结果虽符 : 合一般预期，但其法理分析却分为两派，最终以5：4的比数作成结论：美国专利法 : 35 USC 101条文并未全面否定授予商业方法专利的可能性，但Bilski主张发明属抽 : 象概念，无法准予专利。所以单纯的商业方法应属抽象概念，无法申请专利，必须 : 要符合35 USC 101条文，符合各项要件之方法（process）、机器、制品、物之组 : 合四类发明可获专利。即M-or-T判断标准（machine or transformation test） 在Bilski之後 最高法院提出“抽象概念“的说明 认为即便符合MOT 但是如果只是一个抽象概念 仍不符合101 最高法院认为不是符合ＭＯＴ就是符合101 这是我当时念判决的心得 希望没记错 个人觉得如果从“符合”101的角度来看这些讨论101的case是会有点失焦 我建议要从专利是”排他的垄断权力“去思考101的部分 这样会比较清楚些 不要想什麽符不符合101 要想着为什麽那些case不符合101 ＰＳ：在Bilski之前 很多美国审委就已经在oa中提到类似的概念了 符合MOT不表示符合101 单纯的由电脑实现的方法是不符合101的 : 二 如果商业方法通过M-or-T判断标准（machine or transformation test），那接 : 下来有关新颖或非显而非显易知性的判断，就是以它所使用的machine or : transformation， : 而依据美国联邦上诉巡回法院（CAFC）所发展出的「教导、建议（或译为启示） : 及动机」判断法则（Teaching、Suggestion、Motivation，TSM），Amazon的 : "1-click"其所使用之客户识别码及Cookie，均是发明当时已存在之先前技术， : Amazon不过是将其结合起来并转化为"1-click"交易模式使用，任何一个稍微具 : 有想像力的程式设计师，均可轻易地完成该技术，惟因当时CAFC及USPTO对於 : 「非显而易知性」之判断系采取TSM法则，因此在没有任何文献提供「动机」 : 或「建议」情况下，而使得"1-click"轻易地通过「非显而易知性」之审查 : 而获得专利。 : 这也就是你说的前案检索问题 其实我觉得应该要这麽看待TSM 为什麽要有TSM？ 就是因为怕後见之明 因为人都是後知後觉的 审查委员先读了说明书後 了解技术後再去解读前案 很容易把发明当成理所当然 所以才有TSM的判决 就是要排除掉後见之明的麻烦 但是因为TSM的限制太严格了 所以被申请人找到漏洞 （我用TSM打的 在KSR出现之前 几乎没输过） 後来法院认为这样不太对 於是有了KSR 给审查委员多一点裁量的空间 让审查委员不用太辛苦找前案比对所有的元件 : 三 如上所述，由於多年来美国联邦上诉巡回法院（CAFC）一向秉持所谓的TSM法则来检验 : 各项发明是否具有『非显而易知性』，因而导致实务上USPTO均会严格要求必须在有 : 「清楚明白的事实证据」下证明「所属技术领域之通常知识者」（PHOSITA）在先前 : 技术明显教导及建议下，并据以产生结合的动机，方得否认其「非显而易知性」。 : 此一标准明显地阻挡了大量「事後诸葛」的观点，但也使得审查人员及异议者在难 : 以取得清楚明白事实证据前提下，而无法否认各项发明之『非显而易知性』，并使 : 得专利取得的门槛降低，专利权的撤销亦相对艰难。而学者Allison与Lemley的研究 : 报告即显示，在USPTO所核准的电脑软体专利中，约有46%是无效的，可见得TSM法 : 则对於美国电脑软体专利素质的重大影响 。 : 而此一判断原则却於2007年，由美国联邦最高法院在KSR v. TELEFLEX一案中所 : 推翻。在该判决中，最高法院重申了1966年Graham v. John Deere Co.一案所建 : 立的Graham法则，并且认为CAFC在解释该法则时，犯了以下几点错误 ： : I. 限制法院及审查者仅能就发明者所欲解决之问题进行审查； : II. 假设「所属技术领域之通常知识者」（PHOSITA）仅会利用先前技术中之元件解决相同之问题； : III. 认为「显而易知地会去尝试」（obvious to try）并不当然地具有「显而易知性」； : IV. 过分地强调「後见之明的偏见 (hindsight bias)」之风险，而使用严格的防制规范，而拒绝运用常识（common sense）的机会。 : 最高法院乃特别强调，在以结合先前技术元件为基础的发明，是否准予专利，需要特别的谨慎小心，必须考量各项因素加以判断是否属『显而易知』。最高法院也再次重申，发明中一般元件的结合如果没有产生超出预期的结果，即为显而易见的技术 。最高法院亦举出了三个判决以阐释Graham法则： : I. 在 United States v. Adams一案中，法院确认了当一专利请求项中将一先前技术已知架构中之元件代换为该领域中已知之其他元件（the mere substitution of one element for another know in the field），此一结合必须有产生超出一般预期之结果，方为有效。 : II. 在Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co.一案中，法院认为：将二个已知元件（pre-existing elements）之结合，并不会与其分别地、顺序性的操作有何不同。 : III. 在Sakraida v. AG Pro, Inc.一案中，法院认为：当一专利将一旧有之元件及其已知功能之安排未超出可预期之结果时，该结合即具有「显而易知」性。 : 最高法院乃强调，当一作品是努力即可获得的，创新奖励或其他市场力量自会给予改变的动机，不论是在相同或不同的的领域。如果「所属技术领域之通常知识者」（PHOSITA）可实现一可预期之改变时，则依据美国专利法第103条之规定，应不可给予专利保护。同样的理由，如果一个技术是备用於对一装置之改进，而「所属技术领域之通常知识者」（PHOSITA）亦可将其用於其他类似装置之改进时，除非他的实际运用超过「所属技术领域之通常知识者」之技术，否则即应被视为具有「显而易知性」 。 : 要言之，最高法院在KSR案中关於「显而易知性」的判断标准又回到Graham一案中的标准，即： : I. 确定背景技术的范围与内容 : II. 确定背景技术与申请专利范围的差异 : III. 确定申请专利之发明所属技术领域中具有普通知识者的技术水准。 : IV. 诸如商业成功之类的辅助判断因素亦可以纳入其中 其实就算在TSM下 Graham也是一直存在啊？ : 最高法院虽不否认TSM法则在协助审查人员客观判断一发明之非显而易见的标准，但亦特别强调TSM法则并非唯一的标准，法院仍应就各种面向来检验是否具有「显而易见」性，特别利用是与Graham一案相一致的功能法则（functional approach） 。 : 可以想见的是，Amazon的"1-click"技术若适用最高法院在KSR一案所揭櫫的原则，其将甚难取得专利。盖其所使用的"1-click"技术，乃系对於先前技术（购物车模式）的改良，而其使用Client端的Cookie元件来取代Server端的Session元件，亦未超出可预期的结果，乃属「显而易知」的技术，自不符合美国专利法第103条之规定要件，而得取得专利。 : ================================================== : 结论就是:如果仅是以你所谓的前案检索来判断该专利是否新颖性、非显而易见性，就会 : 出现像1-click或MAC的改变进度条显示这种荒谬的专利出来，因为只要没有前案可循， : 就会被认为具有新颖性或非显而易见性，所以才会有学者主张要回到Graham一案中的标 : 准，以申请专利之发明所属技术领域中具有普通知识者的技术水准来判断是否具有超越 : 可预期性，而不应局限在前案检索这个范畴而已 1-click一点都不荒谬 前案跟Graham是两件事情 prior art是一件事 判断新颖性进步性又是另外一件事 如果找不到prior art证明没有新颖性跟进步性 本来就该给专利 说1-click荒谬的最好回到当年的时空背景下思考这个问题 1997年的技术不是用2017年的常识来讨论的 : ※ 引述《jaremy ( )》之铭言： : : 1.如果针对特定申请案进行前案检索而发现存在影响其新颖性、非显而易见性的现有技术 : : 则表示此特定申请案可能不具备新颖性、非显而易见性，跟此特定申请案是不是商业方法 : : 、软体专利或演算法专利无关。 : : 2.如果特定申请案是商业方法、软体专利或演算法专利，在进行前案检索而没有发现存在 : : 影响其新颖性、非显而易见性的现有技术时，在美国OA实务上只会用101核驳而不会用102 : : 、103来核驳。 : : 3.至於你说"连带地就会影响到你所使用的审查标准"，这件事情的前提也必须建立在"进行 : : 前案检索而发现存在影响其新颖性、非显而易见性的现有技术"的事实之上，如果没有则是 : : 我第2点的看法，如果有则是我第1点的看法。 : : 4.以上三点是我在推文中所述"专利是否具有新颖性、非显而易见性跟是不是商业方 : : 法、软体方法或演算法没有关系"的理由。 : : 5.你引用的审查基准好像是在讨论发明之定义的申请标的是否符合发明之定义，跟新颖性 : : 、非显而易见性没有关系。 : : 6.台湾目前OA实务上针对特定申请案是商业方法、软体专利或演算法专利，我遇过审查委 : : 员直接用专利法第21条"发明，指利用自然法则之技术思想之创作。"来核驳，而没有另提 : : 供此特定申请案是否具有新颖性或进步性的其他审查意见。 : : 以上意见请不吝指教 --

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