【情报】美最高法院将讨论专利诉讼适当审判地之认定规则： TC Heartland v. Kraft Foods http://bit.ly/2hbsDfe 一、本案背景 美国专利侵权诉讼审判地议题之主要适用法律为 28 U.S.C. § 1400(b)「专利侵权诉讼之适当审判地， 为侵权人所在地，或其侵权行为发生地，同时并设有正式营业据点」 （Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business）。 对此，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）於1990年VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）一案判例中， 说明应同时参酌28 U.S.C. § 1391(c)， 该条文要旨为「倘若受理侵权诉讼之法院， 对被告当事人具民事诉讼对人管辖权（personal jurisdiction）， 同时该地区亦为原告专利权人主要营业据点， 则可视为侵权人所在地以及适当之审判地」 （an entity with the capacity to sue and be sued in its common name under applicable law, whether or not incorporated, shall be deemed to reside, if a defendant, in any judicial district in which such defendant is subject to the court's personal jurisdiction with respect to the civil action in question and, if a plaintiff, only in the judicial district in which it maintains its principal place of business）。 然而， 美国联邦最高法院於1957年 Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp. （353 U.S. 222）一案中，曾说明1400(b)条文所提到之 “where the defendant resides”， 其意义仅指涉被告公司个体之所在地（州）， 而不包括其他情形， 故决定专利诉讼审判地问题之唯一法律 （sole and exclusive provision）为1400(b)， 同时1391(c)不可被用来补充解释1400(b)。 美国一家浓缩饮料产品制造商Kraft Foods Group Brands LLC， 2014年1月14日向德拉瓦州联邦地院指控同业TC Heartland LLC 所制造贩售之Refreshe系列浓缩果汁产品侵害其三项专利 （Kraft Foods Group Brands LLC v. TC Heartland LLC et al, 1:14-cv-00028）。 其中，TC Heartland进口至德拉瓦州之浓缩饮料产品仅占其总产品供应量2%左右， 同时该公司注册地不在德拉瓦州，亦无任何正式营业据点设立於该州， 据此，被告TC Heartland主张德拉瓦州联邦地院不具对当事人管辖权， 故应撤销或将本案移送印地安那州南区联邦地院审理。 初审法官以被告侵权活动与法院管辖区域存在一定程度联系， 致使特定对人管辖权（specific personal jurisdiction）存在为由， 驳回被告案件移送要求。TC Heartland提出中间上诉 （In re TC Heartland LLC, No. 2016-105）。 2016年4月29日，CAFC在二审判决中， 依据VE Holding案判例， 再次驳回TC Heartland案件移送请求。 TC Heartland首先尝试挑战VE Holding案判例所建立之认定规则， 主张2011年美国国会针对1391(c)之修法结果已推翻VE Holding案见解。 合议庭不同意其主张，认为国会1391(c)修法结果实际上为扩大其适用范围， 且未变更其中「所在地」之定义。 TC Heartland再主张其公司注册地及主要营业据点皆位於印地安那州， 故不符合1400(b)条文要求。 合议庭引用1994年 Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp.（21 F.3d 1558）案判例， 说明鉴於TC Heartland承认其确实有进口系争产品至德拉瓦州， 且该方并未否认原告侵权主张涉及到前述产品， 故符合Beverly Hills Fan案判例所述之「最小程度联系」（minimum contacts）要件， 并满足1391(c)要求。 2016年12月14日，美国联邦最高法院同意TC Heartland 移审请求， 将讨论28 U.S.C. § 1400(b) 是否为判定专利侵权诉讼适当审判地之唯一适用法律， 以及参酌1957年最高法院Fourco Glass案说明，28 U.S.C. § 1391(c) 可否用在补充解释1400(b)。 二、评析 VE Holding案判例将1391(c)用於补充解释1400(b)， 具体影响为被告侵权产品若贩售於全美境内， 则专利权人仅需设立类似办事处形式之营业据点， 即可在美国任何地区法院发起诉讼。此一宽松规则， 导致所谓的「挑选法院」（forum shopping）现象， 亦使德州东区以及德拉瓦州联邦地院等此些较偏袒专利权人之法院， 成为侵权诉讼热门地点。许多专利流氓亦选择於德州东区等地区设立办事处， 以供发起诉讼需要。CAFC本可藉由本案机会来尝试纠正Forum Shopping问题，然最终仍选择依循先例，原因或为近期美国国会已注意到相关问题， 如美国联邦众议院已於2016年3月17日推出 「维护审判地公平性以及消除案件分布不均草案」 （S. 2733, Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act of 2016）， 以解决专利流氓肆意挑选法院及案件高度集中德州东区联邦地院等之情形。 最高法院同意本案移审，意味着前述不良情况， 未来或可透过最高法院判决解释（类似过去律师费转移议题情况） 而无需由国会立法来加以终结。 --

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