来源:http://bit.ly/2fUFA8d 美法院判决SEPs专利权人可就被告恶意侵权获加重侵权赔偿 ：Core Wireless v. LG 本案是极少数SEPs专利权人原告获得恶意侵权赔偿之诉讼案例之一。2014年美国专利授权 公司Coreless Wireless控告南韩电子产品大厂LG之智慧手机产品，侵害其两项无线通讯标 准必要专利（SEPs）一案（Core Wireless Licensing v. LG Electronics, Inc., Case No. 2:14-cv-912-JRG），一审德州东区联邦地方法院法官Rodney Gilstrap於2016年11月1 日发布本案终判，其中依据被告LG专利无效主张立论过於薄弱、以及LG在双方授权协商过 程中存在不合理行为等事实，判决相当於陪审团持续性权利金赔偿判决之20%数额，作为LG 恶意侵权行为之加重侵权赔偿。 一、本案概述 Core Wireless购自诺基亚（Nokia）的13项标准必要专利，於本案中指控LG手机产品侵害 其2G GSM/GPRS、3G UMTS及4G LTE无线通讯标准。Core Wireless曾就此些专利向欧洲电信 标准协会（ETSI）提出公平、合理及非歧视性（FRAND）原则授权承诺保证，最後陪审团庭 审结果，认定LG侵犯其中2项标准必要专利（US 6,633,536、US 7,804,850，见图一）、前 述专利为有效、LG行为构成恶意侵权（加重赔偿数额於庭审後由法官决定），以及共228万 美元持续性权利金（running royalty）赔偿。 本案诉讼前，双方曾进行长时间授权协商，共七次会商皆在南韩首尔（LG总部所在地）举 行。谈判过程中，Core Wireless曾就其侵权主张向LG提供详细陈述解释，LG方面则主张其 产品并未侵害此些专利，同时2项专利亦不具标准必要性。 庭审前，诉讼两造已同意应以符合F/RAND原则之持续性权利金形式，作为系争SEPs侵权赔 偿。LG曾经向法庭声请以系争专利为具F/RAND授权义务之SEPs为由，排除原告之恶意侵权 主张，为承审法官驳回，然而法官表示，倘若陪审团认定恶意侵权成立，则将重新考虑LG 之主张，以决定是否核给原告恶意侵权加重赔偿救济。庭审後，承审法官主动讨论是否核 给恶意侵权加重赔偿之议题，并以LG授权谈判期间行为以及诉讼期间该方所提出专利未侵 权及无效主张之合理性，做为判断依据。 法官说明，专利法284条（35 U.S.C. § 284）允许地院就被告恶性重大侵权行为施予加重 赔偿惩罚，相关裁量基准，在於被告恶意侵权行为之情节轻重：（一）针对情节重大者， 给予三倍加重赔偿惩罚；（二）情节较轻者，给予较低比例之加重赔偿惩罚；（三）情节 轻微琐碎无需以法干涉者，不给予加重赔偿惩罚。 承审法官依据以下事实结论，裁定LG须支付相当於陪审团持续性权利金判决之20%、 共约45.6万美元之加重侵权赔偿： 1.被告LG在本次诉讼发起之前，对於专利侵权一事早已详细知悉，而原告Core Wireless亦 曾向LG提供系争专利请求项对照表等详实解释，说明LG产品如何侵害850专利请求项等，故 尽管LG在授权谈判及诉讼期间能够就原告侵权主张提出反驳，仍不足以免除恶意侵权责任 。 2.被告LG於诉讼期间提出之专利无效主张，立论基础过於薄弱，理由在於该方证人证词承 认，LG在过去侵权调查中，实已做出结论，认为系争专利为非显而易知。 3.LG於授权谈判期间之不合理行为，显示其缺乏获得授权之良善意愿。法官特别指出，在 双方最後一次协商谈判中，LG方面邀请Core Wireless派遣代表至首尔会谈，并事先承诺将 提就授权事宜提出一具体授权金额数字，然而会谈一开始，LG忽然改变其态度，仅向Core Wireless代表提交一纸书面声明，声称双方目前最好还是法庭上见，以及LG不希望成为Core Wireless公司的首位专利组合授权对象，故请Core Wireless先想办法与其他智慧手机大厂 达成专利授权协议後，再来找LG谈判，LG将考虑是否比照既有授权个案来办理。法官认为 ，倘若LG决定终止授权谈判，则仅需以电邮方式通知即可，而不应要求对方大费周章飞去 首尔来接受一纸声明；LG以此一无理方式来草率终止授权谈判并继续其侵权行为，不但显 示该方毫无谈判诚意，同时亦显示该方拒绝谈判并继续侵权行为之动机，并不在於其主观 相信系争专利无效或未侵权，而是不愿意成为第一个Core Wireless公司的被授权人。 二、评析 目前，本案两造尚未决定是否就一审终判结果提出上诉。本案系争专利虽为标准必要专利 ，然并不能使被告免除恶意侵权责任，理由在於美专利法284条适用在所有情境条件下之恶 意侵权行为。本案承审法官同意加重赔偿判决之主要关键，在於被告LG拒绝获得授权之动 机，并非是主观相信专利无效或未侵权，而是不愿意成为第一个被授权人，显然此一动机 ，不足以证明该方具有谈判诚意及获得授权之意愿，同时LG在谈判过程中草率且近乎侮辱 性之行为，最终亦成为法庭上呈堂证供，此一情形并不意外，理由在於法官所考虑的是授 权谈判过程之整体情况（totality of circumstances），故任何恶意小动作都有可能成为 关键把柄，如发生在具F/RAND授权义务之SEPs侵权案件上，所可能导致就是被告方遭法院 认定缺乏获得授权之良善意愿，原告甚可据此要求禁制令等救济，影响可谓显着。 --

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