http://bit.ly/2g44qDx 2016年11月10日，为欧盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）体系 中最高层级法院之欧洲法院（European Court of Justice，ECJ）发布Simba Toys上诉案 判决，推翻欧盟智慧财产局（EUIPO）欧洲内部市场协调办公室（Office for Harmonization in the Internal Market，OHIM）以及普通法院（General Court，属欧 盟法院体系之初审法院）先前认定英国一家游戏玩具制造公司Seven Towns Ltd於1999年 向EUIPO注册、外观上与一般魔术方块无异之三维立体拼图方块商标（注册编号162784， 参见图一）为有效之裁决结果，并将案件发回EUIPO重新审理。 一、本案概述 欧盟执委会所颁布之2009年欧洲商标规范（最新修订版本）说明，一种图案可否注册成为 商标之条件，其中包含：（一）该图案能透过等个人名称、设计、字母、数字、商品形状 或其包装形状等形式来清楚呈现（第4条）；（二）该图案可用於辨识某特定公司企业之 商品或服务（ capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings）（第4条）；（三）该图案外型及其 他特徵，并非完全出自於所代表商品之本质（the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves，例如类型、质量、数量、 预期用途目的、价值、地理起源或货物生产或提供服务时间，或货物或服务本身之其他显 着特徵），以及并非商品所实施技术功能之必备要件（the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result）（第 7条第1款e项）。另一方面，第7条第1款f项亦规定，有违公共利益、政府政策或良善道德 风俗之图案，亦不可注册成为商标。本案争议，主要在Seven Towns之三维立体拼图方块 商标是否满足前述第三项条件。 本案背景，为德国一家玩具制造公司Simba Toys GmbH & Co. KG，在2006年就前述立体拼 图方块商标提出无效申请，主张该商标外型图案揭示了魔术方块益智解谜用途上所必需之 内部旋转功能，理由在於其外观设计，亦即由黑色外框线所构成之格子状结构图案，并不 属於一种装饰构想，而是单纯为了执行内部旋转功能，因为加上这些黑色框线之用意，是 为了区隔可以透过旋转来分离之九个格子拼图，并让使用者能够理解这些格子是可以透过 旋转来分离及替换的。此一外观设计特徵既具有功能性，则应受专利而非商标保护。 前述无效申请，先後为负责商标注册事务之OHIM及普通法院所驳回，其说明理由，为该商 标外观设计，亦即由黑色外框线所构成之格子状结构图案：（一）可用於辨识商标持有人 之商品或服务（Seven Town公司游戏玩具产品线中确实有魔术方块产品）；（二）并未明 确揭示魔术方块之益智解谜用途，故不能认定商标图案设计乃出自於商品本质；（三）魔 术方块之内部旋转功能，应为魔术方块内部之不可见机制所产生，而非外观图案设计，是 故并未揭示内部旋转功能，甚至并未透露方块本身是否具备该项功能。前述理由，普通法 院同意并维持OHIM裁决结果，认定该商标符合欧盟商标规范。 前述结果，Simba Toys选择再上诉ECJ（Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO，Case C30/15）。2016年5月25日，ECJ波兰籍佐审官（Advocate General）Maciej Szpunar就本 案发布意见书，认为普通法院在判断Seven Towns商标无效主张上，未能正确考虑商标图 案特徵是否揭示魔术方块内部旋转功能之问题，故应推翻其有效判决。Szpunar认为，倘 若一商标之立体图案仅由一商品外观所构成，且该商品本身仅实施一项技术功能，不存在 任何非功能性特徵，则此种图案应不可注册为商标，原因在於此类商标，可能会阻碍其他 市场竞争对手贩售具备相同或类似功能但不具相同外观之产品，并违反公共利益；商标本 身不应让持有人同时取得实际商品外观和所实施功能之垄断权利；就本案情形而言，事实 上，Seven Towns立体魔术方块商标之图案设计，除存在涉及实施内部旋转功能之特徵外 ，并不存在其他清楚可辨识之装饰性特徵，故将此图案作为商标，将可能限制其他业者在 市场上贩售具有相同旋转功能之益智解谜产品。 2016年11月10日ECJ判决大致同意佐审官见解，说明EUIPO及普通法院在判断商标外型图案 是否揭示技术功能方面，应仔细诠释实际产品之技术功能，以及该商标图案是否存在其他 非功能性装饰要素；ECJ亦认为，本案系争商标图案为一种三维立体拼图方块，也就是说 ，并未局限於具有旋转能力之拼图方块，同时商标持有人也并未在注册申请书中特别注明 该图案具有旋转能力，故也不能完全排除此商标图案揭示实际商品本质之可能性，以避免 其权利范围不当扩大，并连带排除操作原理虽不同、但亦具立方形状之所有立体拼图产品 。依据前述，ECJ决定废弃普通法院判决，并发回EUIPO重新考虑本案。 二、评析 商标之主要好处，在於只要持续支付展延费用，则商标保护期可为永久性，不像专利等存 在到期失效日。本案之主要影响，在於可能会导致许多注册於欧盟境内、以实际商品外观 为蓝本之立体图案商标受到有效性挑战。 德国Simba Toys公司耗时十年来挑战英国Seven Towns公司三维立体拼图商标之案例，说 明一项商标图案之特徵，不应为实际商品技术功能实施之必备要件，如黑色外框线构成之 格子状结构图案，为使用者实施魔术方块旋转功能上所需；同时亦不应将仅具单一功能商 品之外观做为商标图案，如将立方状魔术方块外观直接当作商标，导致揭示商品本质及保 护范围不当扩大，并阻碍市场竞争，进而损害公共利益。 商标图案揭示了实际商品所实施之技术功能，听起来仍颇为抽象，如何更清楚理解？可参 考以下ECJ两件判例： 1. Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd (Case C-299/99)： 飞利浦案中，荷兰电子公司飞利浦所注册之商标图案（见图二），其采用电动刮胡刀头之 常见外观，显然可揭示刮胡刀产品所实施之刮胡功能。 2. Lego Juris A/S v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Mega Brands Inc. (Case C8/09)：乐高案中，丹麦玩具公 司乐高所注册之红砖图案商标（见图三），逻辑上，其整体外型、表面螺栓、下侧空心及 内孔位等特徵（尽管此些特徵并不可见），皆为一般玩具砖实施装配、排列组合及固定等 功能所必需之要件。 然而，本案结果仍招致许多反对意见，认为市面上仍存在许多外观图案或形状上不同、或 不具备旋转功能之立体拼图产品，故ECJ认为Seven Towns商标图案将阻碍其他益智解谜立 体拼图产品销售，并进而损害公共利益之看法令人困惑，亦显着不利於保护商标图案及实 际产品本身之创新成果。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.136.0.163 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Patent/M.1479485295.A.917.html